TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 036-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Marca: BIONAX MP (denominativa) Actor: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Proceso interno Nº. 04024-2011-0-1801-JR-CA-11.

Magistrada ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil quince. VISTOS: El 20 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, relativa al artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 04024-2011-0-1801-JR-CA-11.

El auto de 24 de junio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno. Demandante: LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú Tercero interesado: FARMINDUSTRIA S.A. Hechos.

El 14 de julio de 2009, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. solicitó el registro de la marca BIONAX MP (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). El 25 de septiembre de 2009, FARMINDUSTRIA S.A. presentó oposición al registro de la marca BIONAX MP (denominativa), debido a que sería confundible con la marca registrada a su favor BIOLAX (mixta) para distinguir productos en la Clase 5.

El 9 de junio de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada y se inscribió la marca BIONAX MP (denominativa) a favor de LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. El 5 de julio de 2010, FARMINDUSTRIA S.A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI.

El 18 de abril de 2011, mediante Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI, el INDECOPI revocó la Resolución 1234-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada BIONAX MP (denominativa). En julio de 2011, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 834-2011/TPI-INDECOPI.

El 20 de diciembre de 2013, mediante Resolución 9, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda interpuesta por LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. El 22 de enero de 2014, LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 9 de 20 de diciembre de 2013.

El 24 de septiembre de 2014, mediante la Resolución 04, la Octava Sala, ahora Quinta Sala, Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. interpuso demanda en la que manifiesta que: Los elementos diferenciadores del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo son las letras MP y la consonante N, siendo que las dos marcas tienen el radical BIO que es común en las marcas de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Desde el punto de vista conceptual, no existe riesgo de confusión entre los signos cotejados ya que ambos evocan ideas distintas, siendo que la marca BIOLAX y logotipo contiene propiedades laxantes y el término LAX evoca la idea de que el producto se refiere a un laxante, en cambio, la marca solicitada BIONAX MP (denominativa) contiene las propiedades de un antinflamatorio.

La marca registrada BIOLAX y logotipo es débil en cuanto no tiene la suficiente distintividad ya que existen diversas marcas en el mercado que utilizan la denominación BIO para productos de la misma clase, por lo que las partículas BIO, al igual que LAX y NAX no son apropiables en forma exclusiva por un solo titular, debido a que son de uso frecuente en el mercado constituyéndose en marcas débiles.

La Sala hace un análisis arbitrario, ya que en ninguno de sus escritos ha mencionado que las siglas MP signifiquen máxima potencia. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: Hay semejanzas fonéticas y gráficas entre los signos en litis, debido a que la denominación relevante BIONAX y la denominación BIOLAX y logotipo no sólo comparten el mismo número de letras sino que además coinciden prácticamente en todas ellas, ubicadas además en idéntica posición. Si bien el signo BIONAX se encuentra acompañado de la denominación MP, ésta resulta completamente irrelevante a efectos del examen comparativo por cuanto es usual y común en la conformación de marcas registradas, en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ninguno de los signos contiene en sus conformaciones el elemento BIO independiente o aisladamente considerado, que forma parte de las denominaciones BIONAX y BIOLAX, habiendo perdido su individualidad dentro de ellas, por lo que las denominaciones no son BIO NAX y/o BIO LAX sino, BIONAX y BIOLAX. En ese sentido, los signos en litis no sólo coinciden en el elemento compositivo BIO ubicado al inicio de las palabras que los conforman, sino también en las letras AX al final de ellas.

Adicionalmente, las letras que las diferencian, debido a la ubicación central de las mismas, provocan un sonido débil insuficiente para diferenciar los signos, por tanto, el público consumidor podría verse inducido a pensar que los productos identificados con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y los productos identificados con la marca BIOLAX y logotipo provienen de un mismo origen empresarial.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. FARMINDUSTRIA S.A. presentó contestación a la demanda manifestando que: El signo solicitado BIONAX MP (denominativo) es prácticamente idéntico a la marca registrada BIOLAX y logotipo, resultando ser muy semejantes fonética y ortográficamente, de tal manera que la única diferencia existente entre los signos en pugna está constituida por el hecho de haberse sustituido la segunda consonante “L” por la consonante “N” y haberse agregado las letras finales MP, que en argot farmacéutico denotan una fórmula mejorada que significa fuerza distintiva para que pueda ser susceptible de registro como marca para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

Desde el punto de vista fonético, se aprecia que el elemento denominativo principal del signo solicitado BIONAX MP (denominativo) está constituido por el término BIONAX, el cual comparte la primera sílaba BIO con la marca registrada BIOLAX y logotipo, al igual que están conformadas por la misma secuencia de vocales, a saber: I, O y A. Adicionalmente, las consonantes L y N contenidas en las marcas en pugna, por el lugar que se encuentran ubicadas, tienen un sonido débil, poco sonoro, motivo por el cual la pronunciación y entonación de dichas marcas al realizarse el análisis comparativo en conjunto, trae como resultado que son muy semejantes entre sí. Dada la semejanza existente entre las marcas, en caso de coexistir en el mercado se produciría una evidente y clara confusión entre los consumidores, quienes adquirirían el producto protegido con el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) en la creencia que están adquiriendo los productos protegidos con la marca BIOLAX y logotipo o que se trata de una variedad de los mismos.

En el presente caso, el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) constituye una imitación de la marca registrada BIOLAX y logotipo escrita con grafía especial, identificando ambas marcas los mismos productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, resultando suficiente para inducir a riesgo de confusión y/o riesgo de asociación al público consumidor, con relación a la procedencia empresarial de las referidas denominaciones.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: Si se procede a analizar dos signos que contuvieran elementos de uso común, el análisis se centrará en los elementos distintivos, pues será a través de ellos que finalmente se podrá determinar si ambos signos pueden coexistir o no. En consecuencia, al ser el término “MP” una palabra de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, esta expresión no puede ser tomada en cuenta al realizar el examen comparativo a efectos de determinar si existe confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo.

Asimismo, desde el punto de vista fonético los signos enfrentados tienen sonidos semejantes al ser pronunciados, ello debido a que comparten la sílaba inicial “BIO” y las letras “AX” al final de cada signo, haciendo que su pronunciación y entonación sea similar; comprobándose de esta manera que sean idénticos fonéticamente; por lo tanto, se establece que existe un riesgo importante de ser confundidos por el consumidor promedio, razón por la cual la marca solicitada es irregistrable.

Argumentos del recurso de apelación. LABORATORIOS BIOSANA S.A.C. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando los siguientes argumentos: La resolución materia de apelación incongruentemente señala que no se ha fundamentado en la semejanza del término BIO pero sí era evidente el riesgo de confundibilidad puesto que la expresión BIONAX reproduce la expresión BIOLAX.

De lo referido en los fundamentos décimo quinto y décimo sexto de la Resolución materia de apelación se advierte que, aun cuando se señala que el análisis de los signos debe efectuarse considerando los elementos distintivos. Correlativamente se concluye, de forma arbitraria, que la expresión MP no tiene la característica de elemento diferente y que debe analizarse el otro elemento denominativo del signo solicitado a registro.

La sentencia impugnada no ha tomado en consideración que en el escrito de demanda se señala que, en la misma línea establecida por el Tribunal Andino, la regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo. De dicha visión en conjunto del signo se aprecia que, las letras MP y la consonante N proporcionan elementos diferenciadores para permitir el registro del signo solicitado.

Solicitud del Juez consultante. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Qué elementos esenciales se deben destacar para establecer que un signo contiene distintividad. Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo.

Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 5, distinguidos por signos semejantes. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (BIO, LAX, NAX y MP).

Marca débil. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición BIOLAX (mixta).

El INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro del signo solicitado. Por su parte el Juez consultante pregunta ¿Qué aspectos o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar o establecer que existe riesgo de confusión entre el signo solicitado BIONAX MP (denominativo) y la marca registrada BIOLAX y logotipo? Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.

En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.

En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

El Juez consultante deberá tener especial atención en la similitud fonética entre las denominaciones BIONAX Y BIOLAX. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.

(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.

Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado BIONAX MP es denominativo, mientras que el signo sobre la base del cual se presenta la oposición BIOLAX es mixto. Además, se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta del signo solicitado. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signos denominativos y mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.

El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.

(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.

Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se detallan: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).

(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.

(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). Marcas farmacéuticas. Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas (BIO, LAX, NAX y MP). La marca débil. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.

Igualmente el Tribunal interpretará el tema de las partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas en razón a que en el proceso interno se manifiesta que las partículas BIO, LAX, NAX y MP son frecuentemente utilizados en marcas farmacéuticas y por este motivo la marca se convierte en débil. Por otro lado, el Juez consultante pregunta ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre productos de la misma Clase 5, distinguidos por signos semejantes? El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.

(Proceso Nº. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.

Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.

El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).

Partículas de uso común en la conformación de marcas farmacéuticas. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación”. (Proceso 30-IP-2000, ya citado). En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia “la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.

(Proceso 78-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET). También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA).

Finalmente, el Tribunal ha manifestado: “Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 029-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217, 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA MIXTA).

Marca débil. La marca débil es aquella que no posee la suficiente fuerza distintiva para impedir el registro de marcas con cierto grado de similitud, a diferencia de las marcas arbitrarias o de fantasía. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.

En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

El titular de una marca débil, al contener ésta palabras comunes, descriptivas y/o genéricas no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.

Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos BIONAX MP (denominativo) y BIOLAX (mixto) sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.

La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

El Juez consultante deberá tener especial atención en la similitud fonética entre las denominaciones BIONAX Y BIOLAX.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido elaborado con partículas de uso común o partículas genéricas relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstos no serán tomados en cuenta para el cotejo; la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario.

El Juez consultante, por lo tanto, deberá determinar si las partículas BIO, LAX, NAX y MP son de uso común para productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.