[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 200-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 13 literales a), b) y c) de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 14, 15 y 21 de la misma normativa, y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 04963- 2011-0-1801-JR-CA-09.

Actor: CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. Obra: UEFA EUROPA LEAGUE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio Nº 4963-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de 24 de octubre de 2014, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno No. 04963-2011-0-1801-JR-CA-09.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de enero de 2015.

A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 04 de junio de 2010, la sociedad UNIÓN DES ASSOCIATIONS EUROPÉENS DE FOOTBALL (UEFA), formuló denuncia por infracción a los derechos de autor en la modalidad de reproducción, comunicación pública y distribución respecto de su obra denominada UEFA EUROPA LEAGUE, contra la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., ya que: i) La denunciada ha venido reproduciendo, sin autorización, la obra en una publicación denominada ÁLBUM MUNDIAL SUDÁFRICA 2010; ii) La denunciada la ha reproducido, distribuido y comunicado a través de sitios web como Facebook y You Tube, así como en diversos spots publicitarios emitidos a través de diversas señales abiertas de televisión nacional.

Lo que solicitó: i) Dictar medida cautelar de cese de la actividad ilícita, así como el retiro de los circuitos comerciales de los ejemplares remanentes del álbum coleccionable ÁLBUM MUNDIAL SUDÁFRICA 2010; ii) Sancionar a la denunciada con una multa acorde a la gravedad de la infracción; iii) Disponer el pago y costas del procedimiento; iv) Disponer la inscripción de la Resolución que ponga fin a la presente instancia, en el Registro de Infractores a la Legislación en Materia de Derechos de Autor; v) Disponer la publicación de la Resolución condenatoria a costa de la denunciada. 2.

El 14 de octubre de 2010, mediante Resolución No. 0562-2010/CDA- INDECOPI, la Comisión de Derechos de Autor del INDECOPI, dispuso: i) Sancionar a la denunciada por el incumplimiento de la medida cautelar de cese de la actividad ilícita ordenada por la autoridad administrativa, imponiéndole una multa ascendente a 5 UIT; ii) Declarar fundada la denuncia interpuesta; iii) Sancionar a la denunciada con una multa de 15 UIT; iv) Denegar el pago de costos y costas del procedimiento solicitado por la denunciante v) Ordenar la inscripción de la presente resolución en el Registro de Infractores a la Legislación en Materia de Derechos de Autor; vi) Denegar la publicación de la presente resolución a costa de la infractora. 3.

El 03 de noviembre de 2010, la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior resolución administrativa. 4. El 10 de junio de 2011, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1215-2011/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación de la siguiente manera: i) Revocó la Resolución No. 0562-2010/CDA-INDECOPI, en el extremo que denegó el pago de las costas y costos y, en contrapartida, disponer que la denunciada asuma el pago de las mismas; ii) Dejó en firme en los demás extremos. 5.

La sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., interpuso demanda contencioso administrativa a fin de anular la anterior Resolución. 6. El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 04 de julio de 2013, declaró infundada la demanda. 7.

El 23 de julio de 2013, la sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Manifiesta, que frente al supuesto incumplimiento de la medida cautelar, encuentra que el INDECOPI no acreditó la fecha en que supuestamente se han visitado los sitios Web mencionados y se han capturado las imágenes colocadas. 10. Agrega, que aunque la Comisión hubiera acreditado la fecha en que fue capturada la imagen, para efectos de la denuncia ésta resulta indistinguible.

Cabe señalar que el hecho que no se pueda distinguir la imagen no se debe a problemas de impresión como sugiere la Sala, sino a que la imagen que se mostraba en la página web pertenecía al catálogo de productos en donde aparecía una imagen diminuta de la portada de cada uno de los álbumes. 11. Señala, que la Comisión yerra al señalar que se está frente a una obra de arte aplicado protegida por el Derecho de Autor, ya que no basta con decir que tiene “rasgos de originalidad” para englobarla dentro de dicha categoría. Por lo tanto, se deduce que se está en presencia de una marca, y que su uso se debió a la excepción contemplada en el artículo 157 de la Decisión 486. 12.

Agrega, que la marca fue utilizada de buena fe, y que la única razón por la que aparece en el álbum es porque está incluida en la reproducción del balón que se utiliza para hacer referencia a la naturaleza del evento público sobre el que trata el álbum. 13. Arguye, que la sanción que se le impuso consistente en el pago de multa y pago de las costas y costos, resulta arbitraria e ilícita. b. Argumentos de la contestación de la demanda. 14.

Por parte del INDECOPI. – Indica, que la demandante incumplió la medida cautelar, conforme se desprende de las pruebas obrantes en el expediente. – Sostiene, que la actora vulneró los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la titular de la obra UEFA EUROPA LEAGUE. – Indica, que el artículo 157 resulta completamente impertinente por cuanto se trata de una norma aplicable a marcas; el presente caso se refiere a la protección de los derechos de autor. – Manifiesta, que la sanción no fue arbitraria e ilícita, ya que la demandante incurrió en una vulneración a la normativa en materia de derechos de autor. c. Sentencia de Primera Instancia. 15.

El Noveno Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 04 de julio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que la demandante no ha aportado prueba alguna que demuestre que no incurrió en la infracción que se le imputa contra los Derechos de Autor; más aún, la misma reconoce haber cometido la conducta ilícita bajo el amparo de otra normativa; asimismo, no se acreditó que la sanción impuesta por la Autoridad Administrativa fuera arbitraria e ilegal. d. Recurso de apelación. 16.

La sociedad CORPORACIÓN GRÁFICA NAVARRETE S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 17. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los literales a), b) y c) del artículo 13 de la Decisión 351[1]. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “Cómo debe analizarse e interpretarse los literales a), b) y c) del artículo 13 de la Decisión 351 respecto a cuáles son los alcances y límites del derecho patrimonial de reproducción, distribución y comunicación pública de un tercero de buena fe que no cuenta con autorización previa, escrita y expresa para disponer de los derechos patrimoniales de la obra”. 18.

Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán los artículos 14, 15 y 21 de la misma normativa. También se interpretará el artículo 157 de la Decisión 486[2]. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 19. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Los derechos de autor.

Su protección. Los Derechos Patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra. B. La superposición de diferentes figuras de propiedad intelectual en relación con un mismo objeto. El caso de las marcas y las obras plásticas. C. La utilización de la marca a título informativo y una posible infracción a los derechos de autor.

Los usos honestos. La armonización normativa. A. LOS DERECHOS DE AUTOR. SU PROTECCIÓN. LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA. 20. Como quiera que en el proceso interno se discute la violación de Derechos Patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución del titular de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, se hace necesario determinar cuál es el ámbito de protección de cada uno de estos derechos patrimoniales.

Los derechos de autor y su protección. 21. En anteriores Interpretaciones Prejudiciales el Tribunal ha determinado el objeto de protección de los Derechos de Autor y su ámbito de protección, de la siguiente manera: “El derecho de autor protege todas las manifestaciones originales, literarias, artísticas y científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial soportado en obras de naturaleza artística, literaria o científica y que está regulado y es objeto de protección por los diferentes ordenamientos jurídicos estatales y, también, por los comunitarios, como sucede en el ordenamiento comunitario andino donde este derecho se regula por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En palabras de Charria García tal derecho se ejerce “con facultades absolutas para quien tenga la titularidad y referido a todo el mundo; a diferencia de los derechos reales que se ejercen sobre las cosas y de los personales que sólo permiten al acreedor hacer valer su derecho frente al deudor”. (Charria García, Fernando. Derechos de Autor en Colombia.

Ediciones Instituto Departamental de Bellas Artes. Cali. 2001. Pág. 21). Al referirse al objeto de la protección que brinda el derecho de autor es importante mencionar que se entiende por “autor”, por “obra” y por “publicación” en la legislación andina, los cuales a voces del artículo 3 de la Decisión 351, son definidos como “Autor: Persona física que realiza la creación intelectual”;

“Obra: toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”; y, “Publicación: Producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinariamente se han elaborado algunas nociones de lo que es obra intelectual, entre otras, las que consideran que es: ‘una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación (…). Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos ( ) expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral.

(EMERY, Miguel Ángel. ‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea. Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº. 139-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1057, de 21 de abril de 2004). La doctrina menciona asimismo, algunas características de la “obra” como objeto del Derecho de Autor, entre las que se destaca: “1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico. 2.

Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino. 3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo. “El Nuevo Régimen del Derecho de Autor en Venezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág. 32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza sobre el elemento o característica de originalidad como supuesto necesario para que pueda hablarse de obra y de derecho de autor al exponer que: "la originalidad no quiere decir otra cosa sino que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro. Porque en la propiedad intelectual la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva”.

(Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993). La normativa sobre Derechos de Autor tiene como objeto de protección a la obra intelectual. La existencia de la obra es el presupuesto de la existencia del derecho y el sujeto que se beneficia de esta tutela legal es el autor de la creación intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina que son objeto de protección las obras literarias, artísticas y científicas, susceptibles de ser divulgadas o reproducidas a través del empleo de diferentes medios y, hace una enumeración ejemplificativa de las obras protegidas mencionando en el literal a) las obras expresadas por escrito, aunque omite dar el concepto de ellas.

Sin embargo, se puede decir que éstas son creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. Es decir, el artículo 4 establece que la protección recae sobre la obra que pueda reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Se entiende por reproducción la fijación de la obra, es decir, la incorporación de sus signos, sonidos o imágenes en una base material que permita su percepción, comunicación u obtención de copias de la totalidad o de parte de ella, y por divulgación el acto de acceso de la obra al público, por cualquier medio o procedimiento (artículos 3 y 14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahora analizado, también, se consideran obras, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, siempre y cuando, se cumpla con el requisito esencial de contar con la autorización del autor original, cuyos Derechos de Autor seguirán siendo protegidos (artículo 5). La norma comunitaria protege los derechos de autor independientemente de la propiedad del objeto material en el cual esté incorporada la obra.

Además, la Decisión 351 reconoce que el objeto específico y exclusivo de protección no son directamente las ideas del autor, sino la forma a través de la cual tales ideas son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a la obra literaria, artística o científica (artículo 7). La obra protegida debe ser original con características propias que la hagan diferente; cabe mencionar, que las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna; la doctrina señala que “Una simple idea, cualquiera sea su valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo”.

(Pachón Muñoz, Manuel. Manual de Derechos de Autor. Editorial Temis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significa que se protege la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas. Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer al autor el derecho de propiedad, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado, cosa suya y de que debe disponer, en atención a la propiedad que sobre ella tiene y al servicio que, poniéndola en circulación presta”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Barcelona. 1951. Pág. 137). El Tribunal, también ha dicho “De los textos citados se desprende que, a los efectos de su tutela, la obra artística, científica o literaria, susceptible de reproducción o divulgación, debe ser una creación original. Por tanto, la protección no depende del mérito de la obra o de su destino (Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajo intelectual o de los recursos para producirla (Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”. Tomo 1, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de que ella posea elementos demostrativos de una diferencia sensible, absoluta o relativa, que individualice el pensamiento representativo o la subjetividad de su autor, diferencia que deberá examinarse y valorarse como una cuestión de hecho en cada caso”.

(Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1195, de 11 de mayo de 2005)”. (Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, proferida dentro del proceso 20-IP-2007). 22. Además de lo anteriormente anotado, se debe tener en cuenta la función social de los Derechos de Autor. Si bien dichos derechos tienen una gran importancia económica y, por lo tanto, alrededor de su protección se encuentra el amparo de bienes culturales y de gran impacto tecnológico[3], se debe considerar esencial la implicancia social que éstos entrañan.

El derecho a la información, el acceso al conocimiento y los fines educativos son puntos clave en dicha función con fines sociales, lo que conlleva a considerar a los Derechos de Autor como no absolutos. 23. De conformidad con lo anterior, las normas que regulan la protección de los Derechos de Autor, en cuanto a su carácter patrimonial, tienen previsto una serie de excepciones a los mismos, que bien pueden ser libres y gratuitas o sujetas a remuneración. A nivel comunitario andino, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su capítulo VII denominado “De las limitaciones y excepciones”, establece, de manera no taxativa, una serie de limitaciones y excepciones libres y gratuitas a los Derechos de Autor, dentro de las que se destacan: el derecho a citar las obras publicadas cumpliendo ciertos requisitos para ello, el uso para fines educativos, el uso para fines personales, el uso para actuaciones judiciales o administrativas, entre otros. 24.

Es importante tener en cuenta para que operen las anteriores limitaciones y excepciones, que éstas sólo pueden darse después de que la obra sea publicada por primera vez con autorización del autor. Lo anterior para proteger el derecho moral del mismo sobre la obra. 25. Del derecho de autor se desprenden un conjunto de facultades que posee el autor de la obra.

Estas se suelen dividir en dos grupos o clases: los derechos morales y los derechos patrimoniales. 26. Los derechos morales protegen la correlación autor obra con base en los intereses intelectuales y espirituales del autor en relación con su obra. El artículo 11 de la Decisión 351 plasma las características de los derechos morales: inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. 27.

Aunque la norma no lo diga expresamente, los derechos morales en atención a su naturaleza no son limitados en el tiempo y, por lo tanto, a la muerte de su autor no se extinguen, ya que estos continúan en cabeza de sus causahabientes y posteriormente su defensa estará a cargo del Estado y otras instituciones designadas para el efecto en relación con el derecho de paternidad e integridad de la obra.

(Párrafo segundo del artículo 11 de la Decisión 351). 28. El mismo artículo consagra también ciertas facultades que se enmarcan dentro del grupo derechos morales. Siguiendo la pertinente clasificación que Delia Lipszyc hace en su libro “Derecho de Autor y Derecho Conexos”, se tiene que las facultades pueden ser positivas o negativas (defensivas).

Las primeras engloban todas las acciones que el titular del derecho de autor puede hacer con su obra; ahí se encuentran la facultad de divulgar la obra, modificarla y retirarla (literal a) del artículo 11 de la Decisión 351). Las segundas son todas aquellas acciones tendientes a defender la paternidad de la obra (literales b) y c) del artículo 11 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). 29.

De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 351, los Países Miembros pueden reconocer otros derechos de carácter moral, diferentes a los enunciados en el mencionado artículo 11. 30. Los derechos patrimoniales, por su parte, agrupan todas aquellas facultades que posee el autor de la obra en relación con las diferentes utilizaciones económicas de la misma.

El artículo 13 de la Decisión 351 enlista en categorías muy generales las posibles acciones de realizar: autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 31.

De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, por lo tanto, la Decisión 351 en su artículo 18 establece que la duración de los mismos será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte; si se trata de un persona jurídica, el plazo de protección será de 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, según el caso.

Asimismo, el artículo 20 de la misma normativa establece que el plazo de protección empezará a contarse desde el primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda. 32. Por último, es importante mencionar que la protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra.

(Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos. El derecho patrimonial de reproducción de la obra. 33. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de cuatro de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP- 2007: “El artículo 14 de la Decisión 351 consagró una definición de lo que se considera reproducción: “Se entiende por reproducción, la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier medio o procedimiento”.

Lo que persigue el derecho patrimonial mencionado es que el autor pueda generar copias totales o parciales de la obra original o transformada, por cualquier medio o procedimiento, lo que implica la facultad de explotar la obra. Que el derecho patrimonial de reproducción incluya la obra transformada amplía de una manera muy importante su ámbito de protección, ya que cualquier adaptación, traducción, arreglo, etc., debe contar con el consentimiento del autor”.

El derecho patrimonial de comunicación pública de la obra. 34. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de primero de diciembre de 1999, expedida en el marco del proceso 39-IP- 99: “La comunicación pública a que se refiere el inciso b) del artículo 13 de la Decisión 351, se define como "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares"[4].

Es pública la comunicación cuando se produce para la colectividad, exceptuándose el ámbito familiar o doméstico. Este derecho también reconocido ampliamente por la legislación iberoamericana lo denomina como "derecho de representación" el cual cubre dos ámbitos el directo, cuando es en vivo y el indirecto el que se refiere a discos fonográficos, cintas y bandas magnéticas o de films, video-copias, etc.

Mediante un agente de difusión como es la radiodifusión, los satélites y la distribución por cable. Los juristas brasileños Antonio Chávez, Henrry Jessen y Milton Fernández unánimemente subrayaron las siguientes conclusiones sobre los conceptos de lucro indirecto, de recepción doméstica y de público: “La ejecución es considerada abusiva siempre que, sin la necesaria autorización del autor alguien proporcione a terceros la recepción de una obra transmitida por radio o televisión con finalidad de lucro directo o indirecto;

El lucro indirecto se caracteriza por una utilización aparentemente sin ánimo de lucro, que torna el ambiente más agradable, más alegre o más sereno, pero que crea una ventaja en relación a locales semejantes que no dispongan de aparatos para la recepción de las transmisiones. El progreso tecnológico en la transmisión de sonidos o imágenes y sonidos no puede dar lugar a la apropiación del trabajo ajeno y de la propiedad intelectual, merecedora de la protección jurídica, ni proporcionar un enriquecimiento sin causa”[5].

Las formas de comunicación pública son las siguientes: “a) Representación y ejecución pública.- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares. Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como “público;

La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación. b) Recitación o declamación.- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.

Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (artículo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor: las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes. c) Exhibición o proyección cinematográfica.- Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente. d) Exposición.- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación. El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma “directa”, denominada genéricamente de “exposición”, o “indirecta” mediante la utilización de un dispositivo que puede ser una película, un diapositivo, presentado por lo general en una pantalla.

Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor. e) Transmisión.- Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos”[6].

El derecho patrimonial de distribución de la obra. 35. El Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de cuatro de diciembre de 2007, expedida en el marco del proceso 110-IP- 2007: “El artículo 13, literal c), de la Decisión 351 establece como derecho patrimonial exclusivo la facultad que tiene el autor de realizar, autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de la obra.

Dicha facultad es una expresión clara de la prerrogativa de que goza el titular de una obra para disponer de ella, bien sea a título oneroso o gratuito. El artículo mencionado parece circunscribir la distribución de la obra a la venta, arrendamiento o alquiler. Lo anterior debe ser interpretado de conformidad con la definición que de distribución al público establece el artículo 3: “Puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”.

De conformidad con la definición trascrita, el derecho de distribución pública de la obra no sólo se circunscribe a los actos jurídicos determinados en el literal c) del artículo 13, sino a cualquier otro acto jurídico que ponga la obra a disposición del público, que bien puede ser a título gratuito u oneroso”. 36. El juez consultante deberá determinar si en el presente caso existió una vulneración de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, atendiendo a lo expresado en la presente providencia y, sobre todo, a la incidencia que pudiera tener el hecho de que la mencionada obra también pudiera ser protegida como marca.

Esto último se desarrollará en los acápites subsiguientes. B. LA SUPERPOSICIÓN DE DIFERENTES FIGURAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN RELACIÓN CON UN MISMO OBJETO. EL CASO DE LAS MARCAS Y LAS OBRAS PLÁSTICAS. 37. En el proceso interno se discute la vulneración de derechos de autor en relación con la obra UEFA EUROPA LEAGUE. El demandante argumenta que dicha supuesta “obra” es una marca que fue utilizada de buena fe. 38.

De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el marco del proceso 115-IP-2011: “Diferentes objetos o bienes intelectuales pueden ser protegidos por diferentes modalidades de propiedad intelectual. Para tratar estos temas la doctrina ha llamado a esta superposición de figuras y regulaciones, “zonas fronterizas” o “zonas de contacto”.[7] Un conjunto de sonidos puede ser entendido como una obra musical y protegido por el derecho de autor, pero a su vez puede ser protegido como una marca sonora.

Un dibujo que representa una figura en tres dimensiones puede ser protegido como una obra de arte por parte del derecho de autor, pero también ser objeto de protección como marca tridimensional o diseño industrial; inclusive, de conformidad con su grado inventivo puede ser protegido como modelo de utilidad o patente de invención. Así, de esta manera, podríamos citar muchos ejemplos mediante los cuales ilustraríamos la conexión que puede existir entre las figuras de protección intelectual.

En consecuencia, un mismo bien intelectual, si se cumplen los requisitos para ello, podría ser protegido por diferentes figuras y esquemas normativos”. 39. En relación con el caso particular, si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE reúne las características de una obra protegible por el derecho de autor, o de una marca protegible por el derecho de propiedad industrial, bajo el esquema normativo de propiedad intelectual comunitario andino es perfectamente viable su protección en los diferentes niveles planteados.

Es muy importante tener en cuenta que para que se dé la protección adecuada se deben cumplir los requisitos sustanciales y procesales pertinentes, es decir, que tengan las características propias de cada figura y, si es del caso, cumplan con los trámites de concesión o registro. 40. El Tribunal advierte que si un signo alcanza una múltiple protección intelectual, entra en un esquema complejo de salvaguardia donde se debe necesariamente realizar una sincronía de elementos para establecer la real dimensión de su tutela jurídica.

En el asunto bajo estudio, si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene una connotación concurrente de marca y de obra protegible por el derecho de autor, se debe realizar un análisis sistemático de las dos figuras para concretar el uso, goce y protección real, teniendo en cuenta las actividades empresariales de buena fe. 41. El juez consultante deberá determinar si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE cumple con los requisitos para ser protegible concurrentemente como marca y como obra.

Para lograr una protección efectiva, idónea y consecuente con los principios de derecho de propiedad intelectual, deben tener en cuenta lo planteado en el siguiente acápite. C. LA UTILIZACIÓN DE LA MARCA A TÍTULO INFORMATIVO Y UNA POSIBLE INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE AUTOR. LOS USOS HONESTOS. LA ARMONIZACIÓN NORMATIVA. 42. El demandante argumentó que el signo UEFA EUROPA LEAGUE es una marca y, en tal sentido, se utilizó de buena fe sobre la base del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 43.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. El juez consultante, tal y como se dijo en el acápite anterior, deberá establecer si el signo en cuestión tiene el doble carácter de protección, es decir, como obra y como marca. Para realizar esto debe tener en cuenta lo siguiente: 44. Una marca no registrada en un País Miembro es protegible si se encuentra registrada en otro País Miembro[8] o si es notoriamente conocida en cualquiera de los Países Miembros[9]. 45.

El principio de territorialidad en el ámbito de las marcas se relativiza por el mercado ampliado que sustenta la zona de libre comercio andina. 46. Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. Este hecho determinará la norma aplicable aunque el mismo signo pudiera estar protegido por el derecho de autor. 47. Si bien el signo pudiere tener protección como marca y como obra protegible, el uso en el mercado como signo distintivo es lo que establecerá el parámetro de protección. Esto tiene efectos prácticos en relación con los usos honestos de las marcas por parte de terceros. 48.

Teniendo en cuenta que los derechos de autor se adquieren con la creación intelectual, y que un sistema de depósito de derechos de autor es simplemente informativo y organizativo, en relación con los terceros de buena fe no es coherente exigir la protección normativa de derechos de autor si el signo está operando en el mercado como marca. 49.

En estos casos la tutela de protección se basará en la normativa de propiedad industrial y, en consecuencia, los parámetros de uso honesto serán los previstos para las marcas. 50. De darse esto así en el caso bajo estudio, se aplicará el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que éste prevé la utilización de marcas de terceros con fines informativos.

Sobre esto el Tribunal ha establecido lo siguiente: “El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”.

Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos.” (Interpretación Prejudicial de 20 de junio de 2012, expedida en el proceso 89-IP-2011). 51.

Esto quiere decir que se puede utilizar la marca de un tercero con fines informativos en relación con el producto o servicio que se oferta en el mercado. Para esto se deben cumplir los siguientes requisitos: - Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico.

En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. - Que no sea utilizada a título de marca.

Las marcas ajenas no pueden ser utilizadas a título de marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría incurriendo en una infracción de derechos de propiedad industrial. - Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar un signo distintivo ajeno es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado.

Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. - Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido.

Por tal razón, se pretende cuidar que la elección del consumidor sea libre y consciente. 52. Ahora bien, con miras a lograr una armonización adecuada de las diferentes figuras de la propiedad intelectual, el Tribunal encuentra que la aplicación del artículo 157 a casos de signos con doble protección (marca – obra), no es incompatible con el sistema de usos honrados previsto en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Por el contrario, si la obra también es protegible como marca, usarla a título informativo es un uso de la obra que no interfiere “con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”. (artículo 3 de la Decisión 351).[10] 53. De conformidad con lo anterior, el juez consultante deberá establecer lo siguiente: - Si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene el carácter de marca en el escenario comunitario andino. - Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. - Si esto es así, si dicho signo fue utilizado a título informativo de conformidad con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La protección de los Derechos de Autor se soporta en un sistema declarativo de derechos y, por lo tanto, dichos derechos no nacen con el registro sino con la creación intelectual de la obra. (Artículos 52 y 53 de la Decisión 351). El registro, por lo tanto, tiene objetivos organizativos e informativos.

SEGUNDO: El juez consultante deberá determinar si en el presente caso existió una vulneración de los derechos patrimoniales de reproducción, comunicación pública y distribución de la obra UEFA EUROPA LEAGUE, atendiendo a lo expresado en la presente providencia y, sobre todo, a la incidencia que pudiera tener el hecho de que la mencionada obra también pudiera ser protegida como marca.

TERCERO: El Tribunal advierte que si un signo alcanza una múltiple protección intelectual, entra en un esquema complejo de salvaguardia donde se debe necesariamente realizar una sincronía de elementos para establecer la real dimensión de su tutela jurídica. En el asunto bajo estudio, si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene una connotación concurrente de marca y de obra protegible por el derecho de autor, se debe realizar un análisis sistemático de las dos figuras para concretar el uso, goce y protección real, teniendo en cuenta las actividades empresariales de buena fe.

El juez consultante deberá determinar si el objeto UEFA EUROPA LEAGUE cumple los requisitos para ser protegible concurrentemente como marca y como obra. Para lograr una protección efectiva, idónea y consecuente con los principios de derecho de propiedad intelectual, debe tener en cuenta lo planteado en el siguiente acápite.

CUARTO: De conformidad con expresado en esta providencia, el juez consultante para establecer una protección adecuada, coherente y amónica, deberá determinar lo siguiente: - Si el signo UEFA EUROPA LEAGUE tiene el carácter de marca en el escenario comunitario andino. - Si el signo protegible se usa en el mercado como marca. - Si esto es así, si dicho signo fue utilizado a título informativo de conformidad con los requisitos previstos en el primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario (e).

Leonor Perdomo Perdomo Patricio Peralvo Mendoza PRESIDENTA (e) SECRETARIO (e) Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 200-IP-2014 ----------------------- [1] Decisión 351 Artículo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. [2] Decisión 486 Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 15.- No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información. Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. [3] Sobre este tema se puede consultar: Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechos conexos”.

Ediciones UNESCO - Cerlalc-Zavalia, 1993, p. 61. [4] Delia Lipsyc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO- CERLALC-ZAVALIA, 1993, pág. 183. [5] X Congreso Internacional sobre la Protección de los Derechos Intelectuales, (del autor, el artista y el productor) 1ra. Edición, noviembre 29 a diciembre 2 de 1995, Quito, página 71. [6] X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. páginas: 77, 78, 79, 80. [7] ANTEQUERA PARILLI, Ricardo.

“ESTUDIOS DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS AFINES”. Fundación AISGE. Madrid. 2007. Págs. 17 a 24. Hablando sobre las zonas fronterizas entre el derecho de autor y las diferentes figuras de protección de la propiedad industrial. [8] La Decisión 486, en el artículo 147, amplia el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros concedidos en los demás Países Miembros (…)”.

(Proceso 46-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1530 de 14 de agosto de 2007). [9] Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.” (Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 87-IP-2013). [10] El artículo 3 de la Decisión 351 define qué son los usos honrados de la siguiente manera: “Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor”.