PROCESO 129-IP-2015 — Andean Community

PROCESO 129-IP-2015 Interpretación prejudicial, de oficio, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Inversiones Jec S.A. Marca: “Aceite Caribe” (mixta).

Expediente Interno: 2009-00319. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 823 de 18 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009- 00319. El Auto de 13 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Inversiones Jec S.A. Demandados: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia Tercero Interesado: Inversiones Arroz Caribe S.A. Bocadillo El Caribe S.A. 2. Hechos: 1. El 23 de marzo de 2007, Inversiones Jec S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) que se le concediera el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). [pic] 2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 575, página 302, de 31 de mayo de 2007. 3. El 14 de junio de 2007, Bocadillos El Caribe S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca EL CARIBE, que distingue productos correspondientes a la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

El 13 de septiembre de 2007, Inversiones Arroz Caribe S.A. subsanó la oposición presentada en contra de la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de las marcas CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa), que distinguen productos correspondientes a la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. Mediante Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC denegó el registro del signo ACEITE CARIBE (mixto) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el argumento que el signo solicitado para registro no era suficientemente distintivo respecto de las marcas opositoras, pues podría ocasionar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. 6.

Inversiones Jec S.A. presentó recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad industrial, mediante las Resoluciones 02940 de 29 de enero de 2009 y 09226 de 26 de febrero de 2009, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 53022 de 16 de diciembre de 2008. 7.

Inversiones Jec S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53022 de 16 de diciembre de 2008, 2940 de 29 de enero de 2009 y 9226 de 26 de febrero de 2009, dictadas por la SIC. 8. El 21 de noviembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A. Argumentos de la demanda: 9. Inversiones Jec S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Entre el signo solicitado para registro y la marca registrada EL CARIBE no se genera conexión competitiva, pues los productos que identifican no pertenecen a la misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. – Aunado a lo anterior, señala que los productos amparados por las marcas ya registradas y los que espera distinguir la marca cuyo registro se denegó se comercializan en grandes hipermercados y, por consiguiente, el consumidor pasaría por alto la similitud existente entre los productos. – Adicionalmente, sostiene que el signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) es susceptible de registro para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, pues es gráficamente distintiva de los signos opositores.

De hecho, afirma que las marcas pueden coexistir en el mercado sin producir riesgo de confusión en el público consumidor. B. Argumentos de la contestación a la demanda: 10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – Las pretensiones de la demandante no tenían vocación de prosperidad, ya que carecían de apoyo jurídico suficiente.

Los actos administrativos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia. – Las marcas son fonética, gráfica y conceptualmente semejantes, de tal manera que pueden ocasionar riesgo de confusión directa e indirecta en el público consumidor, quienes podrían comprar el producto de una marca pensando que adquieren el de otra o asociar los productos que las mismas distinguen con un origen empresarial común. 11.

Inversiones Arroz Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: – El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) de la Clase 29 y las marcas CARIBE (mixta) y CARIBE (denominativa) de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, designan productos alimenticios confundibles y son fonética, ortográfica y conceptualmente idénticas. – Del análisis en conjunto de los signos en conflicto se debería excluir la palabra ACEITE, pues al ser un término genérico no podía otorgarse sobre el mismo el derecho de exclusividad a ningún titular. – El elemento predominante en ambos signos es la palabra CARIBE, lo que significa que las marcas en conflicto son idénticas desde el punto de vista fonético, ortográfico y conceptual. – En las marcas comparadas lo que destaca es la expresión CARIBE, lo que determina que con independencia de los elementos gráficos que puedan acompañar a las marcas comparadas, el consumidor las relaciona como provenientes de un mismo titular. – El signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) no cumple el requisito de distintividad extrínseca por cuanto la misma es confundible con otras marcas con mejor derecho denominadas CARIBE (mixta) y (denominativa) cuyo titular es Inversiones Arroz Caribe S.A. – Los productos designados por ambos signos obedecen a la misma finalidad en cuanto se utilizan para el consumo humano, utilizan los mismos canales de comercialización, los mismos medios de publicidad y son complementarios entre sí. 12.

Bocadillos El Caribe S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: – Si bien el signo solicitado incluye algunos elementos gráficos, predomina en ella el elemento denominativo compuesto por la expresión CARIBE, dado el contraste utilizado que resalta la expresión, así como la fuerza expresiva propia de las palabras. En consecuencia, el estudio de confundibilidad entre los signos se debe llevar a cabo teniendo en cuenta las expresiones en conflicto EL CARIBE y CARIBE, en sus aspectos ortográfico, fonético y conceptual. – Si se comparan ambos signos, el de la marca registrada y el del signo solicitado, teniendo en cuenta el aspecto denominativo y no el gráfico, se puede apreciar la existencia de un riesgo de confusión en los aspectos ortográfico, fonético y conceptual.

Además, el signo solicitado CARIBE (mixto) se pretende usar para distinguir aceites y grasas comestibles, productos comprendidos en la Clase 29, al igual que el signo solicitado EL CARIBE (mixto). Los signos comparados pertenecen a la misma clase y distinguen la misma clase de productos, generando un riesgo de confusión, toda vez que los signos se destinan a amparar productos competitivos. – Debido a que en ambas marcas predomina la expresión CARIBE, de utilizarse el signo ACEITE CARIBE (mixto) para comercializar los mismos productos, el consumidor medio creerá que está adquiriendo un producto de Bocadillos El Caribe S.A. – Dada la identidad absoluta que se presenta entre los signos y la conexión que se da entre los productos identificados por los mismos, se puede afirmar que el posible registro del signo solicitado ACEITE CARIBE (mixto) generaría con toda certeza confusión entre el público consumidor y tienen como único fin obtener un aprovechamiento económico indebido dada la calidad y aceptación de los productos ofrecidos por Bocadillos El Caribe S.A. – Los productos aceites y grasas se dirigen al mismo consumidor y, por tanto, comparten los mismos canales de distribución, comercialización y publicidad, son productos del mismo género y tienen la misma finalidad.

En consecuencia, existe entre ellos una identidad absoluta. – Se trata de productos que tienen el mismo mercado, los mismos canales de comercialización, los mismo canales de distribución y tienen conexión competitiva, pues se expenden en los mismos lugares donde el comprador va a adquirir unos u otros y va a pensar que se trata de otra gama de productos de la misma empresa y, por lo tanto, hay posibilidad real de confusión entre el público consumidor, en cuanto al origen empresarial, lo que daría lugar a competencia desleal, al aprovecharse Inversiones Jec S.A., del buen nombre comercial de Bocadillos El Caribe S.A. para vender sus productos en el mercado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. El Juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 139 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, no procede la interpretación solicitada por no tener relación con los antecedentes del caso. 14. Sin perjuicio de ello, en mérito a los antecedentes del caso, de oficio se interpretará el artículo 136 literal a)[1] de la misma normativa.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de los signos. 2. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre marcas mixtas y denominativas. 3. Signo conformado por palabras genéricas (aceite). 4.

Conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE LOS SIGNOS. 15. En el presente caso, Inversiones Jec S.A. solicitó el registro del signo Aceite Caribe (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Ante ello, Bocadillos El Caribe S.A. formuló oposición contra la solicitud de registro sobre la base de la titularidad de la marca El Caribe que distingue productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Inversiones Arroz Caribe S.A. presentó oposición a la solicitud de registro, sustentándola en la titularidad de las marcas Caribe (mixta) y Caribe (denominativa) que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 16.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[3] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[4] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[5] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.[6] Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[7] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[8].

(…)”. 17. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta, integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”[9]. 20.

Sobre el tema la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de agosto de 2002). 21.

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso 26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999). 22. La Sala consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. Comparación entre marcas mixtas y denominativas 23.

El Tribunal ha expresado al respecto en la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 86-IP-2015 lo siguiente: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”. 24. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )” (lo subrayado es nuestro). 25.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”. 26. La Sala consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 27.

De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 28.

Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 29.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP- 2005: Marca: LOREX. “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. 30.

En este orden de ideas, la corte consultante deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado Aceite Caribe (mixto), y las marcas registradas El Caribe (denominativa), Caribe (mixta) y Caribe (denominativa).

3. SIGNO CONFORMADO POR PALABRAS GENÉRICAS (ACEITE). 31. El elemento denominativo del signo solicitado está conformado por palabras genéricas como: “aceite” para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 32. El artículo 135 de la Decisión 486 contempla los impedimentos absolutos para que un signo pueda ser registrado como marca: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”. 33.

Al respecto, este Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 107-IP-2014 ha señalado que: “la denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. 34.

La expresión genérica puede identificarse cuanto al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo” (PROCESO 50-IP-2011.

Interpretación prejudicial de 1 de septiembre de 2011. Marca: “RON LIMÓN PALO VIEJO” (mixta)). 35. En tal sentido, el signo conformado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que constituya un conjunto suficientemente distintivo. 36. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en los casos que los signos se encuentren conformados por palabras genéricas, éstas no deben tomarse en cuenta al efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados.

La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro descarta que palabras genéricas, que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizadas únicamente por un titular. 37. Es importante tener presente que, en el caso de marcas que contienen palabras genéricas, al realizar el examen comparativo, éstas no deben considerarse a efectos de determinar si existe confusión, tal circunstancia constituye una excepción a la regla de que el cotejo de los signos debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, en donde el todo prevalece sobre sus partes o componentes.´ Lo que es genérico en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo, los términos genéricos en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de los productos o servicios íntimamente relacionados.

Como ya se ha dicho en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos en los que se trate de denominaciones conformadas por palabras genéricas, la distintividad se debe buscar en el elemento diferente que integra el signo, ya que éstas derivarían en ser signos débiles.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 38. El signo solicitado Aceite Caribe (mixto) ha sido solicitado para distinguir “aceites y grasas comestibles” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La marca registrada a favor de El Caribe S.A. distingue “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles” de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 39.

Del mismo modo la marca registrada Caribe (denominativa) y Caribe (mixta) distinguen “arroz y sus derivados” en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá analizar la existencia de conexión competitiva entre los productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 40.

El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.[10] 41.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”[11] 42.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Corte Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y uno mixto se determina que si en el mixto predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que ha establecido la doctrina y han sido recogidas en esta interpretación prejudicial. Por otro lado, si en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a riesgo de confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

TERCERO: La dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de producto, pero no en relación con otros.

Además, la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca.

CUARTO: Al comparar marcas mixtas se determina que si en el signo mixto predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a confusión entre los signos confrontados, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el mercado.

Por otro lado, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, la corte consultante deberá identificar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

QUINTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Existen lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 129-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…) [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [8] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [10] FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).