PROCESO 133-IP-2015 — Andean Community

PROCESO 133-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Productos Familia S.A. Marca: “TRIDIMENSIONAL”.

Expediente Interno: 2012-00133-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de julio del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 893 de 25 de marzo de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00133-00. El Auto de 27 de mayo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: Productos Familia S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. 2. Hechos: 1. El 25 de enero de 2010, Productos Familia S.A. solicitó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar toallas sanitarias, protectores diarios, tampones y otros artículos de protección menstrual, pantalones sanitarios, productos para la higiene íntima femenina, productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). [pic] 2.

El 19 de marzo de 2010, la solicitud de registro 10.007.001 para la marca TRIDIMENSIONAL en la Clase 5 presentada por Productos Familia S.A. fue publicada bajo la publicación 1477 en la página 267 de la Gaceta de la Propiedad Industrial 614, sin que se presentaran oposiciones a la misma. 3. El 10 de septiembre de 2010, el Examinador Técnico 202062 de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC) opinó que “a la fecha no se encontró alguna forma similar sobre la cual la solicitud vulnere algún derecho de Propiedad Industrial”. 4.

El 30 de septiembre de 2010, mediante Resolución 53775, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL por carecer de distintividad. 5. El 3 de noviembre de 2010, Productos Familia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010. 6.

El 29 de noviembre de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC dictó la Resolución 66449, mediante la cual decidió el recurso de reposición presentado por Productos Familia S.A., confirmó la decisión contenida en la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010 y concedió el recurso de apelación interpuesto de forma subsidiaria. 7.

El 20 de enero de 2011, Productos Familia S.A. presentó argumentos y pruebas complementarias al recurso de apelación interpuesto, sobre la distintividad de la marca TRIDIMENSIONAL, consistente en la forma característica y arbitraria de un envase, para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 8. El 31 de octubre de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución 61614, mediante la cual decidió el recurso de apelación presentado por Productos Familia S.A. y confirmó la Resolución 53775 de 30 de septiembre de 2010. 9.

El 28 de marzo de 2012 de 2012, Productos Familia S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 53775 del 30 de septiembre de 2010 y 66449 del 29 de noviembre de 2010, dictadas por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, demanda que fue admitida el 4 de junio de 2012. 10. El 5 de diciembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió suspender el proceso para efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda: 11. Productos Familia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – En los actos administrativos la SIC realizó una aplicación indebida del artículo 135 de la Decisión 486, por cuanto la marca TRIDIMENSIONAL solicitada no es la forma común, ni usual, ni necesaria de envase de los productos que con ella se pretenden identificar, esto es, productos de higiene íntima femenina de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. – La marca TRIDIMENSIONAL puede ser reconocida como un signo distintivo, y su distintividad ha sido reconocida para ser objeto de registro de Productos Familia S.A. Además, la forma característica y arbitraria del envase solicitado a registro no está impuesta por la naturaleza o función propia del producto, sino que es el resultado de combinar una forma, líneas y gráficas caprichosas. – Falta claridad en los motivos de los actos acusados, por lo que resulta confuso identificar la forma como la SIC pretendió aplicar las causales de irregistrabilidad de los literales b) y c) del artículo 135, pues acepta que existen diferencias entre la marca solicitada y las formas usuales, sin describirlas ni relacionarlas entre sí en ningún momento en el expediente administrativo. – La SIC violó por falta de aplicación el artículo 134 de la Decisión 486, al denegar el registro de la marca TRIDIMENSIONAL solicitada, pues la misma cumplía con todos los requisitos de registrabilidad exigidos en dicha norma. – El signo solicitado crea un concepto claramente memorable para los consumidores.

La SIC señaló indebidamente que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind). 4. Argumentos de la contestación a la demanda: 12. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – En el presente caso, se denegó el registro de marca tridimensional, efectuando el examen de registrabilidad de la marca, donde se determinó que ésta carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado y, por tanto, no resulta admisible su registro. – La marca tridimensional solicitada por Productos Familia S.A. consiste en elementos cuyas características, forma y tamaño no representan ninguna particularidad o característica adicional que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, de tal suerte que, no logra identificar el origen empresarial respecto de otras marcas pues no cuenta con ninguna particularidad que proporcione la distintividad que requiere para ser protegida como marca. – Nótese como del examen visual de la marca requerida, en nada extrae el cumplimiento de la función principal que cumple la marca, esto es, diferenciar en el mercado los productos o servicios de otros de la misma clase internacional o similares, en especial frente a su origen empresarial, haciendo viable de esa manera la identificación particular por parte del consumidor, en especial, frente a su origen empresarial. – No puede alegarse la existencia de vulneración o indebida aplicación de los postulados de la Decisión 486, como en este caso argumenta Productos Familia S.A., pues el signo cuyo registro se requiere carece de distintividad.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 13. La Sala consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1], salvo la del artículo 134 por no resultar pertinente. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Registrabilidad de marcas tridimensionales. 2.

La irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto. Los elementos de uso común o necesarios en la conformación de una marca tridimensional. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. REGISTRABILIDAD DE MARCAS TRIDIMENSIONALES. 14. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Para el caso particular, el signo tridimensional en solicitud es el siguiente: [pic] 15.

Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005.

Marca: “FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial 1224 de 2 de agosto de 2005). 16. En la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 99-IP-2012, el Tribunal ha hecho mención la normativa de la Decisión 486 referida al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial[2]. En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”.

(…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones.

En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional. 17. Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194- IP-2005.

Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial 1297 de 16 de febrero de 2006). 18. Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan una gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir.

Además, la marca tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto. 19. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP- 1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada.

Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario.

En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia -, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal ( )’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731).

(Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONAL: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial 379 de 21 de octubre de 1998). 20. El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. 21.

Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. 22.

La Sala Consultante deberá determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales. 23.

En el presente caso, la SIC señaló que existe una incapacidad del signo solicitado para generar recordación y posicionamiento (top of mind). Al respecto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que los requisitos para el registro de marcas son los establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486. Por lo tanto, no se pueden exigir requisitos adicionales no establecidos en la normativa comunitaria, siendo que el top of mind mencionado no resulta ser un requisito de registrabilidad, ni tampoco la recordación y el posicionamiento son un requisito de distintividad.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR CONSISTIR EXCLUSIVAMENTE EN FORMAS USUALES O EN FORMAS IMPUESTAS POR LA NATURALEZA O LA FUNCIÓN DEL PRODUCTO. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN O NECESARIOS EN LA CONFORMACIÓN DE UNA MARCA TRIDIMENSIONAL. 24. La sociedad demandante argumentó que el signo solicitado posee elementos que le otorgan distintividad; afirma que dichos elementos lo alejan del concepto y formas tradicionales; por lo tanto, no está incurso en la causal del artículo 135 literal c), ya que no se compone por una forma usual de los productos.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el signo solicitado no presenta ninguna particularidad o característica adicional que produzca en el consumidor una impresión sugestiva, no logra identificar el origen empresarial que proporcione la distintividad que requiere para ser protegida. En consecuencia, el Tribunal abordará el tema de la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas usuales o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto.

También se hará una referencia a los elementos de uso común o necesarios en la conformación de una marca tridimensional. 25. Para lo anterior, se seguirá la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el marco del Proceso 7-IP-2012: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…)”. La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Esta necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto.

Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.3 Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 26.

La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es una forma común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

SEGUNDO: La Corte Consultante debe determinar si el signo tridimensional es una forma común o necesaria en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 133-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(…) [2] La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo.

El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente.

En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.