[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 110-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales b), e) y f) y 136 literal a) y de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno Nº 2009-00316. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca denominativa 100% DULCE PASIÓN. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 0698 de 6 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 9 de marzo de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2009-00316. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.
COLOMBINA S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, solicitó el 16 de marzo de 2007 el registro como marca del signo denominativo 100% DULCE PASIÓN, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, confitería en general, chocolates, caramelos, chicles, galletas”. 2.
Las sociedades COLOMBINA S.A. y MEALS DE COLOMBIA S.A., formularon oposición argumentando, respectivamente, lo siguiente: i) El signo solicitado es genérico y descriptivo para los productos que pretende distinguir; ii) Marca mixta PASSION (Certificado No. 210244) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “Harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, bizcochería y confitería; hielo, paletas y helados comestibles”. 3.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado. 4. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 5.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 08550 de 25 de febrero de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución No. 17065 de 31 de marzo de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmado la Resolución impugnada, que confirmó la Resolución No. 50518 de 28 de noviembre de 2008. 7.
La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 17065 de 31 de marzo de 2009, 08550 de 25 de febrero de 2009 y 50518 de 28 de noviembre de 2008 ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 8. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, cedió los derechos sobre la marca 100% DULCE PASIÓN a la sociedad FABCO CAPITAL GROUP LIMTED; afectación que fue inscrita por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de septiembre de 2010. 9.
La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Señala, que el signo solicitado carece de distintividad. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que no solo adolece de la capacidad para identificar los productos que pretende amparar; sino que también resulta confundible con el signo mixto registrado a favor de la demandante PASSION (Certificado No. 210244). 11.
Adiciona, que las expresiones 100% DULCE son meramente descriptivas. Por lo tanto, al realizar el examen en conjunto de los signos en conflicto, tomando la totalidad de los elementos que lo componen, sin desmembrar su unidad fonética y ortográfica, salta a la vista la identidad o semejanza entre ambos, ya que la denominación sobre la cual recae el peso distintivo es PASIÓN. 12.
Adiciona, que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 13. Complementa, que la Autoridad Nacional omitió realizar un examen concienzudo de cotejo de marcas, en tanto que son más las semejanzas que las diferencias arrojadas en dicha comparación. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 14. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Por lo tanto, debe considerarse que la distintividad del signo en cuestión, radica en la combinación particular de los elementos nominativos que lo integran; no puede olvidarse que la apreciación de dichos componentes debe realizarse de manera conjunta. 15.
Argumenta, que el signo registrado no es meramente descriptivo, pues la combinación propuesta por la misma no guarda una relación directa con los productos que ampara ni describe características propias de los mismos. 16. Agrega, que dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza coexisten diversas marcas que emplean términos semejantes a la denominación PASIÓN. 17.
Complementa, que mal obra la demandante al afirmar que la Autoridad Nacional no realizó en debida forma el examen de cotejo de marcas, pues no sólo se tuvo en cuenta las oposiciones formuladas, sino que también se ocupó de efectuar la comparación desde el punto de vista ortográfico y fonético, de la cual se desprendió que no había problema para determinar la coexistencia de marcas.
Por parte de Colombina S.A. 18. Mediante Auto de fecha 19 de septiembre de 2012 (fl. 100), la Sección Primera del Consejo de Estado tuvo por no contestada la demanda, ya que no allegó el escrito de contestación. Por parte de Fabco Capital Group Limited (Cesionaria CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA) 19. Indica, que el signo registrado no se encuentra inserto dentro de las causales de irregistrabilidad que la demandante arguye, en tanto que la marca 100% DULCE PASIÓN es una expresión de fantasía que reúne todos y cada uno de los requisitos para dotarla de suficiente distintividad. 20.
Agrega, que la denominación PASIÓN es débil. 21. Manifiesta, que dentro de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, coexisten varios registros que emplean términos semejantes a la denominación PASIÓN, sin que esto se haya prestado para generar confusión en el público consumidor. Por lo tanto, no se explica, como la única que presentó oposición frente a su solicitud de registro fue la sociedad demandante. 22.
Aduce, que para que se configure el riesgo de confusión o de asociación a que se refiere el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, deben concurrir los supuestos que la misma norma preceptúa; es decir, debe existir semejanza en los campos visual, conceptual o fonético, así como similitud entre los productos o servicios que identifican los signos en conflicto. 23.
Agrega, que el signo registrado no es meramente descriptivo, ya que la solicitud de registro se planteó como un todo y no como palabras individualmente consideradas. 24. Complementa, que tal y como lo ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la prohibición de registrar expresiones genéricas no es absoluta. Por lo tanto, debe quedar lo suficientemente claro, que la marca solicitada, al componerse de diversos elementos que separadamente considerados pertenecen al domino público, que combinados la dotan de un carácter de originalidad, no existía razón legal o comunitaria por la cual denegar el registro. 25.
Refiere, que fue precisamente el adecuado examen en conjunto (los signos que se comparan no deben ser fraccionados o examinados en sus detalles ya que el público consumidor no procede de esta manera) y sucesivo de los signos en conflicto que realizó la Autoridad Nacional, el que permitió concluir que los mismos no eran confundibles (a pesar de que presentan algunas semejanzas desde el punto de vista ortográfico, fonéticamente son diferenciables) y mucho menos se prestaban para generar el riesgo de conexión competitiva. 26.
Agrega, que desde el punto de vista del consumidor medio, de ninguna manera podría confundirse los signos en conflicto. 27. Manifiesta, que si bien los signos en conflicto distinguen productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional, no es menos cierto que se demostró que las mismas son completamente diferentes entre sí. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 28.
La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486. 29. Se hará la interpretación solicitada. Se restringirá la interpretación del artículo 135 a sus literales b), e) y f)[1]. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 30. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La falta de distintividad como causal de irregistrabilidad.
El caso de los signos genéricos y descriptivos. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. D. Análisis de registrabilidad de signos conformados por palabras de uso común. E. Los signos de fantasía. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.
A. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD. EL CASO DE LOS SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS. 31. Como quiera que en el procedimiento administrativo interno se argumentara que el signo solicitado para registro es genérico y descriptivo, se hace necesario tratar el tema propuesto. 32. El literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. 33.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.” 34.
En relación con la distintividad como elemento esencial, el Tribunal ha precisado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009). Signos genéricos y descriptivos. 35. Para tratar este acápite, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012: “Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.
Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.
El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;” La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto.
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate.
La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.
Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 36.
La corte consultante debe determinar si el signo 100% DULCE PASIÓN es genérico o descriptivo en la Clase 30 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. 37. En consideración a que la demandante argumentara que las expresiones 100% y DULCE son descriptivas, la corte consultante deberá determinar, si no encuentra que la totalidad del signo solicitado sea descriptivo o genérico, si dichos elementos podrían considerarse como descriptivos para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, en este evento, deberán ser excluidos del cotejo respectivo.
B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 38. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN es confundible con la marca mixta PASSION. 39. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto.
Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad.
El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[2].
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70- IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 40. La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS. 41.
En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos. 42. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del Proceso 164-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[3], logotipos[4], íconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005.
Marca: GALLO mixta). El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 43.
En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 44. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.
(Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001). 45. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005)”. 46.
En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION. D. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. 47. La tercera interesada argumentó que el signo solicitado es de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema propuesto. 48.
Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23- IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. 49. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo 100% DULCE PASIÓN, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad.
SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si el signo 100% DULCE PASIÓN es genérico o descriptivo en la Clase 30 o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y proceder o no a su registro. Como quiera que la demandante argumentara que las expresiones 100% y DULCE son descriptivas, la corte consultante deberá determinar, si no encuentra que la totalidad del signo solicitado sea descriptivo o genérico, si dichos elementos podrían considerarse como descriptivos para la Clase 30 y, en este evento, deberán ser excluidos del cotejo respectivo.
TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo 100% DULCE PASIÓN y el mixto PASSION, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.
CUARTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo 100% DULCE PASIÓN, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 110-IP-2015 ----------------------- [1] Decisión 486 “(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad;
(…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. [2] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.
La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.
Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [3] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. [4] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.