PROCESO 297-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 último párrafo y, de oficio, de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. Marca: “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixta). Expediente Interno: 2011-00387-00. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 8 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1648 de 23 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2011-00387-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. Antecedentes 1. Partes en el proceso interno: Demandante: IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 2. Antecedentes: 1. El 9 de junio de 2010, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. solicitó el registro de la marca “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 619, no presentándose oposición por parte de terceros. 3. La Superintendencia de Industria y Comercio al estudiar la solicitud, mediante Resolución 68258 de 9 de diciembre de 2010, denegó de oficio el registro de la marca solicitada por riesgo de confusión con la marca “PLÁSTICA” (denominativa), registrada a favor de Casa Editorial El Tiempo S.A. inscrita con Certificado 345068, para distinguir servicios en la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Contra la anterior resolución, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. interpuso dentro del plazo recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 4463 de 31 de enero de 2011 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. 5. Mediante Resolución 30450 de 31 de mayo de 2011, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución 68258 que denegó de oficio el registro de la marca solicitada.

6. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. presentó demanda ante el Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por Auto de 26 de junio de 2012, y en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. como tercero interesado en las resultas del proceso. 7.

Mediante Auto de 5 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda:

8. IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. sustentó su demanda en los siguientes argumentos: – Señala que para generar un riesgo de confusión, se requiere que concurran dos circunstancias: el primer elemento hace referencia a los signos como tal, entre los cuales debe existir identidad y semejanza de tipo visual, conceptual y fonético. En segundo lugar, es necesario verificar el alcance de su cobertura, esto es, los productos o servicios que identifican los signos en conflicto, pues el principio de especialidad limita la protección de un signo distintivo a los productos o servicios especificados en el registro.

Es decir, que este alcance o cobertura es determinante al momento de examinar la confundibilidad de los signos comparados, limitando la irregistrabilidad para aquellos signos que pretendan distinguir los mismos productos o servicios relacionados en alguna medida. – Que si bien el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) incorpora un elemento denominativo que distingue la marca “PLÁSTICA” (denominativa), no por eso se puede afirmar que son signos semejantes, pues el elemento dominante en el signo solicitado es la palabra IDENTIFICACIÓN, lo que aunado a su forma gráfica y conceptual lo hace perfectamente registrable. – El signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) está conformado por diez sílabas, mientras que el signo sobre la base del cual se deniega la marca solo por tres, siendo que desde el punto de vista gráfico, la diferencia es más evidente, pues se encuentra compuesto por un tipo especial de letra acompañado del logo característico de la empresa y, desde el punto de vista auditivo, tampoco hay semejanzas. – Que la División de Signos Distintivos, al proceder de oficio con la denegatoria de la marca, hizo caso omiso de las normas a pesar que al momento de presentar la solicitud de registro se adjuntaron las pruebas del uso continuo del signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) desde el año 1997, sustentando el carácter o la aptitud distintiva del signo. 4.

Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente: – Que contrariamente a lo expresado por la demandante el signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, no gozaba de suficiente distintividad para que fuera registrada como marca. – Que el signo solicitado reproduce a la marca registrada, habida cuenta que el signo solicitado IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) incorpora un elemento denominativo que distingue a la marca registrada PLÁSTICA (denominativa), lo que permite concluir sin dificultad que los signos confrontados son idénticos en la expresión PLÁSTICA. – Que si bien el signo solicitado trae como elemento adicional la expresión IDENTIFICACIÓN más un diseño gráfico particular, estas características no constituyen un cambio sustancial, por cuanto los signos en debate presentan evidentes semejanzas entre sí, capaces de inducir a error al consumidor y adicionalmente sobre su origen empresarial, más aún si se tiene en cuenta que distinguen los mismos servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. 10.

No consta en el expediente que CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. haya presentado contestación a la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 134 literales b), e), f), g) y h), así como del artículo 135 último párrafo de la Decisión 486. Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 134 por no resultar pertinente.

Procede la interpretación del artículo 135 último párrafo y, de oficio, se interpretarán los artículos 136 literal a) y 150 de la referida normativa[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Sobre la distintividad sobrevenida alegada por el solicitante. 4. Examen de registrabilidad. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 12. En el presente caso, IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA S.A. solicitó el registro del signo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza[2].

El registro fue denegado de oficio por considerársele confundible con la marca “PLÁSTICA” (denominativa) registrada a favor de Casa Editorial El Tiempo S.A. que identifica servicios de la misma Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza[3]. 13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’[4].

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.[5] Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.[6] Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[7] También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008.

Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[8].

Reglas para realizar el cotejo de signos Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[9] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[10].

(…)”. 14. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 15. En el presente caso, el signo solicitado es “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), mientras que la marca registrada es “PLÁSTICA” (denominativa) que distingue servicios de la misma Clase 35, las mismas que se reproducen a continuación: |[pic] | | | | | | |PLÁSTICA | Signo solicitado Marca registrada 16.

Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 17.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )” (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA). 18.

Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. 19.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado” (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002).

Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005). 20.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 21. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: – Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. – Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. – Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación. – Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 22.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 23. En ese orden de ideas, la Sala consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) y la marca registrada “PLÁSTICA” (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. SOBRE LA DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA ALEGADA POR EL SOLICITANTE. 24. En el presente caso, el demandante ha señalado que el signo solicitado “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) habría adquirido aptitud distintiva por su uso continuo en el mercado desde el año 1997. Agrega que la División de Signos Distintivos al proceder de oficio con la denegatoria de la marca, hizo caso omiso del último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486, a pesar que al momento de presentar la solicitud de registro se adjuntaron las pruebas del uso continuo del signo IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA (mixto) desde el año 1997, sustentando el carácter o la aptitud distintiva del signo. 25.

El último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 señala que: No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” (lo subrayado es nuestro). 26.

Al respecto, cabe indicar que la figura de la distintividad adquirida sólo puede ser aplicable respecto de las causales absolutas reguladas en el artículo 135 de la Decisión 486. El presente caso versa sobre un signo que es inicialmente distintivo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), pero confundible con una marca previamente registrada “PLÁSTICA” (denominativa), de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 27.

Por lo anterior, uno de los factores fundamentales para que opere la distintividad adquirida es que el signo que se pretende solicitar para registro, ab initio, no reúna el requisito de distintividad. En virtud de dicha figura, un signo que ab initio incurre en alguna causal absoluta del artículo 135 de la Decisión 486 y que carece de distintividad, ha ganado tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado.

4. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. 28. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno no se presentaron oposiciones. 29. El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. 30. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, la norma que corresponde tomar en cuenta es la que contiene la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 31.

La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. 32.

Otra de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones. 33. Al respecto, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 34.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1676 de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR). 35. Sobre el primer tema, el Tribunal ha dicho: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países.

O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1553 de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M). 36.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. 37. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las Oficinas Nacionales de Registro de Marcas a obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. 38. Asimismo, es pertinente agregar lo manifestado por el Tribunal en el sentido de que: “(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos” (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. 1591 de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto) y la marca registrada “PLÁSTICA” (denominativa) aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo con parte compuesta, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos.

Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: En el presente caso, no resulta pertinente analizar el tema de la conexión competitiva ya que los servicios que pretende distinguir el signo solicitado están comprendidos entre los servicios que distingue la marca registrada base de la denegatoria del registro.

CUARTO: La figura de la distintividad adquirida sólo puede ser aplicable respecto de las causales absolutas reguladas en el artículo 135 de la Decisión 486. El presente caso versa sobre un signo que es distintivo “IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA” (mixto), pero confundible con una marca previamente registrada “PLÁSTICA” (denominativa), de conformidad con el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

En consecuencia, en el presente caso no es de aplicación la figura de la distintividad adquirida establecida en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486.

QUINTO: El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, la norma que corresponde tomar en cuenta es la que contiene la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | | | |PROCESO 297-IP-2015 | | ----------------------- [1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. [2] “Publicidad, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, servicios que comportan el registro, la trascripción, la composición, la compilación, la transmisión, o la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo; alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información, exhibiciones; información; correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información”. [3] “Publicidad, realización o ubicación de publicidad para otros en cualquier sistema de comunicación, acceso a la información publicitaria, servicios que comportan el registro, la trascripción, la composición, la compilación, la transmisión, o la sistematización de comunicaciones, así como la compilación de datos de cualquier índole, mercadeo; alquiler de publicidad; motores de búsqueda publicitaria; directorios de información; exhibiciones; información; correo publicitario; promoción de productos y servicios de otros espacios para patrocinadores de servicios relacionados con la publicidad e información”. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.