TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 172-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca PLAN B-PERÚ COMPANY (denominativa).
Demandante: CMDW INC. Proceso interno Nº. 479-2013-0-1801-JR-CA-13. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 479-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 13 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 479-2013-0-1801-JR-CA-13;
El auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno Demandante: CMDW INC. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: Carla Baca Jaramillo Misay Inversiones Textiles (MISAYTEX) S.A.C. Hechos. 1.
El 7 de junio de 2010, CMDW Inc. solicitó la cancelación del registro de la marca de producto PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa), inscrita a favor de Carla Baca Jaramillo para distinguir productos de la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), sosteniendo que la mencionada marca se encuentra incursa en causal de cancelación según lo prescrito en el artículo 165 de la Decisión 486, debido a que no habría sido usada en el Perú ni en ningún otro país de la Comunidad Andina durante el tiempo que la ley señala. 2.
El 28 de febrero de 2011, mediante Resolución 483-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró infundada la acción de cancelación de registro de marca, al considerar que los medios probatorios aportados habrían acreditado el uso efectivo de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa). 3.
El 22 de marzo de 2011, CMDW Inc. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 483-2011/CSD-INDECOPI. 4. El 24 de septiembre de 2012, mediante Resolución 1757-2012/TPI- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 483-2011/CSD-INDECOPI. 5. El 18 de enero de 2013, CMDW Inc. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 1757-2012/TPI-INDECOPI. 6.
El 8 de agosto de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por CMDW Inc. 7. El 25 de agosto de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 8 de agosto de 2014. 8. El 13 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. CMDW INC. interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. Como lo menciona el Tribunal del INDECOPI en la Resolución 1757- 2012/TPI-INDECOPI, algunos comprobantes de pago presentados por Carla Baca Jaramillo mostraban indicios de haber sido alterados, lo cual desvirtúa el principio de presunción de veracidad de las pruebas presentadas. 10.
Lo anteriormente señalado también vulnera el principio de conducta procedimental, pues el Tribunal del INDECOPI, al emitir la Resolución 1757-2012/TPI-INDECOPI y decidir confirmar la Resolución 483-2011/CSD- INDECOPI, ampara la conducta fraudulenta de Carla Baca Jaramillo, la cual contraviene la buena fe procesal. 11. Teniendo en cuenta lo señalado por el Tribunal del INDECOPI en la citada resolución, las facturas presentadas demuestran la venta de una cantidad muy reducida de producto que no son suficientes para acreditar el uso efectivo ni la comercialización de prendas de vestir con la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa).
En consecuencia, las facturas presentadas no constituyen prueba suficiente para mantener el registro de dicha marca. Por lo tanto, estas facturas no acreditan el uso real y efectivo de la misma. 12. En el presente caso, el INDECOPI no ha tomado en cuenta el principio del debido procedimiento al emitir la Resolución 1757-2012/TPI- INDECOPI, pues fue emitida sobre la base de pruebas adulteradas, no idóneas e insuficientes, las cuales no tienen mérito probatorio para acreditar el uso real y efectivo de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) para distinguir productos en la Clase 25.
Por lo tanto, se ha vulnerado el derecho de obtener una decisión motivada y fundada en derecho, así como las garantías inherentes al debido procedimiento. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. El Tribunal del INDECOPI realizó una correcta valoración de los medios probatorios presentados, incluso excluyó de su análisis aquella documentación que no correspondía al período probatorio relevante o a la marca materia de cancelación y aquella que mostraba indicios de haber sido adulterada. 14.
De esta manera, el Tribunal del INDECOPI evaluó que en virtud al contrato de licencia de uso de marca, MISAYTEX S.A.C. se encontraba autorizada para utilizar la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) para distinguir prendas de vestir en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza en el territorio de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
Cabe señalar que el referido contrato no requería de fecha cierta en tanto la legislación sobre la materia no prescribe dicho requisito para su validez. 15. Se tomaron en consideración las boletas de venta presentadas por Carla Baca Jaramillo, en las cuales, si bien el signo consignado PLAN B difería de la marca registrada (PLAN B – PERÚ COMPANY), la denominación PERÚ COMPANY resulta informativa del domicilio de la empresa que produce los productos, su no utilización no afecta sustancialmente su distintividad ni su valor probatorio, en virtud de lo establecido en el artículo 166 de la Decisión 486. 16.
Resulta importante que dado que algunas de las facturas presentadas por Carla Baca Jaramillo no generaban convicción respecto a la verosimilitud de su contenido, toda vez que existían variaciones en el llenado, únicamente dichas facturas no fueron tomadas en consideración a fin de determinar el uso de la marca materia de la acción de cancelación. Sin embargo, ello no significaba que no se tomase en consideración el valor probatorio de todos los demás documentos presentados por Carla Baca Jaramillo y sobre los cuales no hubo ningún cuestionamiento.
Admitir lo contrario hubiese significado vulnerar su derecho de defensa. 17. En consecuencia, puede observarse que los documentos presentados en sede administrativa resultaron suficientes para demostrar el uso, en la forma y modo requeridos por ley, de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) para distinguir prendas de vestir en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. CARLA BACA JARAMILLO presentó contestación a la demanda señalando que: 18. Las copias de las facturas presentadas en el expediente administrativo y que según CMDW Inc. son adulteradas, se encuentran legalizadas por Notario Público. El hecho de que las facturas sean ilegibles no quiere decir que estén adulteradas.
Adicionalmente, las copias de las facturas que según la demandante son adulteradas, se hallan registradas en el Libro de Registro de Ventas, lo que fue verificado por la contadora que la parte actora envió a la Audiencia de Exhibición de Pruebas llevada a cabo el 5 de octubre de 2010. 19. El Dictamen Pericial Grafotécnico elaborado, del cual se aferra la demandante para sostener la supuesta mala fe y adulteración, no tiene ningún valor legal.
Tampoco resulta concluyente para determinar que las copias de las facturas presentadas ante el INDECOPI sean adulteradas. 20. No es cierta la afirmación de CMDW Inc. en el sentido que las pruebas presentadas por la recurrente ante el INDECOPI no son suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa), porque detallan la venta de una cantidad muy reducida de productos. 21.
Al momento de contestar la solicitud de cancelación de marca promovida por la ahora actora, no sólo se presentaron los documentos que sirvieron para la decisión del INDECOPI, sino también otras pruebas que no fueron tomadas en cuenta por carecer de fecha cierta. Sin bien carecían de dicho requisito formal, refuerzan el mérito probatorio de las pruebas presentadas y validadas por el INDECOPI para rechazar en primera y segunda instancia la solicitud de cancelación promovida por CMDW Inc., por cuanto estos documentos, afiches, acciones y muestras, hacen presumir que real y efectivamente se vienen produciendo y comercializando prendas de vestir bajo la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa), de acuerdo con la inversión correspondiente a una pequeña empresa y a la demanda del producto.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: 22. A efectos de determinar si el número de productos vendidos demuestran un uso suficiente de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa), se debe tener en cuenta que tal marca distingue prendas de vestir, que son un producto de consumo masivo, lo cual nos lleva a concluir que el número de ventas acreditadas por Carla Baca Jaramillo no resultan suficientes dada la naturaleza del producto que distingue la marca de la que es titular. 23.
Adicionalmente, conforme se aprecia en los documentos analizados por el INDECOPI, sólo se ha acreditado la venta continua del producto durante el año 2009 y en el mes de septiembre del año 2008, es decir, Carla Baca Jaramillo no ha demostrado un nivel constante de uso durante el período comprendido entre el 7 de junio de 2007 y el 7 de junio de 2010, que son los tres años previos a la solicitud de cancelación de registro de marca. 24.
En conclusión, sólo se ha demostrado la venta de 130 prendas por mes, lo cual no constituye prueba del uso real de la marca en tanto resulta insuficiente la cantidad de productos vendidos en el mercado durante el período de tres años, teniendo en cuenta que se trata de productos de consumo masivo. 25. En consecuencia, el INDECOPI ha infringido lo estipulado en el artículo 166 de la Decisión 486 al no tomar en cuenta que sólo se debe tener en cuenta que una marca se encuentra en uso cuando los productos que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde.
Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y agregando lo siguiente: 26. Debe considerarse que, si bien es cierto que al apreciar el requisito de la cifra de ventas es indispensable una cierta cuantificación, no lo es menos que la apreciación de la cifra de ventas ha de realizarse no con arreglo a criterios estrictamente matemáticos, sino mediante la aplicación de pautas flexibles.
Como ha puesto de manifiesto la doctrina alemana, estas pautas son fundamentalmente la índole del artículo de marca y la dimensión de la empresa titular de la marca. En consecuencia, no se puede utilizar el mismo criterio para determinar el uso real de una marca a todas las marcas de prendas de vestir, por el sólo hecho de tratarse de productos de consumo masivo, como hace el Juzgado en la sentencia cuestionada. 27.
En el presente caso, debe tomarse en consideración que la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) se encuentra registrada a favor de Carla Baca Jaramillo desde el 13 de noviembre de 2006, de manera que a la fecha de inicio del procedimiento de cancelación, la marca tenía pocos años en el mercado, por lo que era de esperarse que su nivel de ventas, pese a tratarse de productos de consumo masivo, no fuera tan elevado como el de otras marcas.
Efectivamente, a una marca nueva en el mercado no se le puede exigir el mismo nivel de ventas que a otras marcas con mayor tiempo en el mercado, así sea que distinguen productos de consumo masivo como son las prendas de vestir. 28. En ese sentido, el número de ventas estimado por el Juzgado, ascendente a 130 prendas de vestir durante el período comprendido entre el 7 de junio de 2007 y el 7 de junio de 2010, resulta suficiente para demostrar el uso real de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa), tomando en consideración que se encuentra inscrita desde el 13 de noviembre de 2006 y que no se trata aún de una marca de amplio conocimiento entre el público consumidor.
Solicitud del Juez consultante. 29. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de: – Criterios para evaluar el uso efectivo de una marca registrada que distingue prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. – Cómo determinar si el número de ventas de un producto, realizado dentro de un período determinado, resulta suficiente para acreditar el uso efectivo de su marca en el mercado, teniendo en cuenta que esta marca distingue prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 30. Que, los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 31. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 32.
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1]. De oficio: 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2]. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso y su procedimiento. 2.
De la prueba del uso de la marca. Productos de consumo masivo.
1. DE LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO Y SU PROCEDIMIENTO. 33. La sociedad CMDW INC. solicitó la cancelación por falta de uso de la marca PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) registrada a favor de la señora Carla Baca Jaramillo, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 34. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta).
Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.
Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”.
(Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. 35. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 36.
Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”.
(Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). 37. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.
Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). 38. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.
A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.
Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). 39.
También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado.
Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 40. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: 1.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 2.
La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”.
(Proceso 180-IP-2006, ya citado). 41. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.
El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.
En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.
(Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996). 42. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”.
(Proceso 180-IP-2006, ya citado). Causales de justificación para el no uso de la marca. 43. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. 44. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”.
(Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. 45. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.
Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo.
Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.
2. DE LA PRUEBA DEL USO DE LA MARCA. PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO. 46. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que el demandante manifiesta que el signo PLAN B – PERÚ COMPANY cuya cancelación se solicita no ha sido usado en el Perú ni en ningún otro País Miembro de la Comunidad Andina, por lo que debe ser cancelado. Por otra parte, en la Sentencia de Primera Instancia, se manifiesta que: en conclusión, sólo se ha demostrado la venta de 130 prendas por mes, lo cual no constituye prueba del uso real de la marca en tanto resulta insuficiente la cantidad de productos vendidos en el mercado durante el período de tres años, teniendo en cuenta que se trata de productos de consumo masivo. 47.
Por su parte, el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a los criterios para evaluar el uso efectivo de una marca registrada que distingue prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza; y, respecto a cómo determinar si el número de ventas de un producto, realizado dentro de un período determinado, resulta suficiente para acreditar el uso efectivo de su marca en el mercado, teniendo en cuenta que esta marca distingue prendas de vestir de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 48.
Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. 49. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). 50. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo.
La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. Productos de consumo masivo. 51. En Sentencia de Primera Instancia el Juez manifiesta que se debe tener en cuenta que la marca objeto de la cancelación distingue prendas de vestir que son un producto de consumo masivo, por lo que el Tribunal se referirá al tema. 52.
En reciente jurisprudencia, Proceso 104-IP-2014, el Tribunal ha manifestado que: “(…) cabe precisar que el elemento temporal para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca.
Por un lado, cuando se trate de productos de consumo masivo, el elemento temporal debe constar de manera fehaciente, tomando en cuenta la naturaleza de los productos, por lo que se debe demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante los tres años. Por otro lado, cuando se trate de productos suntuarios o especializados tales como los bienes de capital, podría ser suficiente demostrar que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial, tomando en cuenta la naturaleza especializada de dichos productos.
En el presente caso, la Consultante debe tomar en cuenta la naturaleza de los productos, en este caso “cigarrillos”, y distinguir si se trata de cigarrillos comunes de consumo masivo o de cigarrillos especiales que serían productos suntuarios o especializados. Adicionalmente, la Consultante deberá tomar en consideración las características particulares de la empresa que utiliza la marca.
En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el período de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.
Con mayor razón cuando el artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca “durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación” (lo subrayado es nuestro). Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá demostrar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional.
Por tal motivo, la Consultante deberá evaluar la integridad de las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. El registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”.
(Proceso 2-AI-96, publicada en la G.O.A.C. 291, del 3 de septiembre de 1997)”. 53. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios sobre los productos de consumo masivo y determinar si la marca objeto de cancelación PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) al distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza distingue productos de consumo masivo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. A tenor del artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros.
La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.
SEGUNDO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada. El Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.
El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios sobre los productos de consumo masivo y determinar si la marca objeto de cancelación PLAN B – PERÚ COMPANY (denominativa) al distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza distingue productos de consumo masivo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.
No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. [2] Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. ----------------------- Proceso 172-IP-2015