TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 223-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Lema comercial: MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA.
Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. Proceso interno Nº. 2010-0064. Magistrada Ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los quince días del mes de octubre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1390 de 8 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-00064;
El auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: AVIDESA MAC POLLO S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero interesado: MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.
Hechos. El 23 de mayo de 2006, Avidesa Mac Pollo S.A. (en adelante, Avidesa) solicitó el registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA para ser asociado a la marca FIGURATIVA registrada bajo el certificado 273592 en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicada la solicitud correspondiente en la Gaceta de la Propiedad Industrial 574 Manufacturas Alimenticias Colombianas Ltd. – Productos Mac (en adelante Manufacturas Alimenticias) presentó oposición el 15 de agosto de 2006, argumentando que el signo solicitado era similar a las marcas de su titularidad MAC (mixta) para distinguir productos en las Clases 7 y 1, MAC (denominativa) en las Clases 7 y 31, GUISAMAC (denominativa y mixta) en las Clases 7 y 30, MAC (mixta) en las Clases 7 y 29, MAC (mixta) en las Clases 7 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 30, MI AMIGO MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 29, MAC (mixta) en las Clases 8 y 30 y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS (mixta) en las Clases 8 y 43.
El 16 de agosto de 2006, McDonald’s International Property Company Ltd. (en adelante, MIPCO) presentó oposición sobre la base de la existencia de un riesgo de confusión con sus marcas MCPOLLO (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S EXPRESS (mixta) en las Clases 7 y 42, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD’S (mixta) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S (mixta) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 42, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 30, RONALD MCDONALD (denominativas) en las Clases 7 y 29, RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 7 y 32, MCDONALD’S (denominativa) en las Clases 9 y 29, FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MCDONALD (denominativa) en las Clases 8 y 36, MCDONALDLANDIA (denominativa) en las Clases 7 y 42, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 29, BIG MAC (denominativa) en las Clases 7 y 30, BIG MAC (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 7 y 32, M (mixta) en las Clases 7 y 42, MC (denominativa) en las Clases 8 y 29, MC (denominativa) en las Clases 7 y 29, MC (denominativa) 8 y 30, MC (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCCAFE (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCCOMBO (denominativa) en las Clases 7 y 42, MCD.LT.
(denominativa) en las Clases 7 y 30, MCDONALD’S MCCRISPY (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCINTERNET (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCJUNIOR (denominativa) en las Clases 8 y 30, MCMENU (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCMUFFIN (denominativa) en las Clases 7 y 30, MCNUGGETS (denominativa) en las Clases 7 y 29, MCOFERTA (denominativa) en las Clases 8 y 43, MCPAPAS (denominativa) en las Clases 8 y 29, MCSALAD SHAKER (denominativa) en las Clases 8 y 29 y MCWORLD (mixta) en las Clases 7 y 42.
El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 14509, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró infundadas las oposiciones formuladas y, en consecuencia, concedió el registro del lema comercial solicitado, empero precisó que el solicitante no ostenta derechos exclusivos sobre la expresión MAC o MC, razón por la cual la exclusividad sólo podrá ser reclamada respecto del conjunto solicitado a registro.
Avidesa presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 14509. El 14 de mayo de 2009, mediante Resolución 24091, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 14509. El 30 de marzo de 2009, mediante Resolución 36375, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 14509.
Mediante escrito admitido a trámite el 12 de marzo de 2010, Avidesa interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 36375, 24091 y 14509. El 21 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. AVIDESA MAC POLLO S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: No puede la administración entrar a desconocer el derecho de dominio de Avidesa Mac Pollo S.A. sobre los segmentos de su signo distintivo, por cuanto el lema solicitado se erige en una prolongación y extensión de su marca FIGURATIVA, cuyo objetivo propende por reforzar y realizar su publicidad, generando un cierto ambiente que facilite la recordación, identificación y valoración de la marca FIGURATIVA a la que se asocia al origen empresarial.
Desconocer que la solicitante es propietaria de las partículas de marcas MAC/MC que le fueron reconocidas en 1984 y 2002 cuando se concedió por primera vez la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta), equivale a negar igualmente el dominio que le asiste sobre estas expresiones dentro del conjunto del lema comercial registrado, escindiendo ilegítimamente el derecho intelectual de Avidesa y mutilando así, toda aptitud distintiva que dicho lema pudiera tener.
El argumento con que la SIC desestimó las oposiciones, referido a que las expresiones MAC/MC son supuestamente de uso común, debe ser descartado por cuanto Avidesa tiene mejor derecho, prioritario y preferente respecto a la referida expresión atomizada, al ser la primera que solicitó ante la Administración, en 1976, la marca MAC POLLO SU POLLO RICO (mixta).
Avidesa, en derecho y en la práctica, es la legítima titular del sufijo MAC/MC, usado en este caso dentro del lema comercial MAC POLLO, ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, constituyéndose a su turno el sufijo de la referencia en la partícula sustancial, especial, predominante y característica de la expresión registrada como marca y respecto de la cual existe un derecho de exclusividad que le asiste a la solicitante.
El hecho de que existan reproducciones parciales del elemento MAC/MC en otras marcas, pero que componen de forma especial, esencial y predominante las marcas y lema comercial de Avidesa, no puede servir de excusa para que la SIC desconozca su notoriedad y, por tanto, se abstenga de reconocer y otorgarle el derecho de explotación y uso exclusivo sobre dichos prefijos.
Argumentos de la contestación a la demanda. La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: De los documentos obrantes en el expediente, en lo relativo a la solicitud de registro del lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, solicitado por Avidesa, se concluye que la SIC se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de marcas, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Como se señaló en los actos administrativos demandados, la partícula MAC no puede ser de propiedad exclusiva de un empresario, por cuanto la misma es utilizada de manera generalizada por los empresarios del sector alimenticio para identificar también sus productos, por lo cual no será procedente generar un monopolio a favor de una sola persona y en perjuicio de los demás. Lo anterior, se evidencia en los registros de marcas vigentes que utilizan la partícula MAC en marcas de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es sector alimenticio, y que pertenecen a diversos titulares.
En tal virtud, no es posible como acertadamente se señaló a través de los actos administrativos ahora demandados otorgar exclusividad a ningún empresario sobre la expresión MAC, incluida en el lema debidamente concedido, en este u otro conjunto de marca en los que la carga distintiva sea determinada por otra expresión. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LIMITED (MIPCO) presentó contestación a la demanda manifestando que: No puede pretender Avidesa, a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho sobre el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, reivindicar derechos sobre la marca MC, registrada a favor de MIPCO.
No podía Avidesa fundar un derecho adquirido sobre la expresión MAC o la marca MC, sin ser la titular de un registro marcario sobre la misma y, por tanto, sin existir tal derecho, no podía la SIC defraudar una seguridad que no estaba sustentada en un registro concedido. La marca MC y su equivalente MAC son marcas notoriamente conocidas en el mercado Colombiano y el mercado internacional, como consecuencia exclusiva del uso y publicidad por parte de MIPCO, sus filiales y licenciatarias, y así se demostrará en el curso de este proceso.
La expresión MC no cuenta con un significado común en Colombia. Si bien puede resultar una expresión usada en apellidos anglosajones, no es tal circunstancia suficiente para endilgarle a esta expresión un significado común para el consumidor promedio colombiano. De aceptar este criterio, lo mismo aplicaría para tantas otras marcas como CARULLA, KELLOGG, VERSACE, FORD, ARMANI, CHANEL, FERRARI, TCHERASSI, que por corresponder a apellidos serían libremente imitables por terceros.
De otro lado, la expresión MC o MAC no pertenece al idioma castellano ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por el contrario, la distintividad de la expresión MC o MAC es tan evidente que, el público en general la relaciona con los productos y servicios ofrecidos por MIPCO o sus licenciatarios autorizados en el mercado.
El intenso uso de las marcas derivadas MC de mi representada ha resultado en que la expresión MC o MAC es reconocida como un indicador comercial de la familia de marcas de MIPCO, para identificar “alimentos preparados, comidas rápidas y restaurantes”. En Colombia, el derecho prioritario sobre la expresión MC para referir a alimentos y comidas rápidas data de 1974, año en que fue concedido el primer registro de la marca MCDONALD’S a nombre de MIPCO, para identificar alimentos y servicios de restaurante.
Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA – PRODUCTOS MAC presentó contestación a la demanda manifestando que: En el presente caso, se observa que no existen elementos comunes entre los signos confrontados, pues el segundo signo MAC POLLO (mixto) contiene detalles y elementos que alteran el carácter distintivo de la marca que reposa en la doctrina relativa a la propiedad industrial.
Avidesa tiene derecho sobre el signo MC POLLO SU POLLO RICO (mixto) y no sobre sus elementos individuales, como lo son MC, POLLO, SU o RICO, por tanto no puede apropiarse de ellos en forma exclusiva. Manufacturas Alimenticias es la creadora del signo MAC en Colombia para la industria alimenticia y, por lo tanto, en el año 1979 solicitó el depósito de su nombre comercial y, en el año 1980, el registro de sus marcas MAC (denominativa y mixtas), GUISAMAC (denominativas y mixtas), MI AMIGO MAC (mixtas) y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC (mixta).
Avidesa en ningún momento solicitó antes que Manufacturas Alimenticias para registro el signo MAC. El signo solicitado para registro por Avidesa fue MC POLLO SU POLLO RICO (mixto), y es así como debe usarlo y no de otra manera como pretende: usurpando la marca legalmente registrada por Manufacturas Alimenticias. Avidesa no puede probar que haya usado la marca MAC POLLO (mixta) para distinguir productos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza desde hace 50 años y, mucho menos, que la haya obtenido antes del derecho que le asiste a Manufacturas Alimenticias.
El lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, por cuanto es un complemento de la marca estaría especificando la marca MAC. En consecuencia, conllevaría al público en general a pensar que se trata de un comercial emitido por Manufacturas Alimenticias, ya que hace alusión directa a la marca MAC, denominación que ha venido identificando a Manufacturas Alimenticias desde su creación, desde hace 31 años y en forma continua, pública e ininterrumpida.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, los artículos 134, 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 136 literal a), 175 y 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. El lema comercial. Aplicación de las normas sobre marcas al registro de lemas comerciales. Requisitos para el registro de un lema comercial. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. Partículas de uso común en la conformación de signos. Familia de marcas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
EL LEMA COMERCIAL. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE MARCAS AL REGISTRO DE LEMAS COMERCIALES. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UN LEMA COMERCIAL. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro consiste en el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, para ser asociado con la marca FIGURATIVA registrada para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
De acuerdo con el artículo 175 segundo párrafo de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Sobre el lema comercial, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto o servicio que constituya su objeto.
Este Tribunal se ha referido al lema comercial como “un signo distintivo que procura la protección del consumidor, de modo de evitar que éste pueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, por lo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberá especificarse siempre la marca con la cual se usará”.
(Proceso 33-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 949, del 18 de julio de 2003, caso: “ONE STEP UP mixta”). Dentro del Proceso 160-IP-2011, el Tribunal ha señalado que teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones: “Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará (artículo 176 de la Decisión 486).
El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (artículo 178 de la Decisión 486).
El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (artículo 177 de la Decisión 486)”. (Proceso 160-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo).
El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. Por lo tanto, los requisitos para el registro de los lemas comerciales son los siguientes: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y además, el requisito de perceptibilidad incluido dentro del requisito de distintividad.
En consecuencia, la Sala Consultante debe analizar en el presente caso, si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA solicitado por AVIDESA MAC POLLO S.A. y las marcas sobre la base de las cual se presentaron las oposiciones pertenecientes a la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC que contienen la partícula MAC; y, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. que contienen la partícula MC.
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. N°. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga la Sala consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el lema comercial denominativo solicitado a registro, MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, para acompañar a la marca FIGURATIVA registrada para distinguir productos de la Clase 29 y las marcas registradas a favor de MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTD. – PRODUCTOS MAC que contienen la partícula MAC; y, MCDONALD’S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. que contienen la partícula MC.
Comparación entre signos denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que la Sala consultante deberá tener presente que: Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (…) La otra posibilidad es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (…).
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’ (Sentencia del Proceso 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). Comparación entre signos denominativos y mixtos. Cuando la Sala consultante realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre la base de estos criterios la Sala consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos descritos precedentemente. En el caso concreto, la Sala consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.
PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS. LA MARCA DÉBIL. El Tribunal interpretará el tema propuesto por ser de gran importancia en el caso concreto, ya que el registro del lema comercial solicitado MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA fue otorgado, sin embargo, no se concedió el uso exclusivo sobre la partícula MAC por considerarla de uso común. Partículas de uso común. El Tribunal manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas o palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de la marca. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA). Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
La Sala consultante debe determinar si la partícula MAC es de uso común dentro de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza y, también, deberá determinar si dicha partícula acompañada de otros elementos denominativos es distintiva. La marca débil. El tema ha sido tratado dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: “TAXI DRIVER” (mixta) de 7 de junio de 2013, en el que el Tribunal señala: “Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate.
En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva. Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”.
Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( )”. Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario ( ).
Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”. La Sala consultante deberá determinar si el término MAC se ha convertido en débil respecto de los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
FAMILIA DE MARCAS. En el presente caso, se interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate si el lema comercial solicitado MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas. Por lo que, el Tribunal interpretará el tema. El Tribunal ha definido a la familia de marcas como “(…) un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial”.
(Proceso 80-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1387 de 23 de agosto de 2006, marca TOSTY JELLY (mixta). El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 97-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 912 de 25 de marzo de 2003). Igualmente este Tribunal ha señalado que “El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”.
(Proceso 06-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1855 de 19 de julio de 2010, marca: TEXAS STATION denominativa). El consultante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales. La Sala Consultante debe analizar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión.
SEGUNDO: No son registrables los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin que sea posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
CUARTO: La Sala consultante debe determinar si la partícula MAC es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si el signo solicitado es registrable.
QUINTO: El consultante deberá determinar si el lema comercial MAC POLLO ORGULLOSAMENTE ALIMENTANDO A COLOMBIA pertenece a una familia de marcas, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.