[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 124-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 2828-2014.
Demandante: JAFER LIMITED. Marca mixta COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 045-2015-SCS-CS de 9 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 17 de marzo de 2015, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, República del Perú, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2828-2014.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.
A. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: JAFER LIMITED. Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. COFRA HOLDING AG.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COFRA HOLDING AG., solicitó el 5 de febrero de 2008, el registro como marca del signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE, escrito en letras características y el diseño estilizado de un rombo formado a su vez por la unión de tres rombos y una letra C en forma estilizada, para amparar los siguientes servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios de marketing publicidad; gestión de negocios comerciales; administración de empresas”. 2.
El 23 de junio de 2008, la sociedad JAFER LIMITED formuló oposición, sobre la base de las marcas mixtas y denominativas que contienen la palabra UNIQUE, las cuales forman parte de la familia de marcas registrada en el Perú (Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza),[1] así como de todas las restantes marcas del Portafolio UNIQUE que comprende diversas Clases (3, 14, 16, 18, 25, 41, 44).
Manifiesta que dicho fonema (marca fuerte, con elevado poder distintivo) es consignado como el indicador del origen empresarial de todos y cada uno de los servicios y/o productos producidos y/o brindados por la sociedad JAFER LIMITED, y por su licenciataria exclusiva en el Perú UNIQUE S.A. 3. El 31 de agosto de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 002368-2009/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado. 4.
El 23 de septiembre de 2009, la sociedad COFRA HOLDING AG., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 5. El 6 de agosto de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1748-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, revocando la resolución impugnada y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. 6.
La sociedad JAFER LIMITED, interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior resolución. 7. El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 26 de abril de 2011, declaró infundada la demanda. 8.
El 23 de mayo de 2011, la sociedad JAFER LIMITED, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 9. La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis de 28 de mayo de 2013, declaró fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la sentencia impugnada, declarando nula la Resolución No. 1748-2010/TPI-INDECOPI y, denegando el registro solicitado. 10.
El 5 de febrero de 2013, el INDECOPI presentó recurso de casación contra la anterior sentencia. 11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima, República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.
Señala, que los signos en conflicto resultan confundibles entre sí. Por lo tanto, mal obra la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI al no incluir dentro del examen comparativo la denominación UNIQUE, ya que es un elemento relevante. 13. Sostiene, que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición consagrada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486. 14.
Agrega, que de ninguna manera puede catalogarse la denominación UNIQUE como un elemento secundario, fonema débil o de uso frecuente y carente de distintividad al momento de realizar el examen comparativo, ya que no existe ninguna marca registrada a favor de terceros en la Clase 35 con dicho elemento. 15. Adiciona, que resulta contradictorio que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI determine el término UNIQUE como el elemento relevante de la familia de marcas en la Clase 35 cuya titularidad ostenta la demandante, y, por otro lado, concluya que los signos en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado. 16.
Complementa, que la constitución de una familia de marcas presupone que no exista ninguna otra compuesta por dicho término en la clase de la clasificación internacional donde tal reconocimiento se confiere. Si no fuese así se podría afectar el derecho de exclusividad que se ostenta sobre la denominación UNIQUE. Lo anterior ha sido reiterado por el INDECOPI en sendos pronunciamientos. b. Argumentos de la contestación de la demanda.
Por parte del INDECOPI 17. Indica, que el INDECOPI no negó la existencia de una familia de marcas a favor de la demandante, cuyo término común es la expresión UNIQUE; sin embargo, el otorgamiento del registro solicitado se realizó teniendo en consideración que dicha denominación no prevalecía en el signo en cuestión, ni gozaba de distintividad dentro del mismo, por cuanto se tuvo en cuenta su especial ubicación, así como su tamaño menor respecto de los demás términos. 18.
Manifiesta, que el examen de cotejo de marcas se basa fundamentalmente en el diseño global de los signos cotejados. Por lo tanto, debe tenerse presente la importancia de las diferencias que arroje esta comparación, ya que las mismas son constitutivas de los recuerdos que quedan alojados en la mente del consumidor. 19. Agrega, que la demandante yerra al fundamentar sus argumentos exclusivamente en las semejanzas entre los signos en conflicto.
Por lo tanto, no debe olvidarse que el sólo hecho que dos marcas contengan el mismo término no puede configurar automáticamente un escenario de confusión entre las mismas, sin que previamente se haya cumplido la condición de que tales denominaciones sean fácilmente identificadas por el consumidor. Por parte de COFRA HOLDING AG. 20. Al no contestar la demanda dentro del término legal correspondiente, el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Resolución No. Tres de 20 de enero de 2011, declaró en rebeldía a la codemandada. c. Sentencia de Primera Instancia. 21.
El Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 26 de abril de 2011, declaró infundada la demanda, argumentando que “(…) SÉTIMO: Que, en tal virtud, es de considerar oportuno prima facie llevar a cabo un análisis referido a la existencia de identidad y similitudes entre el elemento relevante del signo solicitado (COFRA LATIN AMERICA y logotipo) (…) y las marcas registradas (…);
OCTAVO: Bajo tal contexto, respecto a la existencia de identidad fonética, las denominaciones notables que conforman los signos en cuestión difieren entre sí (…);
NOVENO: Que, desde el punto de vista gráfico, las denominaciones distinguidas que conforman a los signos en cuestión, difieren en su extensión y en su estructura gramatical; más aún, si el signo solicitado incluye en su conformación elementos figurativos adicionales, no presentes en la marca registrada; motivo por el cual se colige que a pesar de existir identidad entre algunos de los servicios que distinguen los signos en conflicto, empero dado a que su entonación y pronunciación sean disímiles no existe riesgo de confusión;
DÉCIMO: Que, lo expuesto precedentemente, tiene sustento en los lineamientos y criterios establecidos en reiterada interpretación del Tribunal Andino, como es el Proceso 147-IP-2005 que en su conclusión 3, señala expresamente que: ‘En la comparación que incluya a una marca mixta, debe tenerse en cuenta cuál es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor’.
Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo de marcas, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado;
DÉCIMO PRIMERO: Que, por ende, la resolución Nº 1748-2010/TPI-INDECOPI (que causó estado) materia de nulidad ha sido dictada por autoridad competente en uso de las atribuciones que le confiere la ley (…)”. d. Recurso de apelación. Por parte de la sociedad JAFER LIMITED. 22. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Agrega, que: i) El A quo yerra al no señalar cuáles fueron las razones que lo llevaron a considerar a COFRA LATIN AMERICA y logotipo como elemento relevante del signo solicitado, así como al excluir sin ninguna justificación el elemento denominativo UNIQUE presente en el mismo; ii) Los signos deben cotejarse de manera conjunta y, más aún, cuando la denominación UNIQUE es el elemento común en los signos en conflicto; iii) La autoridad nacional debió tener en cuenta el mismo criterio con el que confirió marcas previas, que revestían igualmente semejanzas con el signo solicitado. e. Sentencia de segunda instancia. 23.
La Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Seis de 28 de mayo de 2013, declaró fundado el recurso de apelación y, en consecuencia, revocó la sentencia impugnada, declarando nula Resolución No. 1748-2010/TPI-INDECOPI y, denegando el registro solicitado, argumentando que: “(…) SÉTIMO: Que, realizado el examen comparativo entre el signo administrativamente solicitado COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas registradas a favor de la empresa demandante UNIQUE y figura, UNIQUE DIRECKT, UNIQUE RADIANTE y logotipo, UNIQUE y diseño, UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA, CLUB UNIQUE y UNIQUE y logotipo registradas para identificar servicios de la Clase 35 (…), se advierte que al cotejar los mismos en su conjunto, esto es, sin segmentar su unidad gráfica- fonética, dichos signos resultan semejantes, susceptibles de generar confusión indirecta por las siguientes razones: i) Comparten la denominación UNIQUE, por lo que goza de fuerte distintividad; ii) si bien los signos confrontados incluyen otros elementos denominativos –COFRA LATIN AMERICA y figurativos- distinta extensión y estructura gramatical y la inclusión de elementos cromáticos adicionales en los signos, esto no resulta suficiente para eliminar cualquier posibilidad de confusión entre los signos, ya que ambos comparten la denominación UNIQUE, lo que podría originar en el público usuario que perciba al signo solicitado como una variación de la marca registrada para distinguir una nueva línea de servicios, generándose la posibilidad de asociación de ambos signos como provenientes de un mismo signo empresarial; iii) Debe tenerse presente que la marca registrada UNIQUE lo está en la misma clase que el signo solicitado COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE; iv) (…).
Así, el objetivo de la normatividad andina y de las normas de Propiedad Industrial no sólo es proteger el interés de los empresarios, sino también el interés de los consumidores, por lo que corresponde denegar la solicitud de registro de la marca formulada por la codemandada COFRA HOLDING AG, en tanto es confundible con una marca registrada anteriormente para distinguir servicios similares, tal como acontece en el presente caso.
(…)”. f. Recurso de casación. 24. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Agrega, que: i) la determinación de una semejanza debe darse a partir de una apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto en conjunto (con mayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias).
Por lo tanto, no basta la sola presencia del término UNIQUE en el signo solicitado para que se configure el riesgo de confusión; ii) el cotejo comparativo realizado por el Ad quem jamás analiza el grado de preponderancia que presenta la expresión UNIQUE en el signo solicitado para registro, ni tampoco las disimilitudes gráficas y fonéticas de los signos. Por lo tanto, de haber realizado dicho análisis, fácilmente habría concluido que si bien el vocablo UNIQUE era compartido por los dos (2) signos en conflicto, la apreciación en conjunto de los mismos permitía apreciar que la expresión UNIQUE perdía total relevancia en el signo solicitado, lo que se sumaba a la existencia de elementos gráficos, cromáticos y fonéticos que permitían diferenciar los signos, siendo ello lo que descartaba la posibilidad de confusión alguna; iii) el cotejo comparativo sobre signos mixtos precisa determinar la mayor o menor relevancia del aspecto denominativo frente al elemento gráfico, con el objeto de identificar la dimensión característica del signo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 25.
La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 26. Se hará la Interpretación solicitada[2]. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.
C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. D. La familia de marcas. C. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 27. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE es confundible con las marcas mixtas y denominativas que contienen la palabra UNIQUE.
Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 28. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad[3].
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.
Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.
Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.
Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).
Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62- IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”. 29.
La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 30. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas mixtas UNIQUE y UNIQUE RADIANTE.
Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. 31. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas[4], logotipos[5], íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP- 2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.
Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’.
(Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005.
Caso: “CANALETA 90”)”. 32. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas mixtas UNIQUE y UNIQUE RADIANTE. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS COMPUESTOS. 33.
En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas denominativas UNIQUE DIREKT, UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA y CLUB UNIQUE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos compuestos. 34.
Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 171-IP-2012: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.
(…) El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos”. 35.
En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario aplicar las reglas para la comparación de signos compuestos determinadas en el acápite precedente. 36. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas denominativas UNIQUE DIREKT, UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA y CLUB UNIQUE.
D. LA FAMILIA DE MARCAS. 37. El demandante argumentó que posee una familia de marcas cuyo elemento característico es la palabra UNIQUE. Por tal motivo, el Tribunal considera pertinente referirse a la figura de la familia de marcas y su incidencia en el análisis de registrabilidad. 38. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 12 de febrero de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013: “Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”.
(Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003). El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos.
Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común”. 39.
En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la palabra UNIQUE establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas mixtas UNIQUE y UNIQUE RADIANTE, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.
SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto COFRA LATIN AMERICA UNITED UNIQUE y las marcas denominativas UNIQUE DIREKT, UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA y CLUB UNIQUE, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.
TERCERO: La corte consultante deberá determinar si la palabra UNIQUE establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión o asociación en el público consumidor De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial.
Y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 124-IP-2015 ----------------------- [1] Marcas denominativas y mixtas UNIQUE y Figura, UNIQUE DIREKT, UNIQUE RADIANTE y Logotipo, UNIQUE y Diseño, UNIQUE MARCA LA DIFERENCIA, CLUB UNIQUE y UNIQUE y LOGOTIPO. [2] Decisión 486 Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (…)”. [3] PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. [4] “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”.
OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. [5] Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.