[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 170-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Patente de invención: FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA.

Demandante: ABBIE BIOTECHNOLOGY LTD. Proceso interno: 00924-2010-0-1801-JR-CA-08. Magistrada sustanciadora: Dra. Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción[1].

VISTOS: El 13 de abril de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 00924-2010-0-1801-JR-CA-08;

El auto del 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.

A.

ANTECEDENTES. Partes en el proceso interno. Demandante: ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD. (antes ABOTT LABORATORIES LTD.) Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS DE ORIGEN Y CAPITAL NACIONALES (ADIFAN).

Hechos. 1. El 15 de agosto de 2003, Abbvie Biotechnology Ltd. (en adelante, Abbvie) solicitó el registro de la invención denominada FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA, adjuntando un pliego de 23 reivindicaciones. 2. El 15 de octubre de 2004, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la presente invención por el de FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS REFERIDOS A TRANSTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA. 3.

El 27 de diciembre de 2004, se publicó el extracto correspondiente a la presente solicitud de patente en el Diario Oficial “El Peruano”. 4. El 18 de marzo de 2005, la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacionales (en adelante, Adifan) formuló oposición a la citada solicitud de patente. 5. El 13 de septiembre de 2007, mediante Informe Técnico JC 08-07, el examinador de patentes concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486. – La reivindicación 23 referida al uso no resulta patentable.

El 18 de enero de 2008, Abbvie dio respuesta al Informe Técnico JC 08-07, adjuntando para tal efecto un nuevo pliego de 22 reivindicaciones. 6. El 27 de marzo de 2008, mediante Informe Técnico JC 08-07/A, el examinador de patentes concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 22 no cumplen con el requisito de claridad contemplado en el artículo 30 de la Decisión 486. – Las reivindicaciones 13 a 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la Decisión 486. 7.

El 10 de julio de 2008, mediante Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) declaró fundada la oposición formulada por Abbvie y, en consecuencia, denegó la patente de invención solicitada. 8.

El 19 de agosto de 2008, Abbvie presentó recurso de apelación contra la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI, adjuntando un nuevo pliego de 6 reivindicaciones. 9. El 27 de mayo de 2009, mediante el Informe Técnico PCG 49-2009, la examinadora de patentes concluyó que: – Las reivindicaciones 1 a 6 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486. 10.

El 9 de noviembre de 2009, mediante Resolución 2932-2009/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la decisión contenida en la Resolución 779-2008/OIN-INDECOPI. 11. El 9 de febrero de 2010, Abbvie interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de la Resolución 2932-2009/TPI- INDECOPI. 12.

El 16 de octubre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por Abbvie y, en consecuencia, declaró nula la Resolución 2932- 2009/TPI-INDECOPI. 13. Mediante escrito de 30 de octubre de 2014, el INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 2014. 14.

El 10 de marzo de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

ABBVIE interpuso demanda en la que manifestó que: 15. Se vulneró el principio del debido procedimiento debido a que se omitió notificar a las partes el Informe Técnico PCG-49-2009 que sustentó la decisión final emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI con la que se denegó la patente solicitada por Abbvie. 16. Quien solicita el registro de una patente de invención puede, en cualquier momento del trámite, modificar la memoria descriptiva y sus reivindicaciones, motivo por el cual estas modificaciones deben ser admitidas y las reivindicaciones solicitadas aprobadas. 17.

En el nuevo pliego de 6 reivindicaciones se eliminaron los términos imprecisos objetados, en los cuales la formulación se encuentra definida por los componentes que forman parte de la misma. Adicionalmente, las reivindicaciones 1 a 6 constituyen nuevas reivindicaciones en las cuales se han enmendado las observaciones. Finalmente, en ninguno de los documentos que sustentan la oposición se enseñan o sugieren los elementos que contienen estas reivindicaciones, por lo que éstas resultan novedosas e inventivas.

Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: 18. El hecho de que la Administración requiera por una sola vez a los solicitantes para que subsanen omisiones de fondo, y una vez notificado el solicitante, en caso éste no logre subsanarlo, existen dos opciones a seguir: i) la potestad discrecional de decidir si se notifica dos o más veces al solicitante; o, ii) denegar la patente al no cumplir el primer requerimiento de subsanación. Finalmente, la solicitud de registro de patente de invención objeto de análisis no cumplía con el requisito de claridad, ya que las reivindicaciones han sido expresadas de manera oscura e imprecisa.

Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 19. De conformidad a interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal Andino, la notificación del nuevo informe técnico emitido por el evaluador externo será obligatoria siempre que: i) no reitere conclusiones; y, ii) habiéndose reiterado conclusiones, éstas se funden en otros puntos o elementos no contenidos en el antecedente.

Caso contrario, la notificación será facultativa. 20. En el caso concreto, el Informe Técnico PCG 49-2009 contiene observaciones que no se desprenden de los Informes Técnicos JC 08-07 y JC 08-07/A. En consecuencia, constituyen hechos nuevos, máxime si en el último pliego de 6 reivindicaciones presentado se denota una modificación del planteamiento de sus pliegos anteriores, por lo que correspondía la notificación del Informe Técnico PCG 49-2009.

Argumentos del recurso de apelación. El INDECOPI presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la contestación de demanda y agregando los siguientes argumentos: 21. La patente no podía ser otorgada, sobre la base no sólo de una nueva observación, sino que en el nuevo pliego de reivindicaciones presentado en forma conjunta con el recurso de apelación de fecha 18 de agosto de 2008 no se logró desvirtuar las razones que sirvieron de sustento a la denegatoria expedida en primera instancia administrativa.

Es decir, no se lograron absolver las observaciones efectuadas a través de los informes técnicos previos. 22. Adicionalmente, el Juez no ha evaluado que el Informe Técnico PCG 49- 2009 no sólo incluía una nueva observación, sino que reiteraba las observaciones previamente notificadas a través de los Informes Técnicos JC 08-2007 y JC 08-2007, las cuales no fueron absueltas, por lo que correspondía la denegatoria de la patente.

Finalmente, el Informe Técnico PCG 49-2009 no debía ser notificado, porque ello no era obligatorio, y porque si así se hubiera hecho, el procedimiento hubiera durado indefinidamente, no sólo en primera sino en segunda instancia. Solicitud del Juez consultante. 23. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los criterios para definir si una reivindicación cumple con el requisito de claridad? ¿Podría interpretarse que necesariamente existe afectación de este requisito si una reivindicación se redacta usando términos genéricos? – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Debe entenderse que existe un límite al número de modificaciones que pueda realizar el solicitante? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una modificación excede lo permitido por la norma? – ¿Cómo deben interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 en torno al número de veces que es obligatoria en primera y segunda instancia la notificación de los informes técnicos elaborados por examinadores externos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? – ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51 de la Decisión 486, en lo referido a si para interpretar una reivindicación, ésta puede sustentarse en sí misma, o necesariamente requiere que el sustento obre en la memoria descriptiva? B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 24.

Los artículos 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 25.

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 26. El Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 30, 34, 45, 46 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[2].

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 2. De la modificación de una solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión. 27. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate acerca de la claridad y la concisión como requisitos que deben cumplir las reivindicaciones.

Por su parte el Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo debe interpretarse el artículo 30 de la Decisión 486 respecto a los criterios para definir si una reivindicación cumple con el requisito de claridad? ¿Podría interpretarse que necesariamente existe afectación de este requisito si una reivindicación se redacta usando términos genéricos? y ¿Cómo debe interpretarse el artículo 51 de la Decisión 486, en lo referido a si para interpretar una reivindicación, ésta puede sustentarse en sí misma, o necesariamente requiere que el sustento obre en la memoria descriptiva? 28.

La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”. 29. Al respecto, en el Proceso 104-IP-2013, repetido en el Proceso 165-IP- 2013, el Tribunal ha manifestado: “La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.[3] Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”[4]. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (…) b) La descripción”. El artículo 28 añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”[5].

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas”. (Proceso 104-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2250 de 14 de noviembre de 2013, patente: COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA). 30. Por otra parte, el requisito de concisión de acuerdo al Manual Andino de Patentes, tiene la finalidad de “(…) evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el excesivo número y complejidad de éstas”.[6] 31.

Finalmente, el artículo 51 deja claro que el alcance de la protección que confiere la patente, debe, necesariamente, estar determinado por el contenido de las reivindicaciones. 32. En el caso de autos, el Juez consultante, deberá determinar la claridad y la concisión de las reivindicaciones presentadas por ABBVIE BIOTECHNOLOGY LTD para el registro de la patente de invención para FORMULACIÓN DE ANTICUERPOS HUMANOS PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON TNF-ALFA. 2.

De la modificación de una solicitud de patente. 33. El juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie sobre ¿Cómo debe interpretarse el artículo 34 de la Decisión 486, respecto a hasta qué momento del procedimiento administrativo es pertinente realizar una modificación de la solicitud de patente? ¿Debe entenderse que existe un límite al número de modificaciones que pueda realizar el solicitante? ¿Cuáles son los criterios para determinar si una modificación excede lo permitido por la norma? 34.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. 35.

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1- C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.

(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). 36. Del análisis de la norma en estudio se generan la siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 37.

Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 38. Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). 39. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. 40.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). 41. El Juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios expuestos en el momento de analizar la modificación de una solicitud de patente. 3. De la notificación de los informes técnicos. 42. El Tribunal interpretará el tema, ya que en el caso de autos, la parte demandante manifestó que el Informe Técnico PCG-49-2009 no le fue notificado.

Por su parte el INDECOPI señaló que es una facultad discrecional de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las notificaciones. Por lo expuesto, el Tribunal pasa a interpretar el tema. 43. Por su parte, el juez consultante consultó: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención? 44.

De lo expresado, se desprende que el problema central planteado en el proceso interno es si todos los informes técnicos deben ser notificados o solamente el primer informe técnico. De igual manera se absolverá la duda del Juez consultante respecto a cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. 45.

Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-IP-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33- IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). 46. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la Oficina Nacional Competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

SEGUNDO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad.

TERCERO: El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).

Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. La Oficina Nacional Competente, siempre que pida informes de expertos debe necesariamente trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015. [2] “Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior.

Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (…) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. (…) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(…) Artículo 51.- el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas. [3] ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. [4] SALVADOR, Jovaní, Carmen.

“El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. [5] Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004, p. 48. [6] Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de propiedad industrial de los Países de la Comunidad Andina, p. 42. ----------------------- Proceso 170-IP-2015