PROCESO 356-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador.
Demandante: Triumph International Aktiengesellschaft. Marca: “ILUSIÓN” (denominativa). Expediente Interno 2013-2393. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 3738-TDCA-DQ de 1 de julio de 2015, recibido vía Courier el 23 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2013-2393. El Auto de 25 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) Director Nacional de Propiedad Industrial. Procurador General del Estado. Tercero Interesado: DILTEX S.A. DE C.V. 2. Antecedentes: 1. El 30 de noviembre de 1995, Diltex S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo “ILUSIÓN” (denominativo) para proteger: “todos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente vestidos, con inclusión de botas, sombreros, zapatos, zapatillas y principalmente ropa interior de damas”. 2.
El 27 de agosto de 1997, Triumph International Aktiengesellschaft, formuló observación al registro solicitado sobre la base de su marca “ALLUSION” (denominativa), registrada con certificado 811-70 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resultaría confundible. 3.
Mediante Resolución 967004 de 12 de enero de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición y concedió el registro de la marca “ILUSIÓN” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. El 21 de mayo de 1999, Triumph International Aktiengesellschaft presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 967004. 5.
El 4 de abril de 2013, el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito dispuso suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda: 6. Triumph International Aktiengesellschaft sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Triumph International Aktiengesellschaft tiene registrada y vigente en el Ecuador su marca de fábrica “ALLUSION” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en tal sentido, el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo), destinado a distinguir productos de la misma naturaleza y clase, causaría confusión en el público consumidor y acarrearía competencia desleal. - Con fundamento en los hechos y los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 observó la solicitud de registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo), pues confrontaba con su marca “ALLUSION” (denominativa) al existir semejanzas reales e inobjetables en lo visual, auditivo y fonético que inducirían al público a error con respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca “ALLUSION” (denominativa). 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 7. DILTEX S.A. de C.V. sustentó su contestación de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Los signos confrontados tienen elementos propios que les tornan reconocibles en el mercado sin poder causar riesgo de confusión. - El signo distintivo “ILUSIÓN” (denominativo) tiene un significado conocido en español y puede ser empleado como marca, pues, a pesar de no haber sido creada, resulta novedosa y arbitraria.
Asimismo, la autoridad administrativa manifestó que la denominación “ILUSIÓN” es arbitraria, por lo que resulta registrable y no viola ningún precepto establecido en la ley y la doctrina. - Del simple examen de las marcas, se puede concluir que ellas no tienen relación alguna, pues “ILUSIÓN” (denominativa) según el diccionario significa: “Alegría que produce la esperanza o la realización de un deseo”, mientras que la denominación “ALLUSION” (denominativa) no tiene significado alguno, toda vez que nace del ingenio y creatividad de la casa comercial que se opone al registro, es decir, es una marca de fantasía. 8.
El Encargado Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso manifestando que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, por lo que corresponde a su Presidente comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada. 9.
El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) contestó la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y ratificándose en el contenido de la Resolución 0967004, alegando que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. 10. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y ratificándose en el contenido de la Resolución 0967004, alegando que el acto administrativo impugnado no está inmerso en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación 81 de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. De oficio se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344[1]. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La normativa comunitaria en el tiempo. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre signos denominativos. 4. Marcas de fantasía y su poder de oposición. 5. La marca notoria y su prueba. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. 12. La solicitud para el registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo) se realizó el 30 de noviembre de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. 1. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad.
Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. 2. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. 3. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). 4. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley. 5.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento. 6. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca. 7.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. 8.
De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante.
2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 13. En el presente caso, Diltex S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo “ILUSIÓN” (denominativo) para distinguir: “todos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente vestidos, con inclusión de botas, sombreros, zapatos, zapatillas y principalmente ropa interior de damas”.
Triumph International Aktiengesellschaft, formuló observación al registro solicitado sobre la base de su marca “ALLUSION” (denominativa), registrada con certificado 811-70, que distingue productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. 14. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.
En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “ que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: ÁGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual, se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.[2] También es importante tener en cuenta el riesgo de asociación: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al Juez Nacional cuando actúa como Juez Comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del Juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.[3] Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 15. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca “ALLUSION” (denominativa), registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 16. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo) con la marca “ALLUSIÓN” (denominativa). Por tanto, es preciso tratar la comparación entre signos denominativos. 17. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. (…) En la comparación entre signos denominativos (…) el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”. 18. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo) y la marca opositora “ALLUSIÒN” (denominativa).
4. MARCAS DE FANTASÍA Y SU PODER DE OPOSICIÓN. 19. En virtud a que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concedió el registro solicitado argumentando que la marca “ALLUSIÓN”, de propiedad del observante, es una marca de fantasía o caprichosa al no tener significación inicial, mientras que el signo “ILUSIÓN” está constituido por una denominación perteneciente al lenguaje común, siendo precisamente dicha pertenencia la nota que permite delimitar y diferenciar uno y otro tipo de marcas; deviene necesario referirse a dicho tema. 20.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 40- IP-2014: “El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211- IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad, no establecer criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”. (Lo subrayado es nuestro). 21. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta que no se diferencia entre los signos de fantasía y los signos arbitrarios, sino que simplemente se agrupan en el mismo concepto amplio de signos fantasía. Asimismo, dichos signos tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.
En el caso concreto, la Sala Consultante, deberá determinar si la marca opositora “ALLUSION” sería un signo de fantasía capaz de tener poder de oposición frente al signo solicitado.
5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. 22. Se abordará el tema en virtud a que la demandante entre sus fundamentos de derecho ha invocado la prohibición de registro establecida en el artículo 83 literal d) de la Decisión 344, referida las marcas notorias. 23. Al respecto, este Tribunal debe referirse a lo expuesto en el Proceso 107-IP-2012: “La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.
En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ‘La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios’. La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344).
Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: ‘El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad’.
Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque ‘( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-IP-96. Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial 354 de 13 de julio de 1998).
En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-IP-2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial 674 de 31 de mayo del 2001).
Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: ‘Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad’.
(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”. Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. 24. Dentro del Proceso 68-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, este Tribunal expresó lo siguiente: “La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan específica y diferenciada en relación con dichos riesgos.
Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.[4] - El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).
Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general”.
Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( )’.
Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.
Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).
De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.
De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del Derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.
A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.
(Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1452 de 10 de enero de 2007)”. 25. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora “ALLUSION” (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante.
SEGUNDO: No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca “ALLUSION” (denominativa), registrada en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
TERCERO: La Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo) y la marca opositora “ALLUSIÒN” (denominativa).
CUARTO: No se diferencia entre los signos de fantasía y los signos arbitrarios, sino que simplemente se agrupan en el mismo concepto amplio de signos de fantasía. Dichos signos tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. En el caso concreto, la Sala Consultante, deberá determinar si la marca opositora “ALLUSION” sería un signo de fantasía capaz de tener poder de oposición frente al signo solicitado.
QUINTO: La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. En el presente caso, la Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca opositora “ALLUSION” (denominativa).
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 356-IP-2015 ----------------------- [1] Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
(…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida”.
Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. [2] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS y diseño”. [3] BREUER MORENO, Pedro C., “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [4] Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.