PROCESO 394-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Correcaminos de Colombia S.A. Marca: “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta).
Expediente Interno: 2012-0115. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2598 de 10 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 11 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2012-0115. El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: CORRECAMINOS DE COLOMBIA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. Tercero interesado: ASOCIACIÓN DE ATLETISMO MASTER CLUB OLIMPUS. 2. Antecedentes: 1. El 18 de mayo de 2007, la Asociación de Atletismo Master Club Olimpus solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia el registro como marca del signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 581 de 31 de octubre de 2007. 3. Publicada la solicitud, la Empresa Comercial Lotería de Cundinamarca formuló oposición al registro solicitado argumentando que existe riesgo de confusión entre el elemento figurativo de su marca “LOTERÍA DE CUNDINAMARCA” registrada con Certificado 232771 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, con el que pretende utilizar la marca “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta). 4.
Asimismo, Correcaminos de Colombia S.A. interpuso oposición al registro solicitado sobre la base de su marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), registrada con Certificado 307025 para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, mediante Resolución 29990 de 22 de agosto de 2008, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta) para distinguir: “organización de eventos deportivos especialmente carreras atléticas” de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.
Contra la anterior Resolución, Correcaminos de Colombia S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 7. Mediante Resolución 37799 de 30 de septiembre de 2008, la Dirección de Signos Distintivos confirmó la resolución recurrida y concedió el recurso de apelación. 8. El Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia, mediante Resolución 040532 de 28 de julio de 2011, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión contenida en la Resolución 29990 de 22 de agosto de 2008, que declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro de la marca solicitada. 9.
Correcaminos de Colombia S.A. presentó demanda ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se anule la Resolución 37799 de 30 de septiembre de 2008, la cual fue admitida por auto de 22 de mayo de 2012. 10. La Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda: 11. Correcaminos de Colombia S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, se violó el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) no cumple los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica exigidos por las normas comunitarias. - Que, el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) solicitado para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional Niza, es susceptible de producir riesgo de confusión con la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), pues la primera está totalmente contenida en la marca de la demandante, por lo que no podría ser registrada. - Que, debe tenerse en cuenta que la autoridad administrativa ignoró diversos criterios jurisprudenciales aplicables a la comparación de marcas que señalan que la regla más importante para realizar el cotejo de marcas es la comparación en conjunto de los signos, evitando examinarlos de forma fraccionada. - Que, entre el signo solicitado para registro “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) y la marca base de la oposición “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) existe coincidencia en la sílaba tónica, en la ubicación y número de vocales y en la terminación de las palabras. - Las marcas en conflicto evocan el mismo concepto produciéndose confusión conceptual.
Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia señala que la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) es una marca débil, lo cual no es amparable por cuanto Correcaminos de Colombia S.A. la ha usado intensamente revistiéndola de aptitud distintiva. - Finalmente se señala que en virtud del uso dado a la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) por parte de la actora, la misma goza de aptitud distintiva intrínseca y extrínseca, lo cual no ocurre con el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto), cuyo registro constituye un aprovechamiento del esfuerzo efectuado por la Sociedad Correcaminos de Colombia S.A. en el posicionamiento su marca. 4.
Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia sustentó su contestación de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: – Que, el elemento denominativo consistente en la expresión “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixta), se trata de un signo de naturaleza evocativa, pues al utilizarse la palabra “MARATÓN” la cual significa “carrera de resistencia” y al referirse a un lugar determinado, “BOGOTÁ” se asocia en el consumidor la idea de un evento deportivo en esa ciudad, mientras que la expresión “EL DORADO” se aplica de manera arbitraria a los servicios que pretende distinguir.
Asimismo, el elemento figurativo de dicha marca consiste en una figura precolombina que simula correr; por otro lado, la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) se trata de un signo de naturaleza evocativa al utilizar la palabra “MARATÓN” y referirse a un lugar determinado “BOGOTÁ” y su elemento figurativo consiste en un rectángulo dividido en tres franjas dentro del cual se observa el diseño de tres corredores. – No se puede conferir el monopolio respecto del concepto “MARATÓN” ni del concepto “BOGOTÁ” y aunque los signos confrontados compartan los términos señalados, los mismos son de uso común por su significado conceptual para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que resultan inapropiables por un sólo empresario. – Los signos confrontados cuentan con elementos diferenciadores que desvirtúan la existencia de riesgo de confusión, por lo que no fue necesario analizar la conexión competitiva entre los servicios que amparen o pretendan amparar. 13.
La Asociación de Atletismo Máster Club Olimpus no contestó la demanda. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a)[1] de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre marcas mixtas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3.
Palabras de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Marcas evocativas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 15. En el presente caso, Asociación de Atletismo Master Club Olimpus solicitó el registro como marca del signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza[2].
Ante ello, Correcaminos de Colombia S.A. formuló oposición sobre la base de su marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta) registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado 307025)[3], respecto de la cual el signo solicitado resultaría confundible. 16. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’[4].
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación: Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'[5]. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común[6].
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos[7]. También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”[8].
Reglas para realizar el cotejo de signos: Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos[9]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: ‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’[10].
(…)”. 17. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), registrada en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). 18. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta, dado que el signo solicitado es “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto), mientras que la marca opositora es “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta). 19.
Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: Marca registrada: 20. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”[11]. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 21.
Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”[12]. 22.
La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 23. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 24.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 25. En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras (MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO / MEDIA MARATÓN BOGOTÁ), se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta. 26.
Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. 27. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro” (Proceso 50-IP-2005.
Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217 de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). 28. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) y la marca “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 29.
Para ello, la Sala Consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo comparativo. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión.
3. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CLASE 41 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. 30. Se abordará el tema, en virtud a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) manifestó en su contestación a la demanda que no se puede conferir el monopolio respecto de los términos “MARATÓN” y “BOGOTÁ”, toda vez que los mismos son de uso común por su significado conceptual para distinguir los servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 31.
Si bien en el artículo 135[13] literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro.
El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras de uso común se deben excluir del cotejo[14]. 32. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo. 33. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.
Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos a continuación. 34. En atención a lo expuesto, la Sala Consultante deberá determinar si las palabras “MARATÓN” y “BOGOTÁ” son de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en otras clases conexas, y por ende si resultan inapropiables por un sólo empresario. 4.
MARCAS EVOCATIVAS. 35. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha alegado en su contestación a la demanda que los signos confrontados son de naturaleza evocativa, pues emplean las expresiones “MARATÓN” y “BOGOTÁ”, las cuales asocian en el consumidor la idea de un evento deportivo en esa ciudad. Por tanto, resulta necesario tratar el tema de las marcas evocativas. 36.
Dentro del Proceso 38-IP-2008 de 10 de abril de 2008, el Tribunal ha señalado lo siguiente sobre las marcas evocativas: “Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio[15].
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo. El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: “las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio”[16]. 37. El Tribunal señala respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas”[17]. 38. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. 39. Cosa distinta, ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 40. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, la Sala Consultante deberá analizar si las expresiones “MARATÓN” y “BOGOTÁ” en los signos confrontados, son de naturaleza evocativa en relación con los servicios que distinguen en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “MARATÓN DE BOGOTÁ EL DORADO” (mixto) y la marca previamente registrada “MEDIA MARATÓN BOGOTÁ”, ambos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente Interpretación Prejudicial.
SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico, debiendo examinar la especial relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de las denominaciones compuestas, resaltando necesariamente el elemento más característico del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.
TERCERO: Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
La Sala Consultante deberá determinar si las palabras “MARATÓN” y “BOGOTÁ” son de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en otras clases conexas, y por ende, si resultan inapropiables por un sólo empresario.
CUARTO: Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
La Sala Consultante deberá analizar si las expresiones “MARATÓN” y “BOGOTÁ” en los signos confrontados, son de naturaleza evocativa en relación con los servicios que distinguen en la Clase 41 de la Nomenclatura Oficial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán Romero Zambrano Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 394-IP-2015 ----------------------- [1] “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)”. [2] “Organización de eventos deportivos especialmente carreras atléticas”. [3] Distingue: “educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales”. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. [6] Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [7] Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [8] Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [9] BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. [10] Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [11] Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. [12] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta).
En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. [13] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. [14] Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215. [15] Proceso 7-IP-2001 de 26 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 661 de 11 de abril de 2001. [16] Proceso 50-IP-2003, sentencia de 4 de junio de 2003, marca: “C - BOND”. [17] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII- 95. Proceso 7-IP-95.
Caso “COMODISIMOS”, G.O.A.C. 189 de 15-IX-95.