[pic] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 65-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “PELEMAX POWER ELECTRIC” (mixta).
Expediente Interno: 7046- 2010-0-1801-JR-CA-14. Magistrado ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de octubre del año 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, para que el Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 7046-2010-0- 1801-JR-CA-14;
El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. Antecedentes. Partes en el Proceso Interno. Demandante: MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú. Tercero interesado: GLORY ESTABLISHMENT Hechos. 1. El 23 de enero de 2009, Glory Establishment solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta), inscrita bajo Certificado 141743, a favor de Multimax Perú E.I.R.L. para distinguir balones de fútbol, pelotas, canilleras, tobilleras y guantes de arquero de la Clase 28 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), con fundamento en la titularidad y notoriedad de la marca PELÉ. 2.
El 23 de octubre de 2009, mediante Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por considerar que la marca materia de nulidad afecta la identidad de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, encontrándose incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486. 3.
El 18 de noviembre de 2009, Multimax Perú E.I.R.L. presentó recurso de apelación contra la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI. 4. El 13 de septiembre de 2010, mediante Resolución 2073-2010/TPI- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI. 5. El 25 de octubre de 2010, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 2073-2010/TPI- INDECOPI. 6.
El 16 de mayo de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Multimax Perú E.I.R.L. 7. El 24 de junio de 2014, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de mayo de 2014. 8.
El 10 de noviembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.
MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. interpuso demanda en la que manifiesta que: 9. La empresa Glory Establishment presentó nulidad ante el INDECOPI el 23 de enero de 2009 y no acreditó facultades de representación del titular del seudónimo Pelé, es decir, Edson Arantes do Nascimento, únicamente adjuntó un documento que la autoriza a iniciar acciones contra terceros en su representación. 10.
La Sala de Propiedad Intelectual ha planteado un argumento que no tiene correspondencia alguna con la causal de nulidad invocada, justificando la nulidad deducida por la empresa Glory Establishment en un supuesto normativo no esgrimido por la misma, pronunciándose sobre un asunto no invocado por las partes. 11. La Sala de Propiedad Intelectual no justifica las razones por las que considera que PELE no ha perdido su individualidad dentro de la denominación PELEMAX.
Para la Sala el hecho que en otros países se hayan registrado marcas que incluyan esta denominación no es obligatorio, sin justificar su decisión. Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que: 12.
El seudónimo Pelé es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea y directa con un personaje determinado, que es el ex jugador de fútbol Edson Arantes do Nascimento. 13. La marca registrada cuya nulidad se pretende se encuentra conformada por la denominación PELEMAX POWER ELECTRIC, en la cual la denominación PELE, aun cuando no se encuentre con tilde, se encuentra contenida en el término PELEMAX sin perder su individualidad dentro de dicho término. De tal manera que, el término PELE va a ser identificado por los consumidores de manera independiente, por lo tanto, la marca registrada será directamente asociada con el ex jugador brasileño. 14.
El hecho de que la marca registrada incluya otros elementos denominativos y figurativos no desvirtúa el hecho que la denominación PELE va a ser asociada con el seudónimo utilizado por Edson Arantes Do Nascimento, motivo por el cual puede verse afectada la identidad de dicho personaje. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado.
GLORY ESTABLISHMENT presentó contestación a la demanda señalando que: 15. Se ha demostrado la legitimidad de Glory Establishment para iniciar una acción de nulidad de registro de marca, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, y que para cualquier persona es de conocimiento público la existencia de dicho seudónimo.
El legítimo interés fue acreditado con la autorización de Pelé para la protección de sus intereses. 16. La administración, después de un riguroso análisis de la norma en aplicación, se pronunció respecto al legítimo interés para accionar de nuestra representada. Indicando que la supuesta causal de nulidad de la resolución impugnada se desnaturaliza, en tanto se cumplieron todos los parámetros establecidos en la norma para la emisión de la resolución. 17.
La Sala ha considerado acertadamente que el seudónimo Pelé es materia de protección por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso e), en tanto la denominación Pelé corresponde al seudónimo del ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento y que la marca cuestionada PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta) se encuentra conformada por el término Pelé, integrándolo en su totalidad. 18.
Finalmente, es preciso señalar que al contrario de lo establecido por la demandante al señalar que la Sala ha considerado a las marcas registradas PELÉ para distinguir productos de la Clase 28 sin haber sido invocadas por nuestra representada, queda desvirtuado, en tanto se ha basado únicamente en el seudónimo, que es el protegido por el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: 19. El Tribunal del INDECOPI sí se ha pronunciado sobre la falta de legitimidad para obrar alegada por Multimax Perú E.I.R.L. Aun cuando Glory Establishment no cuenta con un poder de representación otorgado por el titular del sobrenombre Pelé, tiene legítimo derecho sobre la marca PELÉ en el Perú ya que cuenta con el registro de marcas a su favor y, por lo tanto, tiene interés para obrar en la presentación de la solicitud de nulidad de la marca PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta). 20.
Aun cuando Glory Establishment no cuenta con un poder de representación otorgado por el titular del sobrenombre Pelé, éste tiene legítimo derecho sobre la marca Pelé por contar con un registro de marca a su favor y, por tanto, tiene interés para obrar en la presentación de la solicitud de nulidad de la marca. 21. En relación a la individualidad del término PELÉ en la constitución de la marca PELEMAX (mixta), ésta no se ha perdido, puesto que al no contar con un significado propio y estar unido a un prefijo que denota superioridad, no se advierte que éste sea distinguible. 22.
Si bien la Sala del Tribunal no emitió un pronunciamiento exhaustivo sobre la razón por la cual considera que en la denominación PELEMAX no ha perdido individualidad el término PELE, tal circunstancia no puede ser entendida como una vulneración al debido procedimiento administrativo por indebida motivación, toda vez que en la resolución cuestionada existe una fundamentación sobre la decisión que adopta en cuanto a la individualidad del término PELE.
Argumentos del recurso de apelación. MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda. Solicitud del Juez consultante. 23. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de cuales son los: Criterios para determinar la nulidad del registro de una marca mixta, cuando su parte denominativa incluye el seudónimo de un conocido deportista el cual es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea e inmediata.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. 24. Que, los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 25.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 26. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: Solicitados: 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina[1] C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1.
Utilización de seudónimos: protección legal y la afectación de la identidad. 2. Análisis de la marca mixta con parte denominativa compuesta. 3. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa. 4. Debida motivación de las resoluciones. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. Utilización de seudónimos: protección legal y la afectación de la identidad. 27.
En el proceso interno existe la controversia respecto a que si el signo solicitado PELEMAX POWER ELECTRIC (mixto) está conformado por el seudónimo PELÉ. Por su parte, la Sala consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre los criterios para determinar la nulidad del registro de una marca mixta, cuando su parte denominativa incluye el seudónimo de un conocido deportista el cual es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea e inmediata, por lo tanto, con el fin de dar respuesta a lo solicitado por la Sala consultante y a lo debatido en el proceso interno, el Tribunal interpretará el tema. 28.
De conformidad con el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 29.
Antes de empezar el desarrollo, es necesario tener claro que el seudónimo es el “Nombre utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio”[2]. En el caso que nos ocupa se tiene que el seudónimo de EDSON ARANTES DO NASCIMENTO es PELÉ. 30. Este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 108-IP-2014, aplicable al caso de los seudónimos, ha hecho mención a lo siguiente: La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.
Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.
Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido.
Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto de la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.
La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.
Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'.
En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.
(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). (Subrayado fuera de texto). De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.
Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”[3].
Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas.
Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada.
Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso.
Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 31.
Sobre la base de los criterios presentados y, como se tiene dicho, aplicables al caso de los seudónimos, el Juez consultante deberá determinar si el signo PELEMAX POWER ELECTRIC (mixto) ha sido concedido respetando la norma contenida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486.
2. ANÁLISIS DE LA MARCA MIXTA CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 32. En el presente caso, el signo solicitado a registro PELEMAX POWER ELECTRIC es mixto y su parte denominativa es compuesta, por este motivo el Tribunal interpretará el tema. 33. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 34.
Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). 35.
Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad de un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). 36. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). 37. En el caso concreto, cuando la Sala Consultante Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”.
(Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). 38. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. 39.
La Sala consultante deberá determinar cuál es el elemento relevante en el signo solicitado, si el denominativo o el mixto, y determinar la distintividad del signo en conjunto.
3. LEGITIMACIÓN PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA. 40. La parte demandante sociedad MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. manifestó que la sociedad GLORY ESTABLISHMENT no acreditó la representación del titular del seudónimo PELÉ, por lo que no tiene legitimación para presentar la acción de nulidad. Por su parte, la sociedad GLORY ESTABLISHMENT manifestó que ha demostrado la legitimidad para iniciar una acción de nulidad, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento.
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto. 41. El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso de autos nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de una obtención de registro contraria al artículo 136 literal e) de la Decisión 486. 42.
El mismo artículo en su primer párrafo dispone que “La autoridad nacional competente decretará a oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe (…)”.
(Subrayado nuestro). 43. Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.
4. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 44. El Tribunal interpreta el presente tema ya que en la Sentencia de Primera Instancia se manifiesta que la Sala del Tribunal del INDECOPI no emitió un pronunciamiento debidamente motivado. 45. La resolución que emita la Autoridad Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. 46.
Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “( ) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.
(Proceso 35-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). 47. En consecuencia, es necesario precisar que el examen correspondiente al procedimiento de nulidad de registro de marca debe ser plasmado en la Resolución que resuelve la solicitud de nulidad el registro, es decir la Autoridad Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que anula o convalida el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.
Por lo tanto, no se podrá registrar un seudónimo si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante.
SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión. La Sala consultante deberá determinar el elemento relevante en el signo PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta).
TERCERO: El Juez consultante deberá tener presente que el artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso de autos nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de una obtención de registro contraria al artículo 136 literal e) de la Decisión 486.
En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo.
CUARTO: El pronunciamiento que emita la Autoridad Nacional Competente deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ----------------------- [1] Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
(…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. [2] www.rae.es [3] http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html ----------------------- Proceso 065-IP-2015