TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 15-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 238 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 02346- 2012-0-1801-JR-CA-03.
Actor: CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C. Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 2346-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 16 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N? 02346-2012-0-1801-JR-CA-03.
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 0 23 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.
A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL — INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERU.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:: 1. El 22 de febrero de 2010, el Señor WILMER ALEJANDRO CARRASCO BEAS, interpuso denuncia por Infracción de derechos de propiedad industrial en contra de la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., manifestando que “( ) /.
Es titular de la marca de servicio SACO OLIVEROS y logotipo (Certificado No. 27016),* que distingue servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza; lí. La emplazada viene utilizando, en el rubro de servicios Educativos, la denominación SACO OLIVEROS, no obstante haber sido sancionada por ello mediante Resolución No. 3418-2009/CSD- INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2009, en la cual además, se le prohibió el uso de la marca SACO OLIVEROS ( ).
El 20 de julio de 2010, la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., absolvió el traslado de la denuncia. 2. 3. El 21 de junio de 2010, se llevó a cabo una diligencia de inspección, verificándose el uso de la denominación SACO OLIVEROS, por parte de la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., en un cartel y en un comunicado para los alumnos y padres de familia. 4.
El 5 de noviembre de 2010, mediante Resolución No. 2343- 2010/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del 1 Registrada el 07 de septiembre de 2001. GA INDECOPI, declaró fundada la denuncia, sancionó a la eavriorafe con una multa equivalente a 3 UIT y le prohibio el uso ae Ay denominación SACO OLIVEROS en forma independiente conjuntamente con otros elementos, para distinguir servicios educativos de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
El 19 de noviembre de 2010, la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS 6$S.A.C., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 02 de enero de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0002-2012/TPI-INDECOP!, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 2343- 2010/CSD-INDECOPI. 7.
La CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución. 8. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 09 de enero de 2014, declaró infundada la demanda. 9.
El 27 de enero de 2014, la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 10.Mediante providencia de 23 de junio de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en. Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11.Indica, que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), mediante Resolución Directoral Regional No. 003183- 2008-DRELM, autorizó el cambio de nombre de su empresa de "Institución Educativa Privada SAN FRANCISCO DE BORJA” a “Institución Educativa Privada PASCUAL SACO OLIVEROS- LUMBRERAS”, por lo que tiene el derecho a utilizar esta denominación. En consecuencia, es la DRELM la única que puede revocar dicha autorización. OLIVEROS-LUMBRERAS, no constituye en ningún momento el 12.Agrega, que la denominación autorizada PASCUAL SACO y > nombre comercial de la empresa, razón social, ni mucho menos una 6 Seo Ñ marca do seryicio, va gue sn realidad corresponda a la denomina”! de la Institución Educativa. 13.Adiciona, que en ningún momento la DRELM ha otorgado un signo distintivo a favor del demandante.
Por el contrario, se ha conferido una autorización para emplear el nombre de un “prócer de la independencia” para el funcionamiento de un Centro Educativo, de acuerdo a los parámetros de la normativa nacional. 14.Argumenta, que la denominación que se le otorga a un centro educativo es completamente diferente a la denominación del servicio que vaya a brindarse.
Por lo tanto, la autoridad nacional yerra al no motivar y demostrar la forma en que la denominación autorizada PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS, pretende identificar servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, en tanto los servicios educativos que se brindan son de “educación primaria y secundaria”. 15.Agrega, que en ninguna norma del sector educativo se establece como requisito para otorgar una autorización de funcionamiento, que se realice un análisis de propiedad intelectual.
Se debe tener en cuenta que en diferentes partes del país se emplea la denominación PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS para identificar otras instituciones educativas. Por lo tanto, es responsabilidad del Estado el hecho de no desarrollar normas integrales; los administrados no tienen nada que ver. 16.Adiciona, -que el uso del nombre PASCUAL SACO OLIVEROS-' LUMBRERAS, hace parte del derecho a la educación. Por lo tanto, la autoridad nacional no puede atribuirle a los derechos empresariales una superposición frente al Derecho a la Educación. 17.Sostiene, que no se puede realizar examen comparativo entre los signos en conflicto, ni establecer una similitud con la denominación otorgada mediante Resolución de la DRELM, ya que la naturaleza de los derechos que administran son completamente distintos.
Por lo tanto, mal obra la autoridad nacional al señalar que aun cuando la autorización de funcionamiento se haya obtenido por parte del Ministerio de Educación, el régimen de responsabilidad por la infracción a los Derechos de Propiedad Industrial resulta aplicable. 18. Complementa, que al margen de la autorización obtenida, en ningún momento ha solicitado el trámite de registro de algún signo distintivo para amparar sus servicios y/o productos, así como tampoco se ha opuesto al registro de algún signo similar, ya que es consciente de que se trata de dos (2) asuntos de naturaleza distinta. 19.Arguye, que con anterioridad al registro de la marca base de la denuncia, existía una institución educativa pública llamada PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS.
Por lo tanto, el denunciante no ” (9 HÍZ nodía haber registrado una denominación que vería siendo utiliza en el Sector Educación. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del INDECOPI 20.Sostiene, que la Resolución Directoral Regional No. 003183-2008- DRELM, no autorizó el uso como marca de la denominación PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS.
Por lo tanto, se está extralimitando la autorización concedida al emplearla como un signo distintivo. 21.Agrega, que la autorización emitida por la DRELM, se refirió exclusivamente al cambio de nombre de la Institución Educativa. Lo cual no es óbice para que el demandante esté exento de cumplir con la normativa de Propiedad Industrial, puesto que equivaldría a dejar sin piso el sistema de registro establecido por la Decisión 486. 22.Complementa, que en el mismo sentido nadie podría alegar lo siguiente: “como obtuve ante INDECOPI el registro de mi marca para distinguir servicios Educativos, no requiero autorización alguna del Ministerio de Educación para comenzar a prestar tales servicios”.
En este sentido nadie está exento de cumplir con los respectivos requisitos en materia societaria, tributaria, etc. 23.Agrega, que no le correspondía a la autoridad en materia de educación pronunciarse sobre las posibles implicaciones del cambio de nombre en el ámbito de la Propiedad Industrial, debido a que no era un asunto de su competencia. Por lo tanto, el caso sub examine, corresponde a un análisis de derechos conforme a las competencias de cada sector. 24.
Indica, que el demandante utilizó la denominación PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS como signo distintivo. La situó en un letrero en el “frontis de un locaf". Por lo tanto incurrió en una Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, ya que el consumidor puede asociar dicho signo con los servicios que se ofrecen. 25.Agrega, que al haberse acreditado el uso como signo distintivo, la autoridad nacional podía realizar el examen comparativo cuyo resultado derivó en el riesgo de confusión indirecta desde el punto de vista de los servicios que identifican y las semejanzas fonéticas, gramaticales y gráficas. 26.Sostiene, que si bien existen otras instituciones que emplean la denominación SACO OLIVEROS, corresponde al titular de la marca entablar las respectivas denuncias, en caso de que constate una posible Infracción a los derechos de propiedad industrial..- 6 AT ES remite a un tema de competencias.
Por lo tanto, exagera e demandante al manifestar que se estaría conculcando el derecho a ta educación, cuando en ninguna parte de la Resolución del INDECOPI se dispuso el cierre del establecimiento. 28.Argumenta, que si bien el signo en conflicto corresponde al de un “prócer de la independencia”, en esta instancia no es pertinente evaluar su validez.
C. Sentencia de primera instancia. 29.El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 09 de enero de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que “( ) AL realizar el análisis comparativo entre el signo utilizado “PASCUAL SACO OLIVEROS - LUMBRERAS? y la marca registrada “SACO OLIVEROS' ( ) esta Judicatura considera que del análisis gráfico y fonético es resaltante el riesgo de confusión que produce en los consumidores, más aun teniendo en cuenta que ambas brindan los mismos servicios de educación. La visión general y en conjunto de un consumidor medio respecto del signo utilizado “PASCUAL SACO OLIVEROS - LUMBRERAS' puede llevarse a confusión ( ), resaltando que la marca registrada cuenta con notoriedad en el mercado.
( ) Asimismo, en atención a los. elementos comunes entre ambas, puede llegar a inducir al consumidor medio, que uno de los signos es la variación del otro, o puede llegar a asociar que entre ambos signos tienen el mismo origen empresarial y hasta presumir que entre las empresas existen relaciones económicas Uu organizativas, produciéndose así riesgo de confusión indirecta.
( ) En ese sentido, el titular de una marca tiene el derecho de impedir a cualquier tercero a realizar sin su consentimiento el uso en el comercio de un signo similar a la marca que registró, o frenar la confusión o riesgo de asociación”. d. Recurso de apelación. 30.La CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., en el escrito del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda. ll B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 31.La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del inciso d) del artículo 155 de la Decisión 486.
Delimitó su solicitud de la Y siguiente manera: 6 So=> “1. (.) ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre un signo denominativo y una marca registrada? 32.Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 238 de la Decisión 486?. C. — CUESTIONES A INTERPRETARSE. 33.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. El derecho al uso exclusivo de la marca.
Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por el uso de un signo idéntico o similar. B. Los derechos de propiedad industrial y su relación con los actos administrativos en materia de educación. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL POR EL USO DE UN SIGNO IDÉNTICO O SIMILAR. 34.
En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia por infracción de derechos de propiedad intelectual. Se argumentó que la CORPORACIÓN EDUCATIVA LUMBRERAS S.A.C., se encuentra usando sin autorización la marca mixta SACO OLIVEROS (Certificado No. 27016) de propiedad del señor WILMER ALEJANDRO CARRASCO BEAS. 2 DECISIÓN 486 Artículo 155.- El registro de una marca confiere a Su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..-) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.: 23.Da conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado; pal ' zo. pa esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretaci prejudicial de 22 de mayo de 2012, expedida en el proceso 145-IP 2011.
En el texto que se trascribirá se habla del riesgo de asociación y su diferencia con el riesgo de confusión; con esto se contestará la siguiente pregunta realizada por la consultante: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de asociación entre un signo denominativo y una marca registrada? “Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos.
El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de. ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ¡us prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad > que se comercializan en un mismo mercado, es elements fundamental para que se produzca la confusión. ( ) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.
(Sentencia dictada en el expediente N” 11-1P-96, del 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT). El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo. tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-1P-2008). 2 ! P, YOR =i Juez Consultante, para determinar la confusión o asociación de | signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el sig registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo e cuenta su naturaleza.
La acción de infracción de derechos. Sus características. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica.
Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular, Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
(párrafo 2 del artículo 238). Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N* 116-IP- 2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1172, de 7 de marzo de 2005.
Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - — Impedir la comisión de la infracción. 10 - — Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite po infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto.
El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos.
El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "2: exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de - infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1P-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1588, de 20 de febrero de 2008;
Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”). Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la 0 infracción por Última vez. (artículo 244 de la Decisión 486).
Dall anterior, se desprende lo siguiente: - Si el término de prescripción depende del conocimiento del titula del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término”.
B.LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y SU RELACIÓN CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 36.La demandante sostuvo que en ninguna norma del sector educativo se establece como requisito para otorgar una autorización de funcionamiento, que se realice un análisis de propiedad intelectual. 37.El INDECOPI afirmó que la Resolución Directoral Regional No. 0031883-2008-DRELM, no autorizó el uso como marca de la denominación PASCUAL SACO OLIVEROS-LUMBRERAS. 38.
En este esquema se abordará el tema propuesto. 39. Una cosa es la competencia que ostenta la oficina nacional competente en materia de educación, y otra muy diferente la asignada a la oficina nacional competente en materia marcas. 40.La demandante afirmó lo siguiente: “la denominación autorizada no constituye en ningún momento el nombre comercial de la empresa, razón social, nombre comercial, ni mucho menos una marca de servicio, ya que en realidad corresponde a la denominación de la Institución Educativa.
( ) en ningún momento la DRELM ha otorgado un signo distintivo a favor del demandante. Por el contrario, se ha conferido una autorización para emplear el nombre de un 'prócer de la independencia” para el funcionamiento de un Centro Educativo, de acuerdo a los parámetros de la normativa nacional”. 41.De lo anterior salta a la vista que, en principio, la demandante tiene clara la diferencia de competencias entre las oficinas nacionales competentes en materia de signos distintivos y de educación. [| 0 42.
Lo que le llama la atención del Tribunal es que si dicha divergencia es clara, también lo debería ser que la autorización de la oficina nacional competente en materia de educación no otorga ningún derecho de propiedad industrial. 43.No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que con el empleo del nombre que se autoriza por parte de la autoridad competente para el 13 SIS funcionamiento de una institución educativa, eventualmente se podi incurrir en actos que atenten contra los derechos del titular de uny marca, y viceversa. 44.
Así las cosas, si verificados los presupuestos para la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial, de conformidad con lo previsto en esta providencia, es dable concluir que la oficina nacional competente en materia de marcas podría interponer una sanción acorde a sus competencias. De lo contrario, claramente se estarian cercenando los derechos que ostenta el titular de una marca y que el ordenamiento comunitario andino ordena proteger. 45.
Finalmente, el Tribunal llama la atención de los países miembros para que a través de su normativa interna armonicen las disposiciones en propiedad industrial y de educación, teniendo en cuenta que la norma comunitaria regula lo relacionado al registro de marcas, pero no se ocupa de normar el sector educativo, lo que se realiza a través de la normativa nacional.
Lo anterior es importante a efectos de evitar conflictos entre las oficinas competentes que administran cada uno de dichos ámbitos y, por lo tanto, se generaría seguridad jurídica en el público consumidor. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marca, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comerció un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta d tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo dea, confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
SEGUNDO: Una cosa es la competencia que ostenta la oficina nacional competente en materia de educación, y otra muy diferente la asignada a la oficina nacional competente en materia de marcas. Así las cosas, si verificados los presupuestos para la existencia de una infracción de derechos de propiedad industrial, de conformidad con lo previsto en esta providencia, es dable concluir que la oficina nacional competente en materia de marcas podría interponer una sanción acorde a sus competencias.
De lo contrario, claramente se estarían cercenando los derechos que ostenta el titular de una marca y que el ordenamiento comunitario andino ordena proteger. No obstante lo anterior, el Tribunal llama la atención de los países miembros para que a través de su normativa interna armonicen las disposiciones en propiedad industrial y de educación, teniendo en cuenta que la norma comunitaria regula lo relacionado al registro de marcas, pero no se ocupa de normar el sector educativo, lo que se realiza a través de la normativa nacional.
Lo anterior es importante.-a efectos de evitar conflictos entre las oficinas competentes que administran cada uno de dichos ámbitos y, por lo tanto, se generaría seguridad jurídica en el público consumidor. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su MAS Ulo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA ) e Hernán Stmero Zabnbraro MAGISTRADO — Luis José Diez Gáns: 7 PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Meda o od TRIBIMAL DE JUSTICIA DE| LA COMUNIDAD ANDINA ESE TO ES FIEL ESUPOTA] 16