x= TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 35-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literales a) y d), 137, 258 y 259 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal b), 150, 157, 190, 191, 192 y 194 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 03345- 2010-0-1801-JR-CA-08.

Actor: ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL. Marca mixta SUPER KALIENTE. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y-siete del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria respecto a la notificación de los informes y, en consecuencia, reitera su voto disidente*.

VISTOS: El Oficio 3345-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al 1 Acta N* 38-J-TJCA-2015. HAS de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo dé proceso interno N” 03345-2010-0-1801-JR-CA-08.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA — Y PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, DE LA REPUBLICA DEL PERU.

RUBÉN EDMUNDO SARA PAREDES.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 10 de agosto de 2007, la sociedad ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL, solicitó el registro como marca del signo mixto SUPER KALIENTE; este se encuentra escrito en letras caracteristicas y en la parte inferior se aprecia las denominaciones IQUITOS-PERUÚ escritas en letras características (sin reivindicar), todo en los colores amarillo, anaranjado y negro; pretende amparar los siguientes servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza: “organización de espectáculos en general, conjunto o grupo musica”. 2.

El 28 de septiembre y 10 de diciembre de 2007, los señores JESÚS ÁNGEL ZAMBRANO y RUBÉN EDMUNDO SARA PAREDES, presentaron oposiciones argumentando respectivamente que el " => 2 signo seticóc a a ado ropita da md pe IO 1 En apropiación ús la denominación «ALIEN id, sino tambien induci confusión al público consumidor, ya que el representante legal de | compañía solicitante es el representante legal de la Orquesta Musical SUPER CALIENTES, con quien ha mantenido relaciones comerciales.

El señor SARA PAREDES, indicó además que: i) La solicitante pretende inscribir el signo mixto SUPER KALIENTE a sabiendas de que él es el titular del nombre comercial KALIENTE para distinguir “actividades económicas relacionadas con servicios de orquesta musical de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza (Registrado mediante Resolución No. 012953-2006/08D- INDECOP!), y de la marca mixta KALIENTE COROS 8.

ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERU y Logotipo (Certificado No. 42833), para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza “agrupación musical”; escrita en letras características y la figura de un guitarrista en llamas, sobre un fondo conformado por círculos, triángulos, serpentinas, estrellas, rombos y notas musicales; todo en colores turquesa, fucsia, anaranjado, rojo, verde (claro y oscuro), amarillo, blanco, celeste, negro y azul..

El 24 de junio de 2009, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1584-2009/CSD-INDECOPI, resolvió declarar fundadas las oposiciones presentadas y denegó el registro solicitado. e:. El 23 de julio de 2009, la sociedad ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL., presentó recurso de apelación contra el anterior Acto Administrativo..

El 30 de abril de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0944-2010/TPI-INDECOP!, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 1584-2009/CSD-INDECOP!.. La sociedad ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior Acto Administrativo..

El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciséis de 21 de abril de 2014, declaró infundada la demanda.. La sociedad ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRL., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia..

El 12 de septiembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, 3 solicitó una Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de || Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10.

Manifiesta, que no ha incurrido en mala fe al solicitar el registro del signo en cuestión, ya que este argumento fue descartado por la Autoridad Nacional en la oportunidad respectiva. 11.Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí, ya que no tienen los mismos aspectos gráficos y fonéticos. Por lo tanto, mal obra la Autoridad Nacional, al enfocarse solamente en el aspecto denominativo "SUPER KALIENTE” y figurativo “escritura característica en que aparece la expresión SUPER KALIENTE IQUITOS — PERÚ. 12.Agrega, que el término KALIENTE es de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 13.Adiciona, que la Autoridad Nacional se extralimitó al concluir que los signos en conflicto, son semejantes desde el punto de la impresión visual de conjunto similar que producen la forma como se encuentra representado el término "KALIENTE”, en tanto dicho argumento no fue formulado por el opositor dentro de su escrito. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI 14.Arguye, que coincide con el demandante en el punto de que el argumento de la mala fe fue resuelto en la oportunidad respectiva por la autoridad nacional. Por lo tanto, no es admisible en esta instancia judicial. 15.Indica, que el examen de cotejo de marcas que realizó la autoridad nacional, se fundamentó en la existencia del riesgo de confusión indirecta entre los signos en conflicto, ya que ambos distinguen servicios similares. 16.Agrega, que el riesgo de confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada.

Por lo tanto, no es que no se haya valorado las diferencias gráficas y fonéticas, todo lo contrario, por tenerlas en cuenta concluyó que los signos en conflicto presentaban ciertas similitudes gráficas y cromáticas, que podían inducir al consumidor no sólo aun riesgo de confusión sino también al riesgo de conexión competitiva, puesto que éste podría asumir la existencia de 17.Complementa, que si bien en la Clase 41 coexisten varios signos vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los servicid; ofrecidos por ambos. que comparten la denominación KALIENTE, el caso en concreto reviste cierta relevancia por las particularidades indicadas en el párrafo precedente, así como por la ubicación similar de dicho término en el signo solicitado. 18.Argumenta, que el examen de registrabilidad puede ser de oficio y/o a solicitud de parte; además existe autonomía para que la autoridad nacional pueda determinar si se afectan o no los derechos de terceros.

Por lo tanto, aun en gracia de discusión, si se admitiera el argumento invocado por el demandante de que en el escrito de oposición nada se dijo respecto a la ubicación particular del término KALIENTE, no se debe olvidar que el opositor fundamentó sus argumentos, entre otros, en ser propietario de la marca mixta KALIENTE COROS 8, ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERÚ. Por parte del señor RUBÉN EDMUNDO SARA PAREDES 19.

Indica, que la solicitud de registro no sólo lleva inserta una actuación de mala fe, sino también de competencia desleal en cuanto pretende apropiarse de la denominación KALIENTE a pesar de que: i) Conoce el grado de similitud que existe con la marca mixta KALIENTE COROS 8. ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS —- PERÚ; ii) Es consciente de la titularidad que el demandado ostenta sobre el nombre comercial KALIENTE, y, iii) Ha sostenido relaciones comerciales con el demandado.

Sentencia de primera instancia. 20.El Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso y Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Dieciséis de 21 de abril de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando: “( ) Siendo ello así, de la revisión de la Resolución Administrativa impugnada en el presente proceso, se verifica que contrariamente a lo manifestado por la demandante, la Sala del Tribunal efectuó un análisis exhaustivo del grado de confundibilidad entre los signos, en estricta aplicación de los parámetros y criterios establecidos en la normativa nacional y comunitaria respecto al registro de marcas, teniendo en cuenta la apreciación razonada de los signos en conjunto ( )”. a, Recurso de apelación. Y ra 21.La sociedad ORGANIZACIÓN MUSICAL SUPER KALIENTE EIRÑ< en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó: i) Que, no existe identidad de los signos ya que mientras en la marca registrada aparece la figura de un guitarrista en llamas con el fondo de color turquesa sobre el que resaltan las figuras de círculos, triángulos, serpentinas, rombos y estrellas de colores, además del nombre del demandado; en el signo solicitado no aparecen esas características.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 Literales a) y d), 137, 258 y 259 Literal a) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “( ) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión en signos que distingan servicios de un mismo tipo, catalogadas dentro de la misma clasificación internacional, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 2.

Cómo deben analizarse e interpretarse cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta al momento de analizar el riesgo de -confusión entre dos signos mixtos; asimismo, la interpretación respecto de cuál es el análisis que debe realizarse a efecto de establecer cuál es el aspecto predominante en un signo mixto (el figurativo o el denominativo) conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3.

Cómo debe analizarse e interpretarse cuáles son los elementos relevantes dentro de un signo mixto, y así como la relevancia de aquellos elementos que aun no habiendo sido reivindicados, forman parte de los signos en conflicto, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 4. Cómo debe analizarse e interpretarse cuándo un signo distintivo se considera débil, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 5.

Cómo debe analizar e interpretarse el impacto visual generado por la presentación conjunta del signo solicitado en comparación con el signo registrado, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 6. Cómo debe analizar e interpretarse si el solicitante del nuevo signo es o ha sido un representante, distribuidor, o persona expresamente autorizada por el titular del signo previamente registrado, conforme al inciso d) del artículo 136 de la decisión 486. 7.

Cómo debe analizarse e interpretarse cuándo un acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial debe ser considerado como un acto de competencia desleal, conforme los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. solicitado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto ad competencia desleal, conforme el artículo 137 de la Decisión 486”. 23.Se hará la interpretación solicitada.

De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 150, 157, 190, 191, 192 y 194 de la Decisión 486. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 24.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Ámbito de protección del nombre comercial. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.: D. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos. E. Palabras de iso común en la conformación de marcas. F. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Competencia desleal por confusión con una marca registrada. G.La solicitud de registro de un signo por parte del representante distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido por el país miembro o en el extranjero. H. Elementos explicativos que acompañan al signo a registrarse como marca. I. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas: de oficio, motivado, integral y autónomo.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 25. El tercero interesado argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial denominativo KALIENTE. 7 propuesto, dividiendo el análisis en tres (3) partes: 1) Momento a É 26.De conformidad con lo anterior, el Tribunal desarrollará el tema

27. SS NS ianera la vrotección sal pormsra coreriial, ninbito de proteccion territorial del nombre comercial al interior dé los países miembros. Y, 3) Protección en relación con signos O idénticos o similares. La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013; 28 de agosto de 2013, expedida en el proceso 142-1P-2013; de 17 de septiembre de 2014, expedida en el proceso 99-1P-2014; de 20 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 192-IP-2014; y de 15 de julio de 2015, expedida en el proceso 324-IP-2014.

“El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.? Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión ( ). - Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. —- El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social. 2 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña y LS 6 comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. 8 UND Momento a narfir del cual se genera la protección del nomb comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial., De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: - El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.

Esto, quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. - De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.

El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de * fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la ¡identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 581, de 12 de julio de 2000). - Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público G comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico-o similar, consumidor. 7 > < partrá ceonersa a dicho uso si éste puede causar riesgo confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de: registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados.

En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, O certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales (o) comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”.

Ámbito de protección del nombre comercial al interior de los Países Miembros. Ñ 28.Para tratar este acápite, es pertinente transcribir lo expresado por el AF Tribunal en la Interpretación de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014: “De conformidad con lo dicho hasta el momento, podemos vislumbrar que la figura del nombre comercial es un vehículo muy poderoso en el mercado.

Es el mecanismo mediante el cual el 10 7 AZ ernresario 23 inserta en el intercambio de bienes y servicios, 7][ sólo generando recordación en todos los actores, sino tendiendo puente entre su actividad empresarial, los productos o servicios qu ofrece, y todos los sujetos que giran alrededor de su negocio (competidores, proveedores, consumidores, etc.).

Además de esto, como quiera que el nombre comercial es un signo distintivo realidad, es decir, parte de la práctica misma, de la manera real y efectiva como el empresario se enfrenta al mercado, debe protegerse de manera especia! y con cierto cuidado para no afectar dos (2) de los principios básicos del derecho de propiedad industrial: a) el desarrollo de la actividad empresarial y b) la protección al consumidor.

El nombre comercial nace del uso constante, real y efectivo del signo en el mercado; tiene una gran importancia porque es un vehículo empresarial potente y práctico. En este orden de ideas, a diferencia de una marca, el nombre comercial conecta la realidad inmediata del mercado con el derecho de propiedad industrial; de aquí que la protección que se le otorga sea declarativa y no constitutiva.

Las marcas se protegen una vez se registran y pueden sobrevivir en el campo registral sin ser usadas. La figura de la cancelación por no uso si bien depura el registro de marcas, no opera sino después de tres (3) años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Esto quiere decir que el campo registral de marcas en un primer momento está deslindado del campo práctico del uso en el mercado, cosa que no ocurre en el ámbito de los nombres comerciales que se protegen porque realmente se usan. En consecuencia, el nombre comercial debe tener una protección muy especial de conformidad con su naturaleza de signo distintivo realidad.

Ahora bien, en relación con el ámbito geográfico de difusión o influencia geográfica del nombre comercial, el Tribunal advierte que las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan en dos (2) principios básicos como se dijo líneas arriba: a) protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes partes.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de actores en el mercado, hace que los. productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial, En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es 11 empresarial, ya GUe dino escenaño no se presenta de manera estática; por lo general lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial, no piensan en quedarse estáticos en una localidad de territorio.

Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del país miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. Además de lo anterior, en mercados tan conectados, virtual y físicamente como los actuales, el consumidor puede incurrir fácilmente en error o confusión de múltiples maneras. Si el sistema comunitario de protección de la propiedad industrial se limita a la protección del nombre comercial de manera fraccionada o local, se está abriendo un gran espacio para que el público consumidor en un momento determinado sea confundido en su elección. Pensemos en un nombre comercial que hoy en día tenga un ámbito localizado de acción, pero que unos meses o en un par de años alcance gran recordación y fuerte penetración en diversos espacios geográficos; si hoy permitimos el registro de una marca idéntica o similar pensando en dicha condición geográfica, mañana podremos exponer al público consumidor a un riesgo desmedido en cuanto a actor de consumo en el mercado.

Eso de ninguna manera es lo que pretende el sistema comunitario de protección de la propiedad intelectual. - Como corolario, se reitera una vez más, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio nacional y no en una fracción del mismo”. Protección en relación con signos idénticos y similares. La fuerza de oposición en relación con el registro de marcas. 29.El artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. 30.Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación, teniendo como base una protección nacional de dicho nombre comercial, tal y como se plasmó en el acápite anterior.

Esto quiere decir que para que un nombre comercial sea protegido en relación con la solicitud de registro de una marca, es necesario que el uso de dicho nombre comercial sea anterior a la solicitud de registro de la marca, y que se demuestre la existencia de alguno de los riesgos en el mercado, de conformidad con las circunstancias del caso particular. 12 Do era, cloro 407 ra la ri Dacia of TT NE protección del nombre comercial en relación con el uso de sign que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial en parte o todo el territorio nacional. 32.Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus características son capaces de generar confusión entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o de no distintivo que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su aptitud o ineptitud para el registro”. 33.En consecuencia, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto SUPER KALIENTE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial KALIENTE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 34. En el proceso interno se debate si el signo mixto SUPER KALIENTE es confundible con el nombre comercial denominativo KALIENTE y la marca mixta KALIENTE COROS 8£ ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERÚ. 35.Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 36.

La corte consultante preguntó por lo siguiente: “1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión en signos que distingan servicios de un mismo tipo, catalogadas dentro de la misma clasificación internacional, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”. 37.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-IP-2012: g “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Los literales a) y b) del artículo 136 de la Decisión 486 de ly Comisión de la Comunidad Andina, consagran causales d irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. El segundo establece la prohibición de registrar signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, un rótulo o una enseña, cuando su Uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó: entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada”, 'marca de alta reputación” para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más 1 allá de la regla de la especialidad". 3 3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: 14 6 SIS: y Fagen une mscioo o viecule AO economica”. (proceso ¿UaP-2008. interpretación Prejuaicial de de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”.: Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: -La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. —En la comparación, se debe emplear.el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor 15 ro obser'a al mismo tiempo las marcas, sino que lo haca el uiferenies momentos. -Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. -Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad".

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos O servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios'; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues la función esencial de la: marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, 'se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). => 16 Los A A Y Marca: Union. diaria 1 id O IBA a iia Andina”.

(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de O% de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006”. 38.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto, aplicando los criterios plasmados en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. 39.

En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos SUPER KALIENTE y KALIENTE COROS 8 ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERÚ. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 40.La corte consultante además preguntó por lo siguiente: “2. Cómo deben analizarse e interpretarse cuáles son los parámetros que debe tomar en cuenta al momento de analizar el riesgo de confusión entre dos signos mixtos; asimismo, la interpretación respecto de cuál es el análisis que debe realizarse a efecto de establecer cuál es el aspecto predominante en un signo mixto (el figurativo o el denominativo) conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. 3.

Cómo deben analizarse e interpretarse cuáles son los elementos relevantes dentro de un signo mixto, y así como la relevancia de aquellos elementos que aun no habiendo sido reivindicados, forman parte de los signos en conflicto, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486. ( ) ( ) 5. Cómo debe analizar e interpretarse el impacto visual generado por la presentación conjunta del signo solicitado en comparación con el signo registrado, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486". 17 “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y unó gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, logotipos$, Íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en su conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55- 1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N“ 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto'. (Proceso 26-IP- 98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N”* 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la 4 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 5 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto.

( ). DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001. - E HS 18 RNA A Su e NO. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. — Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. |: — Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” 42.En atención a que los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. 43.Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “ ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.

(Sentencia del Proceso N* 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, sí existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente 6 distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50- >>: do ii il dd a Algaida 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”. 44.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SUPER KALIENTE y KALIENTE COROS 8 ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERÚ. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 45.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto SUPER KALIENTE y el nombre comercial denominativo KALIENTE.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto. 46.Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 47.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SUPER KALIENTE y el nombre comercial denominativo KALIENTE.

E. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 48.La demandante argumentó que el término KALIENTE es de uso común en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. En este marco, es apropiado referirse al análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. 49. La corte consultante además preguntó por lo siguiente: “4.

Cómo debe analizarse e interpretarse cuándo un signo distintivo se considera débil, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486". 50.Para lo anterior se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, Le 6 que individualmente consideradas pueden estimarse como ¿ AR. pu A ja a he Oui Y nO aus alUio pul person alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas$. (..) Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. $ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: Se “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se denva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 21 28 ue uso común en la Ciase «1 de ¡a Clasiicación internacional Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. F. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL.

COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSIÓN. 52. El tercero interesado sostuvo que el registro solicitado configuraría un acto de competencia desleal. En consecuencia, el Tribunal abordará la solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, haciendo énfasis en la competencia desleal por confusión con una marca registrada. 53.La corte consultante además preguntó por lo siguiente: “7.

Cómo debe analizarse e interpretarse cuándo un acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial debe ser considerado como un acto de competencia desleal, conforme los artículos 258 y 259 literal a) de la Decisión 486. 8. Cómo debe analizarse e interpretarse si un registro ha sido solicitado con el fin de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme el artículo 137 de la Decisión 486”. 54.Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-1P-2013: “Para resolver la consulta presentada, primero se delimitará el ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal, después se analizarán los grupos de actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, por último, se determinará la competencia desleal por confusión con una marca registrada ( ) Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal.

Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial. Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. 22 (eniengus cono propisaad inaustrial, aquella que tiene por objeto conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos qu compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura”.

De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.

Los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: - Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. 7 El numeral 2 del artículo 1 del Convenio de París, estipula: *2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, E o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.” las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o 7 23 - En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y práctica honestos, el Tribunal ha considerado que “son acios que Sk producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.” (Proceso N? 38-IP-98.

Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 419, de 17 de marzo de 1999).: El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. En ese sentido es pertinente traer al caso, lo que la doctrina dice sobre el tema: “Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones. *? “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios”.

De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. En esta linea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.

(Publicidad engañosa, por ejemplo)”*, 8 JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, pág. 45 2 — NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis, Colombia, pág. 316" 10. GACHARNÁ, María Consuelo.

“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, ol b Colombia, 1892, pág. 47. CG. ¿encia desleal vinculados d dá propiedad mnuusidial que, com ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: “1, Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal 'cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción”. (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del proceso 26-IP-2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1630, de 26 de junio de 2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: - No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.

Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la =,, PS ¡Co li suación $3 eñClciiók sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005.

Proceso N” 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1172, de 7 de marzo de 2005). - La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. - Para catalogar un acto como desleal por confusión, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado físico o electrónico?!.' Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, O pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )..

(FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia” Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, ha 2002, p. 115)”. (Proceso N* 116-IP-2004. Ibídem). 11. Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y ¿ servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. 26 En el secunda grupo de actos, que se pueden denominar actos a Gescréalio comercial, se encuentran iodas aquellas aseveracioney falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industria o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor, Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”?.

El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La competencia desleal por confusión con una marca registrada.

El artículo 137 de la Decisión 486, establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. + La anterior causal de irregistrabilidad de una marca se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga corte consultante, debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante - del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda 12 Aseverar: Afinmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo. “DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LENGUA ESPAÑOLA”. Vigésima segunda edición. P $ 27 U= generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó conf[gf ánimo de cometer un acto de competencia desleal”. 55.Por lo tanto, la corte consultante debe determinar la existencia d indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo mixto SUPER KALIENTE se presentó para generar confusión con el signo mixto KALIENTE COROS 8 ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS — PERÚ, y con el objetivo de perjudicar al señor RUBÉN EDMUNDO SARA PAREDES.

G. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UN SIGNO POR PARTE DEL REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR (O UNA PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO POR EL. PAÍS MIEMBRO O EN EL EXTRANJERO. 56. Teniendo en cuenta que el tercero interesado manifestó que el registro solicitado se realizó de mala fe, ya ha mantenido relaciones comerciales con la ORGANIZACIÓN MUSICAL SÚPER KALIENTE EIRL, el Tribunal abordará el tema planteado. 57.La corte consultante además preguntó por lo siguiente: “6.

Cómo debe analizar e interpretarse si el solicitante del nuevo signo es o ha sido un representante, distribuidor, o persona expresamente autorizada por el titular del signo previamente registro, conforme al inciso d) del artículo 136 de la decisión 486”. 58.Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el proceso 54-IP-2013: “El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.

El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro 28 » o de ro defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena K es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimiento. arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”?.

(subrayado fuera de texto) En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal**. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida pude solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.

Ahora bien, la causal se encuentra abierta para que se prosciba cualquier conducta que pretenda falsear.el propio ordenamiento. jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

El Tribunal ya se pronunció sobre el tema de la siguiente manera: “La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado. 13 14 Proceso 65-IP-2004.

Marca "TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 29 una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.

Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse?3.

En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486.” (Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012)..

ELEMENTOS EXPLICATIVOS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA. 59. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: “3. Cómo deben analizarse e interpretarse cuáles son los elementos relevantes dentro de un signo mixto, y así como la relevancia de aquellos elementos que aun no habiendo sido reivindicados, forman parte de los signos en conflicto, conforme al inciso a) del articulo 136 de la Decisión 486.” 60.Como quiera que la pregunta tiene que ver directamente con los elementos explicativos que podrían acompañar las marcas, el Tribunal abordará el tema planteado.

Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-1P-2011: AS http://www.rae.es 30 Lo e “Ei primer párrafo del articulo 157 de la Decisión 486 establece siguiente:: “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios, (lo subrayado es nuestro).

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor.

Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el del uso en el mercado y el registral.

Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio.

Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son: - Que se haga de buena fe.

La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los Htulares de los derechos intelectuales, al públic consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquie signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio.

De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal. Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante.

En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro de marcas que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciando claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro de marcas deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección. Que no induzca al público consumidor a error.

Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos”. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS: DE OFICIO, MOTIVADO, INTEGRAL Y AUTÓNOMO. 61.El INDECOPI argumentó que el examen de registrabilidad puede ser de oficio o a solicitud de parte; además existe autonomía para que la autoridad nacional pueda determinar si se afectan o no los derechos de terceros. 32 63.Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Y 62.De conformidad con lo anterior, el Tribunal estima necesario tratar el tema planteado.

Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad: autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, sí se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.' (Proceso 71-1P-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: 'MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título Il de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: 33 avordáaco el ¡ema del examen de registravilidad, pero en tino sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuálex son las características de este examen: 1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar sí un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar sí el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: 'BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-1P-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de mel 16 de noviembre de 2005, emitida en el proceso 167-IP-2005. HÁZ Yo 16 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación 34 ias Bieciuado ya SODIO MYnos ¡UEnCoON Q) Un) AD PP información reo indepeñaienio Gui similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: ( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”??. 64.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto SUPER KALIENTE fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial KALIENTE era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

SEGUNDO: La corte consultante, aplicando el criterio esgrimido en esta providencia, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos SUPER KALIENTE y KALIENTE COROS 3 ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERU.

TERCERO: La corte consultante, aplicando el criterio esgrimido en esta providencia, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto SUPER KALIENTE y el nombre comercial denominativo KALIENTE. 17 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012. ké SS 35 CUARTO:

QUINTO

SEXTO

SÉPTIMO: La Corte consultante debe determinar si la denominación KALIENTE es de uso común en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común. La Corte consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo SUPER KALIENTE (mixto) se presentó para generar confusión con el signo mixto KALIENTE COROS 8 ORQUESTA DE: RUBÉN SARA PAREDES IQUITOS - PERÚ y Logotipo, y con el objetivo de perjudicar al señor RUBÉN EDMUNDO SARA PAREDES.

El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse18, En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. Conforme a lo anterior, si la conducta no encajase en el supuesto de la prohibición contemplada en el literal d) del artículo 136, el juez consultante deberá revisar si el registro solicitado se hubiese invocado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, conforme al artículo 137 de la Decisión 486 Para poder insertar elementos explicativos en una marca se debe cumplir con lo siguiente: (i) de buena fe, (ii) que no se inserten para ser usados a título de marca, (iii) que se limiten al propósito de identificación e información, (iv) y que no induzcan al público consumidor a error.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando los elementos explicativos. Y e ¿ 18 http://www.rae.es FAS 36 AE vnecabildad oa mnkca la cácna de raros “eve ser de oricio, inotivado, integrai y autónomo, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Ll. ón Quinteros, AG MAGISTRADA MAGISTRADA Herná » De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Sefretario.

Luis José DieZ Canseco Núñez ESIDENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ¡A SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE | | LA COMUNIDAD ANGINA | 37