PROCESO 55-IP-2015 — Andean Community

Y E (AÑ, ( Sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 55-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 05645-2011-0-1801-JR-CA-06.

Actor: LES LABORATORIES SERVIER. Patente: “NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL 1, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción!.

VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio 5645-2011-0/5taSECA-CSJLI-PJ, de 21 de enero de 2015, recibido en este Tribunal el 22 de enero de 2015 en el marco del proceso interno No. 05645-2011-0-1801-JR-CA-06. 1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 38-J-TJCA-2015. 7 El auto emitido por el Tribunal el 19 de agosto de 2015, mediante el cual í admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

ANTECEDENTES. Demandante: LES LABORATOIRES SERVIER. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 18 de septiembre de 2006, la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, reivindicando prioridad de la solicitud extranjera No. 05/13006, presentada en Francia el 21 de diciembre de 2005, solicitó el otorgamiento de la patente de invención denominada: NUEVA ASOCIACIÓN DE UN INHIBIDOR DE LA CORRIENTE SINUSAL |, Y DE UN INHIBIDOR DE LA ENZIMA DE CONVERSIÓN Y LAS COMPOSICIONES FARMACEÚTICAS QUE LA CONTIENEN, la cual consta de 10 reivindicaciones. 2.

El 25 de febrero de 2010, la. sociedad FARMAINDUSTRIA S.A., formuló oposición sobre la base del arte previo relevante: D1: WO 01/786999; D2: EP 1362590; D3: EP 0471388; D4: Matos JP. Et. al; D5: Albaladejo, Pierre, Et.al. Afirma que lo anterior le resta novedad y nivel inventivo a la invención solicitada. Adicionalmente, señaló que “el uso de un inhibidor de la corriente sinusal | y de un inhibidor de la enzima de conversión, ( ) no tiene novedad, carece de nivel inventivo, y no representa un avance significativo que sea merecedor de protección por patente”. 3.

El 22 de abril de 2008, la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, adjuntó nuevo pliego de 9 reivindicaciones. 4. El 20 de abril de 2010, se emitió el Informe Técnico JC 12-10, en el que se analizó el pliego de 10 reivindicaciones originalmente presentado y el pliego de 9 reivindicaciones presentado el 22 de abril de 2008, mediante el cual se señaló que: “i) El nuevo pliego de 9 reivindicaciones presentando ( ), tiene soporte en las antiguas reivindicaciones 1 a 10 del pliego originalmente presentado; por lo tanto, dichas modificaciones no implican una ampliación de la divulgación originalmente presentada según el artículo 34 de la £ Decisión 486;

( ) iv) Conclusiones: - Las reivindicaciones 1 a 7 no y SES 2 y cumplen con lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; - reivindicaciones 8 y 9 al definir un uso, no son patentables ÑN concordancia con el artículo 14 de la Decisión 486 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 89- Al-2000, ( ) que sólo considera patentables los productos oO procedimientos y no los usos; - Al haberse objetado el pliego de reivindicaciones debido a la falta de claridad y sustento en la descripción y la no patentabilidad de los usos, no corresponde efectuar un pronunciamiento respecto a los argumentos de la opositora en contra de la novedad ni el nivel inventivo; - Se sugiere el cambio del título ( ) por “COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN LA COMBINACIÓN DE IVABRADINA Y PERINDOPRIL”, POR DEFINIR DE MAJOR MANERA EL ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN”.

Dicho informe fue notificado. 5. El 14 de julio de 2010, la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER adjuntó nuevo pliego de 5 reivindicaciones y modificó el título de la invención por COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN LA COMBINACIÓN DE I¡VABRADINA Y PERINDOPRIL. 6. El 9 de agosto de 2010, se emitió el Informe Técnico JC 12-10/a, mediante el cual se señaló que: “ifi) Conclusiones: - Las reivindicaciones 1 a 5 no cumplen con el requisito de sustento en la descripción establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; - La solicitante concuerda con el cambio de título propuesto en el Informe Técnico JC. 12-10 por lo que el nuevo título es COMPOSICIONES FARMACEÚTICAS QUE COMPRENDEN LA COMBINACIÓN DE IVABRADINA Y PERINDOPRIL; - Al haberse objetado el pliego de reivindicaciones debido a la falta de sustento en la descripción, no corresponde efectuar un pronunciamiento respecto a los argumentos de la opositora en contra de la novedad ni el nivel inventivo, ni a los argumentos de respuesta presentados por la solicitante”.

Dicho informe no fue notificado. 7. La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 000070-2010/CIN-INDECOPI de 07 de septiembre de 2010, determinó que no correspondía emitir un pronunciamiento acerca de la oposición formulada y denegó la patente de invención solicitada. 8. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 9.

La Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1542-2011/TPI-INDECOPI de 22 de julio de 2011, declaró improcedente el recurso de apelación propuesto. 10.La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER presentó demanda contenciosa administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, así como de la Resolución No. 000070-2010/CIN- SS o INDECOPI de Y de septiembre de 2010; solicitó que se debe ord il a la autoridad administrativa que notifique el Informe Técnico JC Y 10/a. 11.El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Ocho de 24 de marzo de 2014, declaró infundada la demanda. 12.La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 13.El 14 de octubre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 14.Manifiesta, que si bien la demandante modificó el título de la solicitud tal y como se sugirió en el Informe Técnico JC 12-10, no se percató de incorporar en el nuevo pliego de reivindicaciones una reivindicación alusiva a la expresión “PERINDOPRIL”. Por lo tanto, si el Informe Técnico JC 12-10/a hubiera sido notificado bajo apercibimiento, la demandante habría podido presentar dicha reivindicación, y no se hubiera violado el principio del debido proceso. 15.Agrega, que lo anterior ha sido reiterado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. 16.Adiciona, que mal obra la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI al declarar improcedente el recurso de apelación, argumentando que se está pretendiendo el examen de un nuevo pliego de reivindicaciones, cuando lo que se buscaba era incorporar la reivindicación atinente a la expresión “PERINDOPRIL”, siguiendo la recomendación del Informe Técnico JC 12-10 (se trata del mismo pliego enmendado). b. Argumentos de la contestación de la demanda.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 17.Manifiesta, que la demandante presentó un nuevo pliego de reivindicaciones con el recurso de apelación. Por lo tanto, no le es dable a la autoridad nacional examinar nuevos asuntos que no fueron 9. objeto de discusión en primera instancia. Y o > j 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Agrega, que las modificaciones a la solicitud de patente no puedk realizarse en segunda instancia administrativa, según preceptuado por la normativa comunitaria. Adiciona, que según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la modificación de la solicitud de patente podrá realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho Interno de los Países Miembros.

Por lo tanto, a la luz del ordenamiento jurídico peruano el recurso de apelación debe fundamentarse indicando el error de hecho o de derecho. Al sustentar la apelación en un nuevo pliego de reivindicaciones no se está cuestionando ni sustentado el agravio que ha causado la decisión adoptada por la Primera Instancia. Complementa, que las salas del Tribunal del INDECOPI constituyen órganos revisores de Segunda Instancia, por lo que no les es dable analizar un nuevo pliego de reivindicaciones.

Arguye, que la demandante implícitamente está reconociendo que está formulando un nuevo pliego de reivindicaciones, ya que al observar la decisión de Primera Instancia intenta subsanar la reivindicación omitida respecto a la expresión “PERINDOPRIL”. Indica, que los argumentos de la demandante carecen de sustento, por cuanto de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 no todo cuestionamiento técnico a la solicitud debe ser notificado.

Agrega, que para comprender mejor el alcance de los referidos artículos, debe tenerse en cuenta que los mismos se encuentran ubicados dentro del Capítulo IV de la Decisión 486 bajo el título de “Trámite de la Solicitud”. Por lo tanto, cabe destacar que la regulación de dicho trámite corresponde al procedimiento en primera instancia y no al que se produce en grado de apelación. Adiciona, que en el “Trámite de Primera Instancia” deben considerarse los artículos 38 (evaluación de los requisitos de forma de la solicitud de patente) y 45 (evaluación de los requisitos de fondo de la solicitud de patente).

Por lo tanto, la notificación a la que se refiere la demandante, se circunscribe al plazo para subsanar los requisitos de forma de la solicitud de patente, así como a la primera y obligatoria notificación para enmendar los requisitos de fondo de la solicitud de patente. Complementa, que el artículo 45 de la Decisión 486 consagra además dos (2) alternativas frente a la primera notificación obligatoria: ¡) “Le concede la potestad discrecional de decidir si notifica dos o más veces adicionales al solicitante”; y, ii) "La Oficina deniega la patente al no haberse satisfecho el primer requerimiento (o los sucesivos que se haya decidido notificar)”. 26.

Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos pol una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia. 27.Adiciona, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable. 28.

Afirma, que el Informe Técnico JC 12-10 fue notificado en debida forma. En consecuencia, no estaba obligada a notificar el Informe Técnico JC 12-10/a, ya que es una potestad facultativa. Si no fuera así el proceso nunca terminaría. 29. Adiciona, que lo que se notifica no son los Informes Técnicos, sino las inconformidades que deben ser subsanadas. 30.

Arguye, que recientemente la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011 de 17 de octubre de 2011, señaló que “la autoridad UNICAMENTE SE ENCUENTRA OBLIGADA A NOTIFICAR EL PRIMER INFORME TÉCNICO QUE SE RECABE CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PATENTE; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego”. 31.

Adiciona, que lo anterior ha sido reiterado por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en recientes pronunciamientos. C. Sentencia de Primera Instancia. 32.El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Ocho de 24 de marzo de 2014, declaró infundada la demanda, argumentado que: *( ) En función a lo anteriormente señalado, se concluye que el Tribunal del INDECOPI no se encontraba obligada a notificar a la accionante la segunda observación contenida en el Informe Técnico JC 12-10/a, pues, como se ha precisado en los considerandos que preceden, es potestad de la autoridad administrativa notificar una segunda vez o sucesivas observaciones luego que el solicitante absolvió la primera; razón por la cual se determina que la entidad demandada cumplió con lo previsto en el artículo 45 de la.

Decisión 486 con la facultad discrecional que la misma norma le confiere como autoridad competente; razón por la cual, este argumento no puede ser amparado. ó == |: recurso de apelación, constituye en realidad una nueva solicitud de patente, toda vez que lo que se pretende es que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI realice el examen de un nuevo pliego de reivindicaciones en reemplazo de pliego reivindicatorio denegado a través de la Resolución No. 000070-2010/CIN-INDECOPI, el cual no fue materia de análisis por la primera instancia, lo que no resulta procedente en la etapa en la que se encuentra el procedimiento administrativo, es decir, en la etapa de revisión en la segunda instancia administrativa; razón por la cual no se advierte que le asista razón a la accionante en el presente alegato; d. Recurso de apelación. 33.En el escrito de Recurso de Apelación, la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó que la sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que: ¡) El artículo 45 manda que si la solicitud de patente no se encuentra ajustada a los requisitos formales de ley, la Autoridad Nacional se encuentra facultada para notificar (sólo en este caso dos o más veces), ii) El artículo pertinente para resolver el caso sub examine, es el 46, que de ninguna manera establece la facultad discrecional de notificar los Informes Técnicos.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 34.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión, respecto a cuándo la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones implica una modificación de la patente y no la corrección de un error material, así como qué parámetros se toman en cuenta para considerar que una modificación de patente implica una ampliación de la protección.. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión, en tomo hasta qué momento del trámite se puede presentar una modificación de la presentación de la solicitud de la patente. 3. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. LIS Decisión respecio a sí la Oficina Nacional Competente se encuent obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten. 5.

Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión, respecto a las diferencias y/o características existentes entre los informes expedidos por la autoridad administrativa y los informes expedidos por profesionales externos, y si dicha diferencia, de existir incide en la obligación de notificar o no los informes técnicos”.

Sy o O > 9 DAo E Un; 35.Se hará la interpretación solicitada. Cc. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La modificación de la solicitud de patente. Su oportunidad. B. La naturaleza de los dictámenes de incumplimiento. C. La notificación de los informes técnicos. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

SU OPORTUNIDAD. 36.El INDECOPI argumentó que la demandante presentó un nuevo pliego de reivindicaciones con el recurso de apelación. Por lo tanto, no le es dable a la autoridad nacional examinar nuevos asuntos que no fueron objeto de discusión en primera instancia. Indicó que las modificaciones a la solicitud de patente no pueden realizarse en segunda instancia administrativa, según preceptuado por la normativa andina. 37.La corte consultante realizó las siguientes preguntas al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: 1.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión, respecto a cuándo la presentación de un nuevo pliego de reivindicaciones implica una modificación de la patente y no la corrección de un error material, así como qué parámetros se toman en cuenta para considerar que una modificación de patente implica una ampliación de la protección.: 4. 2.

Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión, en tomo hasta qué momento del trámite se puede presentar una modificación de la presentación de la solicitud de la patente. 38.De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema propuesto. 6 | ve 30. Lo erimaro que edviesie es que la normativa comunitaria no conf ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrali el acto que concede o deniega una patente de invención. En e sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente. 40.El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no previstos en la normativa comunitaria.

Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?. 41.Ahora bien, para contestar las preguntas del juez consultante, es pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, dentro en el proceso 127-1P-2013: 42.“El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente: — Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. — De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). 2 Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: Y l “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán 4 regulados por las normas intemas de los Países Miembros”.

O 3 43,21 Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación de objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es ¡importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales.

Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.” 44.Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 45.Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. 46.Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000 y 28-IP-2002.

Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede SS: inicial.” (Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 21-IP-2000)”. 47.El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad y concisión. De dicho análisis el juez consultante podrá determinar hasta qué punto los nuevos elementos podrían considerarse bien como modificación o bien como una aplicación del objeto de protección. 48.Para lo anterior, se debe tener en cuenta que como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos.

Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad, lo que ciertamente es un punto de partida para determinar cuándo se está en frente de una modificación o ampliación del objeto a patentarse.

B. LA NATURALEZA DE LOS DICTÁMENES DE INCUMPLIMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL. 49.El INDECOPI sostuvo que la Secretaría General de la Comunidad Andina, mediante Dictamen No. 01-2011, de fecha 17 de octubre de 2011, señaló que “/a autoridad únicamente se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico que se recabe con motivo de un procedimiento de solicitud de patente; constituyendo una facultad, y no una obligación, notificar los sucesivos informes técnicos que pudieran recabarse luego” 50.De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera relevante abordar el tema propuesto. 51.Mediante una línea jurisprudencial consolidada?, se ha establecido que los dictámenes de incumplimiento son un requisito de 3 Se encuentra constituida de la siguiente manera: Proceso 24-AN-99.

Sentencia del 2 de febrero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 542, del 3 de marzo de 2000; E PROCESO 72-Al-2000. Sentencia de 22 de agosto de 2001. Publicada en la Gaceta Oficial del. procedi ios y co spa att nias. Eo na sam 2 ra expresado en la Sentencia de 21 de agosto de 20U1, publicada ex Gaceta Oficial No. 839 de 25 de septiembre de 2002, y expedida el marco del proceso 34-Al-2001: “( ) ratifica el Tribunal su criterio de que al igual que sucede en el Derecho Comunitario de la Unión Europea, los dictámenes motivados previos a la acción de incumplimiento no son vinculantes, esto es, que no aparejan, en cuanto a su contenido material, la constitución de situaciones jurídicas definitivas ni en relación con el País Miembro respecto del cual se profieren, ni en relación con quien interpuso la queja de incumplimiento ante la Secretaría General, haya sido éste un País Miembro o un particular y, mucho menos, en relación con la decisión que haya de tomar el Órgano Judicial Comunitario.

Se trata, como ya se dijo en esta misma sentencia, de un requisito de procedibilidad de la acción, cuya presencia es indispensable (salvo omisión en su pronunciamiento por la Secretaría General), para que pueda darse curso a la demanda correspondiente. Corrobora el Tribunal su criterio ampliamente expuesto en anteriores pronunciamientos, en el sentido de que cuando la Secretaría General emite el dictamen motivado contemplado en los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, para opinar en él que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o para apreciar que, en su criterio, la conducta analizada es concordante con las previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, no está condenando ni absolviendo al País -Miembro, tan sólo está expresando su opinión calificada acerca de la situación referida.

Por lo tanto, la expedición del dictamen motivado, no implica una manifestación de voluntad de la Secretaría General destinada a crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta del País Miembro llamado a rendir las explicaciones que se le solicitan en la nota de observaciones. Tampoco constituye la emisión del dictamen, la culminación de un juicio de primera instancia adelantado ante la Secretaría General que, dependiendo de las circunstancias, deba ser revisado en segunda instancia por el Tribunal.

El dictamen no puede asimilarse jamás a un fallo de instancia y carece de sentido atribuirle los efectos propios de una sentencia o tan siquiera, como ya se dijo, los de un acto jurídico expedido para crear, modificar o extinguir un derecho particular o concreto. El dictamen, se repite, es tan sólo una opinión calificada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones de un País Miembro, emitida en desarrollo de las previsiones consagradas en el Tratado de Creación del Tribunal como un presupuesto procesal de la Acción de Incumplimiento.

Por consiguiente, independientemente de la forma que se haya utilizado para expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se pronuncia, nuevas ni consecuenciales Acuerdo de Cartagena N' 714, de 17 de setiembre de 2001; Proceso 121-Al-2003. Sentencia del 25 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N' 1163, de 1 de 6 febrero de 2003.

HAZ: MS soligaciones (incumplimiento de la Resclución que contiene dictamen, por ejemplo), ni tampoco absolverlo de la responsabilidk por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razá de haberse logrado el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos. Tanto es claro lo uno como lo otro, que el propio Tratado Constitutivo del Tribunal deja ver en relación con lo primero, que la única consecuencia para el País Miembro derivada del dictamen, cuando es de incumplimiento, es la de que si éste “persistiere en la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretaría General deberá solicitar, a la brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal”; y respecto de lo segundo, o sea, cuando el dictamen no fuere de incumplimiento, que “el país reclamante podrá acudir directamente al Tribunal”.

Las singularidades que se dejan planteadas, sobre la naturaleza jurídica y los efectos de los dictámenes de la Secretaría General, previos a la Acción de Incumplimiento, constituyen una ratificación de lo ya expuesto por el Tribunal en anteriores sentencias. Así, en la correspondiente al Proceso 24-AN-99, posición ratificada recientemente al dictar el fallo en los Procesos No. 89-Al-2000 y 01- Al-2001, afirmó: “Los dictámenes, que son las actuaciones de la Secretaría General cuya naturaleza y fines conviene ahora dilucidar y diferenciar, persiguen objetivos propios y cumplen una función específica dentro del procedimiento ¡jurisdiccional que tiende a definir si un País Miembro ha incurrido en un incumplimiento que deba ser judicialmente sancionado”.

“En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial”.

“Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual, la acción, por lo general, no puede ser establecida”. (Sentencia del 2-1I-2000. Proceso 24-AN-99. Publicada en G.O.A.C. No. 542 de 8-111-2000”. 52. Por lo tanto, el Tribunal considera que el Dictamen 01-2011 de 17 de 53. octubre de 2011, no es vinculante para que este Tribunal emita su propio pronunciamiento.

LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. La demandante argumentó si bien modificó el título de la solicitud tal y como se sugirió en el Informe Técnico JC 12-10, no se percató de 13 54. 55. incorporar en el nuevo pliego de reivindicaciones una reivindicaci alusiva a la expresión “PERINDOPRIL”. Por lo tanto, si el intormé Técnico JC 12-10/a hubiera sido notificado bajo apercibimiento, la demandante habría podido presentar dicha reivindicación, y no se hubiera violado el principio del debido proceso.

El INDECOP!, por su parte, afirmó que el Informe Técnico JC 12-10 fue notificado en debida forma. En consecuencia, no estaba obligada a notificar el Informe Técnico JC 12-10/a, ya que es una potestad facultativa. Si no fuera así el proceso nunca terminaría. El juez consultante realizó tas siguientes preguntas: “Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, en tomo al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión respecto a sí la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.

Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 de la Decisión, respecto a las diferencias y/o características existentes entre los informes. expedidos por la autoridad administrativa y los informes expedidos por profesionales extemos, y si dicha diferencia, de existir, incide en la obligación de notificar o no los informes técnicos”.

Para resolver las cuestiones planteadas, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del proceso 43-1P-2014: “En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y 14 especializa lo; mechas de las veces, si no se contara con dichas]lí opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.

El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-1P-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, SE: SS diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.

La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.

Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013). En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los 16 trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

De lo anterior se desprende lo siguiente: — Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. —- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. -— De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente? 17 SEGUNDO:

TERCERO: Cara da porra eo dienone nada al rescecto. or raiarsea de | tema esticiamente procesal ael derecho interno, su regulació; puede variar en las normas adjetivas de los países miembros. El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad y concisión. De dicho análisis el juez consultante podrá determinar hasta qué punto los nuevos elementos podrían considerarse bien como modificación o bien como una aplicación del objeto de protección. Para lo anterior, se debe tener en cuenta que como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

En esencia, desde el punto de vista sustancial, los dictámenes emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.

Aunque no obligan ni son vinculantes con respecto a la decisión del juez comunitario, deben ser emitidos como una obligación de la Secretaría General y como un requisito sin el cual la acción, por lo general, no puede ser establecida El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, 18 de una lectura integral de la Decisión y del acápite que ha referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que «e pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 488 se debe dar traslado al solicitante.

Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.

Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.

De presentarse contrata $, eS) de prestación de servicios, o cualquier otro que no tenga UNIDAD > relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su A Cecilia Luisa Ayltófñ Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA —-—-—-—-.--_.—— — MAGISTRADA Hernán - De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrétario.

Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE | LA COMUNIDA: ANDINA EL PRESENTE DOCUMENTO ES FE. | 20