UE TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 109-1P-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los articulos 14, 21, 30, 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y, de oficio de los artículos 16, 18 y 19 de la misma normativa andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de la República de Colombia.

Demandante: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Patente: “PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO”. Expediente Interno: 2008-00400-00. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cinco (05) días del mes de noviembre del año dos mil quince.

VISTOS: El Oficio 0719 de 9 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00400-00. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 19 de agosto de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada.

A.

ANTECEDENTES. PARTES: Demandante: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

HECHOS: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 15 de abril de 2004, la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. presentó solicitud internacional de la patente titulada "PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO”. Efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial 558 de 30 de noviembre de 2005, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Mediante Oficio 3901 notificado el 30 de marzo de 2007 a la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, notificó al solicitante el respectivo examen de forma, concediéndole un plazo de 60 días para que se pronuncie. Mediante escrito de 10 de agosto de 2007, la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones y un nuevo capítulo reivindicatorio.

Mediante Resolución 19052 de 11 de junio de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada “PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO”, por no reunir el requisito de claridad y concisión. La sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. presentó acción de nulidad en contra de la Resolución 19052 de 11 de junio de 2008 que negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada "PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO".

Mediante providencia de 4 de agosto de 2014, el Consejo de Estado resolvió suspender el proceso y remitir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la respectiva Interpretación Prejudicial. Argumentos contenidos en la acción de nulidad La sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., en su escrito de acción de nulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que en el considerando Sexto de la Resolución 19052 se adoptó sin fundamento legal alguno, la medida de no aceptar el pliego de reivindicaciones modificado en abierta contradicción con lo señalado en el considerando Cuarto que indicó que el nuevo capítulo reivindicatorio “se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. - Alega que se examinó la patentabilidad de la solicitud sin tener en cuenta las modificaciones que se efectuaron con pleno cumplimiento de los requisitos de ley y como consecuencia de ello en la Resolución 19052 la Superintendencia se limitó a reiterar las objeciones que se habian efectuado en el examen de fondo al pliego inicial. - Manifiesta que al momento de expedir el acto acusado la entidad demandada no había logrado conocer a cabalidad la invención que se pretendia patentar, no obstante lo cual, procedió a negar la solicitud de patente, argumentando llanamente que no cumplía con los requisitos de patentabilidad, lo cual es un evidente contrasentido. - Sostiene que es más irrazonable aún el hecho que la demandada adujera la falta de cumplimiento del requisito de “claridad y concisión de la invención” y 2 e pese a ello haya realizado el examen de patentabilidad, en lugar de agotar los mecanismos que la ley le otorga para conocer lo que se pretendía patentar.

Enuncia que la Superintendencia no resolvió todas las cuestiones planteadas durante el trámite administrativo; no efectuó el examen de novedad y nivel inventivo, argumentando falta de claridad de la invención; y, negó el privilegio de patente al invento basándose en una situación fáctica que ya no existia en el proceso. Afirma que en la Resolución 19052 no se examinó el nuevo capítulo reivindicatorio, no se determinó si las reivindicaciones de producto cumplian con los requisitos del artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifiesta que al no existir evidencia alguna en el expediente y/o en el estado de la técnica de que la invención reivindicada en su conjunto ya fue objeto de patente con anterioridad, no resultaba posible objetar su patentabilidad sobre la base del articulo 21 de la Decisión 486. Alega que el acto acusado infringe el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle a la sociedad demandante la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capitulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser atendidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad. La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que contrariamente a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas contenidas dentro del expediente, se tiene que aunque se retiraron del capítulo inicial unas reivindicaciones no se aceptó el pliego modificado.

Las reivindicaciones 6 y 7 del nuevo capítulo reivindicatorio no eran aceptables por falta de claridad. Menciona que la patente carece de sustento descriptivo completo igual que las reivindicaciones 7 a 9, por lo que no se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio allegado con motivo del requerimiento de fondo por lo que las objeciones trasladadas al solicitante en el Oficio 3901, continuaron vigentes.

Manifiesta que no obstante el requerimiento formulado por la Superintendencia a la parte demandante las reivindicaciones calificadas no cumplen con lo exigido por el artículo 30 de la Decisión 486. Sostiene que en cuanto a las reivindicaciones relativas al uso, cabe señalar que lo que ha solicitado la demandante hace un segundo uso de aparatos de tipo convencional, ampliamente conocidos en el arte, y por ello, incluso, cae dentro de lo previsto en el artículo 21 de la Decisión 486.

Concluye afirmando que la solicitud de patente de invención en debate no se ajusta a lo exigido en los artículos 14, 21 y 39 de la Decisión 486; adicionalmente a lo anterior se tiene que las correcciones allegadas no subsanan, las objeciones contenidas en el Oficio 3901 por lo que a pesar de 3 10. 11. la rasouasta persiste la falta de definición y la precisión de la solicitud de la patente.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14', 21, 30, 34 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretarán las normas solicitadas por ser aplicables al caso.

De oficio se interpretarán los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 4867. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. ) Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

( ) Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior.

Una reivindicación será dependiente cuando défina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple. (-) Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.

La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material. ( ) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de tos requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de ta técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

(.) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. 12. 13. 14. 15. 1.

Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. 2. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. 3. Las patentes de segundo uso. 4. La modificación de una solicitud de patente. 5. Las solicitudes y el procedimiento seguido por la oficina competente en el marco del artículo

45. ANALISIS DE LOS TEMAS A INTERPRETAR. 1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial. En el proceso interno la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio la solicitud de la patente “PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO”, por lo que este Tribunal se referirá a las patentes de invención y sus requisitos.

Concepto de invención. Tratando el concepto en sí de qué se considera como invención, la normativa no da una definición del mismo, sin embargo, la jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”? El Tribunal, ha manifestado que “el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.

(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N” 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-1P-2005.

Publicado en la G.O.A.C. N” 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). La Corte consultante deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación. Requisitos de patentabilidad. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de OTERO LASTRES, José Manuel.

Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. "Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. 5 “== 17. 18. 19. 20. naterte. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial. a) Novedad de la Invención Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.

Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido"*. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.

La novedad de la tecnologia a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”. b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de la Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”, Según lo establecido en el artículo 18 de la misma Decisión, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT.

RÉGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714, (Proceso 07-1P-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). 6 21. 22. 23. 24. 25. 26. núbico antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”.

Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. b) Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente.

Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. 6 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002.

En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 7 Proceso 12-1P-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.0.A.C. N* 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 A 28. 29. 30. 31. 32. Tate raquisito rfrece al eyeminador ia posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

Resulta pertinente, a los efectos del articulo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, cierto, claro, patente y sin la menor duda”?.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade ( ) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica ( )""". Proceso N* 12-1P-98. Doc.

Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001 “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-1P-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R,38)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2- 8 33. 34. 35. 36. 37. c) Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica. El Juez consultante deberá revisar la solicitud presentada y verificar que cumpla con los requisitos antes descritos. 2.

Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión. Mediante Resolución 19052 de 11 de junio de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio decidió denegar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "PORTADOR DE REGISTRO Y APARATO PARA BARRER EL PORTADOR DE REGISTRO”, por no reunir el requisito de claridad y concisión, por lo que se analizarán los requisitos formales de una solicitud y el requisito de claridad y concisión de las reivindicaciones.

Para analizar este tema, se reitera lo plasmado en la interpretación de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-1P-2013. “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas.

Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486). Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática. 1.

Debemos entender las reivindicaciones como las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección juridica mediante el otorgamiento de la patente. 2. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-1P-2013: “L.,) BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 78, 108-TRIHIDROXI)-9-0XO-TAX-11-EN-13-ILO”, publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención. La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “( ) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos ( ) Pero ( ) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la especificamente reivindicada”*”.

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que "Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección “absoluta”, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente ( )”, en cambio, *( ) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección “relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada.

Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de “protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”? Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita.

El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, caracteristicas principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud.

Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse sies o no patentable. 1 2 ÁLVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99. SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134. 10 Ss La En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica.

Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: ( ) b) La descripción”. El artículo 28 euisdem añade que "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”*.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.” 3. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las caracteristicas técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad. di Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes.

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48. 11 38. 39. 40.. Es co nta ontir lo cue e ostablece en el Manur! para el Examen de Soliciudes ae Patentes de Invención en las Olicinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina: “Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51).

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que: 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y 2. Puedan determinar sin ambigúedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.” 5.

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada: “El requisito de concisión del Artículo 30 de la Decisión 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas”.

El Juez consultante, bajo los supuestos antes descritos, deberá analizar si la patente solicitada, reúne los requisitos de claridad y concisión. 3. Las patentes de segundo uso. Otro de los puntos en análisis es el referente a la prohibición de patentar los segundos usos cuando la Superintendencia de industria y Comercio en su contestación afirma que lo que ha solicitado la demandante hace un segundo uso de aparatos de tipo convencional, ampliamente conocidos en el estado del arte, y por ello, incluso, cae dentro de lo previsto en el artículo 21 de la Decisión 486.

Por lo que se analizará la prohibición de patentar los segundos usos. Este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, respecto a las patentes de segundo uso, para lo cual se cita la siguiente interpretación prejudicial: “( ) La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse 12 X= 41. 42. un uso distinto al oricinmalmente comprendido por la patente inicial”, El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.” (Proceso 89-Al-2000, publicado en la G.O.A.C. N* 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-Al-2001, G.O.A.C. N* 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-Al-2001, G.O.A.C. N* 839 de 25 de septiembre de 2002).

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los articulos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido articulo.

Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica.

Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: *( ) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”.

(Proceso 01-Al-2001). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada. 13 == 43. 45. 46. En conclusión, el juez consultante debera determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso. 4. La modificación de una solicitud de patente. Afirma la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.que en el considerando Sexto de la Resolución 19052 se adoptó sin fundamento legal alguno, la medida de no aceptar el pliego de reivindicaciones modificado en abierta contradicción con lo señalado en el considerando Cuarto que indicó que el nuevo capítulo reivindicatorio “se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

En razón del antes citado argumento, se analizará lo relacionado a la modificación de una solicitud de patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el articulo 34 de la Decisión 486.

De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de este Tribunal: - “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.

Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Paises de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: “Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.

Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. 14 47. 48. 49. 50.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuando la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible.

Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”. (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: “UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE).

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: “Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Paises Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.

En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.

(Proceso 21- IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N* 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo Único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

(Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N* 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). El Juez consultante, deberá verificar que la modificación presentada por la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. se ajusta a los lineamientos antes descritos. 5. Las solicitudes y el procedimiento seguido por la oficina competente en el marco del artículo 45. 15 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Ca analirora esto tema por cuanto uno de los puntos de la demanda es que la oticina debio realizar el examen de patentabilidad en el marco de dicho artículo 45. El artículo 45 de la Decisión 486 enuncia que: “Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.

Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. La notificación que se prevé en el artículo 45 busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, confiriéndosele un plazo de sesenta dias, el cual puede ser prorrogado por treinta días más. Es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del articulo 45) y en el caso de que el solicitante no responda dentro del tiempo que le confiere la ley o continúen existiendo los impedimentos para la concesión, se deniega la patente.

En relación con la afirmación de la sociedad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. de que el acto acusado infringe el artículo 45 de la Decisión 486 al negarle a la sociedad demandante la posibilidad de que se efectuara un segundo examen de patentabilidad sobre el nuevo capítulo reivindicatorio cuyos resultados fueran susceptibles de ser atendidos a través de la respuesta a un segundo oficio de fondo, es importante aclarar: Posibilidad de efectuar un segundo examen de patentabilidad.

En criterio reiterado de este Tribunal “( ) la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”*?. 14 Proceso 21-IP-2000.

Solicitud de Patente: “Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene, publicado en la Gaceta Oficial N* 631, 10 de enero de 2001 16 57. 58. La solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, consecuentemente este Tribunal ha expresado que: “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”**, Con este antecedente y reiterando lo dicho en líneas precedentes, el artículo 45 es explicito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo que puede ser prorrogado por una sola vez, mientras que el artículo 46, hace referencia a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro, consecuentemente, en caso de la presentación de la presentación de nuevas reivindicaciones corresponderá a dicha autoridad nacional competente evaluar si considera necesario requerir nuevos informes técnicos.

Por ende es facultativo de la autoridad nacional competente optar por: “( ) La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente”.

La respuesta a un segundo oficio de fondo. Sin embargo, aún en el caso de que la autoridad nacional competente opte por la posibilidad de apoyar su criterio en informes técnicos, el artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los 15 Proceso 25-1P-2002, patente: “IMINODERIVADOS CICLICOS”, publicado en la Gaceta Oficial N* 769, de 24 de mayo de 2002. 17 59. trámites administrativos, ya que se trata de informes d= organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa”'*. El Juez consultante, dentro del proceso interno deberá velar por el cumplimiento del procedimiento contemplado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patente comprende todos aquellos nuevos productos OU procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y, por tanto, no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica”, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.

El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la morma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal.

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

SEGUNDO: Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es 16 Proceso 33-IP-2013, Patente “COMPOSICIONES DE ACIDO BIOFOSFONICO YSUS SALES”, publicado en la G.O.A.C. N* 2209, de 12 de junio de 2013, 18 TERCERO:

CUARTO

QUINTO: importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por albujos (articulos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486). Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.

Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin.

Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para asi determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estariamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

El requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje especificamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada Una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 de la Decisión 486, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Por lo tanto se encuentra prohibida la patentabilidad de los segundos usos. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. La notificación que se prevé en el artículo 45 busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia 19 oficina de patentes, confiriéndosele un plazo de sesenta días, el cual puede ser prorrogado por treinta días más. Es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45) y en el caso de que el solicitante no responda dentro del tiempo que le confiere la ley o continúen existiendo los impedimentos, se deniega la patente.

El Juez consultante, dentro del proceso interno deberá velar por el cumplimiento del procedimiento contemplado en el articulo 45 de la Decisión 486. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente ntegpr tación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. J lila Y Cecilia LA Quinteros Leonor Perdomo Perdomo'” MAGISTRADA / OZ Hernán éro AG Zambrano SISTRADO PRESIPENTE SECRETARIO ] dé mi 7 Í nseco Núñez Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 109-1P-2015 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no finma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posteriondad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 20