PROCESO 155-IP-2015 — Andean Community

ME Sy QUES TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 155-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 113 y 116 literal b) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 115 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 02648- 2010-0-1801-JR-CA-09.

Actor: JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES. Diseño industrial “CUCHARA”. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve dias del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio N” 2648-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 09 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N? 02648-2010-0-1801-JR-CA-09.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.

E A HAPE A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 20 de agosto de 2008, el señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES, solicitó el registro del diseño industrial "CUCHARA MODELO 540”, cuyo diseñador es el propio solicitante.

Se adjuntó a dicha solicitud los dibujos y vistas isométricas, incluyendo medidas de largo, ancho, altura y grosor!. 2. Mediante proveido de fecha 14 de octubre de 2008, la Dirección de invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOP!, modificó el título del diseño solicitado por el de “CUCHARA”. 3. El 11 de diciembre de 2009, se expidió la orden de aviso No. 1527- 2008, efectuándose la correspondiente publicación en el "Diario Oficial El Peruano" el 22 de noviembre de 2008.

No se formuló ninguna oposición. 4. El 30 de marzo de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 000472- 2009/DIN-INDECOPI, denegó el registro solicitado amparado en la 1 ¡y Una forma casi totalmente circular del receptáculo para la comida —diferenciándose de la forma predominantemente elíptica de todas las cucharas—; ii) Un mango que incrementa su ancho progresivamente (llegando a un ángulo de 8"), para luego angostarse en la unión del mango con el receptáculo -la mayoria de cucharas no tiene tal angostamiento-.; iii) La profundidad del receptáculo (8 milimetros) Ja mayoría de cucharas tienen receptáculos de menor profundidad-—, iv) La diferencia de altura entre el receptáculo y la parte final del mango (58 milimetros, en un ángulo de 45? con relación a la horizontal) la mayoria de cucharas no tienen estas caracteristicas—; v) El material para la elaboración del diseño es una bobina de acero inoxidable (430-2B de 2 x 265mm) —muy pocas cucharas son elaboradas a partir de este material-; vi) Carece de dibujos o tallados en alto o bajo relieve, estrias o achurados, con la única salvedad de la diferencia de los 2* entre los bordes del mango y el eje central del mismo —caracteristica que permite una mayor rapidez en la limpieza por la ausencia de resquicios donde puede acumularse suciedad— 2 ES > y existencia de un diseño previo: US D554,953, cuyo titular es la sociedad DIXIE CONSUMER PRODUCTS LLC. 5.

El 28 de abril de 2009, el señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 6. El 11 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOP!, mediante Resolución No. 0068-2010/TP!-INDECOP!, resolvió el recurso de apelación y confirmó la Resolución No. 000472- 2009/DIN-INDECOPI. 7.

El señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES, interpuso demanda contencioso administrativa contra las anteriores Resoluciones. 8. El 22 de agosto de 2014, el señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES presentó escrito sobre la base de la sentencia de Casación No. 1630-2011 de fecha 23 de septiembre de 2013. 9. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 26 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda. 10.El señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES, presentó recurso de apelación contra la anterior Sentencia. 11.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante Oficio 2648-2010-0/5taSECA- CSJLI-PJ, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12. Argumenta, que en la normativa comunitaria andina no se distingue ni limita la naturaleza de los diseños; tampoco se efectúa distinción alguna entre diseño ornamental y diseño funcional. Por el contrario, el sentido de la redacción del artículo es bastante amplio, ya que permite el registro de toda clase de cambios en la apariencia del producto, con una única condición: “Que los cambios no sean tantos o de tanta trascendencia que modifiquen el destino o finalidad del producto, es decir, que la originalidad del diseño no desnaturalice el producto”. 13.Complementa, que el diseño solicitado es lo suficientemente novedoso y original.

Resalta que no se ha cambiado la finalidad del 3 producto. Por lo tanto, la autoridad nacional realizó una lectura restringida del artículo 113 de la Decisión 486 y no se percató de las particularidades o características especiales del diseño solicitado?. 14.Indica, que existen notorias diferencias entre el “diseño antecedente US D554,953" y el diseño solicitado, ya que el primero: i) corresponde a la descripción general de cualquier cuchara, por lo cual no constituye la descripción de un diseño antecedente sino la de un producto; ii) cuenta con características propias: “la forma del receptáculo, el diseño y forma del mango —líneas o tajos para mejorar el agarre— la unión del receptáculo”, de las que no está dotada el diseño solicitado.

Por lo tanto, no se puede afirmar que son meras diferencias secundarias. 15. Agrega, que el diseño solicitado es lo suficientemente distinguible por el consumidor medio, desde el punto de vista estético (formas sobrias, elegantes y fuera de lo común), y funcional (facilidad que proporciona para su limpieza); esto se encuentra en armonía por lo dicho por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 16.Adiciona, que la autoridad nacional está omitiendo aplicar el criterio esgrimido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para determinar la apariencia particular del diseño: “elección del consumidor medio”.

Si el diseño solicitado no cumplia con dicho requisito, debió realizar los correspondientes estudios de mercado. Por lo tanto, se está obrando de manera arbitraria e ilegal. 17.Complementa, que la autoridad nacional no ha tenido a la vista el “diseño antecedente”, ni sus vistas isométricas o sus dibujos con detalles de sus medidas o especificaciones, lo que determina la imposibilidad de realizar un examen sensorial para determinar la pretendida semejanza. 18.Agrega, que el producto denominado "cuchara” comprende, por definición propia, una parte cóncava, prolongada en un mango para ser manipulado por el usuario; razón por la cual todos los diseños de cucharas deben responder a caracteristicas similares. b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOP!. 19.Indica, que la incorporación de un diseño industrial a un producto debe ayudar a una diferenciación suficiente del mismo, originando un aumento de la atracción de los compradores hacia tales productos, lo que justificaria su compra e incrementaría su venta. Lo anterior, en L. mérito del esfuerzo intelectual y la inversión de tiempo y capitales, 2 “( ) constituido por una forma extema tridimensional específica, tanto en sus dimensiones, línea, 14%) contorno y en su configuración, como en su textura totalmente llana (sin grabados o tallados en alto O bajo relieve) y el material a ser empleado en su elaboración (bobina de acero inoxidable de determinado grosor)”.

Y 4 que hace que su protección sea mucho más exclusiva que la de las marcas. 20.Agrega, que por las especiales características del sistema de 21 protección de los diseños industriales, la autoridad nacional no puede conferir protección a elementos simples que adolezcan de falta de creatividad. Por lo tanto, como bien lo afirma el demandante, la “particularidad en la apariencia" se mide en función de los parámetros que aprecia la autoridad, desde el enfoque de un consumidor medio, y no a partir de detalles inadvertidos o que sustantivamente no generen una variación clara y categórica sobre su apariencia..Adiciona, que el “diseño antecedente US D554,953”, presenta semejanzas con el diseño solicitado.

Por lo tanto, se reitera que si bien presentan diferencias desde el punto de vista del acucharado sobre la segunda porción del mango, esto constituye una caracteristica secundaria. 22.Agrega, que el diseño solicitado corresponde a una cuchara común, la cual no reviste de características ornamentales o estéticas que la diferencien de otras existentes en el mercado.

Por lo tanto, adolece de novedad, originalidad y no se ajusta al requisito de la “apariencia particular” contemplado en el artículo 113 de la Decisión 486. 23.Complementa, que no está llamado a prosperar el argumento de que el diseño solicitado está dotado de elementos que le brindan funcionalidad, ya que el motivo por el cual se denegó su registro obedeció al hecho de que las características que lo componen no representan particularidades especiales.

Por lo tanto, no es que la autoridad nacional no haya evaluado la funcionalidad del diseño, sino que al no verificarse ninguna particularidad, no procedía realizar un análisis secundario sobre la misma. 24. Agrega, que las características funcionales que se incorporan a un producto se protegen a través de las patentes de modelos de utilidad conforme lo establece el artículo 81 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se refuerza el hecho de no haber realizado un análisis sobre este punto, más aún cuando el artículo 130 de la Decisión 486 consagra que no se extenderá la protección del diseño industrial a aquellos elementos o caracteristicas que no incorporen ningún aporte arbitrario; esta posición ha sido avalada por la doctrina y la OMPI. 25.Adiciona, que el hecho de que la autoridad nacional deba evaluar el carácter particular de un diseño industrial en virtud de los elementos característicos propios y ornamentales que presenta, no quiere decir que se deba realizar una encuesta a la colectividad o en el territorio nacional, a fin de que sólo en consideración de datos estadísticos deba concluirse que un diseño no es factible de ser protegido.

Por lo tanto, no se explica cuál fue el motivo que conllevó al demandante a manifestar que la denegatoria del registro debía ampararse en estudios de mercado, ya que no existe disposición normativa que consagre esta obligación. Sentencia de primera instancia. 26.El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Trece de 26 de septiembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: VIGÉSIMO SÉTIMO: Igualmente, en cuanto a la necesidad de la comparación tridimensional de los diseños contrapuestos, cabe precisar que existen determinados casos en los cuales se puede emitir un pronunciamiento válido de la evaluación de los dibujos contenidos en las solicitudes de patentes pues lo contrario llevaría a negar la funcionalidad que tiene este elemento dentro de las solicitudes de patentes.

En el caso en concreto del antecedente de la apreciación gráfica contenida en una página web oficial, y la naturaleza del diseño solicitado ( ), sí resulta posible determinar válidamente las características que identificaron al antecedente del estado de la técnica, tan es así que se establecieron las características de la patente de diseño industrial US D554,953 ( ); en consecuencia, sí resultaba posible la evaluación técnica del antecedente sobre la base del dibujo técnico adjuntado en su solicitud por la demandante; sin la necesidad de una confrontación física, pues a criterio de este Despacho dicha confrontación no debe obedecer a la totalidad de los casos, sino como consecuencia directa de la naturaleza del diseño solicitado.

( J”. Recurso de apelación. 27.El señor JAVIER EDUARDO HERRERA PAREDES, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que: i) los caracteres distintivos del diseño solicitado no son únicamente de carácter funcional; por lo tanto, se cae de su propio peso el hecho de que el articulo 113 de la Decisión 486 solamente proteja los elementos no funcionales; ii) El diseño solicitado tampoco se basa única y/o enteramente en consideraciones de orden técnico, sino también de elementos arbitrarios que lo diferencian claramente; por lo tanto, no se circunscribe en la prohibición del artículo 116 de la Decisión 486; iii) El registro debe ser conferido, ya que tampoco se formularon oposiciones; iv) Se pudo haber dispuesto un peritaje técnico que permita decidir respecto de la apariencia particular del diseño solicitado, entre otros por su naturaleza tridimensional; v) Se está vulnerando el derecho al debido proceso, asi como generando perjuicios de tipo patrimonial.

B. C. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 28.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 113 y 116 literal b) de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “1. Criterios para determinar el cumplimiento del requisito de apariencia particular en un diseño industrial solicitado a registro que tiene como producto base un utensilio de uso común. 2.

¿Cuáles son los criterios para realizar el análisis comparativo con otros diseños preexistentes, a fin de determinar si el diseño industrial solicitado a registro cumple con el requisito de apariencia particular, respecto de productos que cumplen la misma función?”. 29.Se hará la Interpretación solicitada. De oficio, se interpretará la siguiente norma: artículo 115 de la Decisión 486?.

CUESTIONES A INTERPRETARSE. 30.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Ámbito de protección del Diseño Industrial. Requisitos para el registro. B. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias. C.Aporte arbitrario del diseñador en relación con objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico o funcional, Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Artículo 116,- No serán registrables: ( b) ls diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, y, l.).

IAS D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. ÁMBITO. DE PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL. REQUISITOS PARA EL REGISTRO. 31. Como quiera que en el procedimiento interno se solicitó el registro del diseño industrial “CUCHARA”, y como quiera que el INDECOPI negara la solicitud por la existencia de un diseño previo, el Tribunal estima pertinente referirse al ámbito de protección del diseño industrial y a los requisitos para su registro. 32.Para lo anterior el Tribunal seguirá los criterios vertidos en la Interpretación Prejudicial expedida el 11 de noviembre de 2010, en el marco del Proceso 87-IP-2010, “El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial.

El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial: La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; asi, el fabricante buscará aquellas formas para Sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. (..) Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial ( )”.

(Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71. P-2005). Requisitos y efectos del registro. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486).

El diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (artículo 114 de la Decisión 486). El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”, De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial: “(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado; (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. (..) En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica? a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industria, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo sí en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un circulo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “( ) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva.

En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad*. El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber: “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público.

A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva” Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.

Otero Lastres, “El Modelo Industrial", Madrid 1977, p. 359. b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador, y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte.

Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales.

La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir exclusivamente en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios.

De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaria generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrinseca u extrinseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de iregistrabilidad consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486. Manifestó lo siguiente: “El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en matería de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales”. 11 (Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195-1P-2013). Ahora bien, el diseño industrial ha sido analizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con lo siguiente: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos ( ) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: a) Visibilidad.

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario.

Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto.

La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea” se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último.

Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. b) Apariencia especial.

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Directiva de la Unión Europea, Articulo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Articulo 4.2) figura una disposición idéntica. 12 Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial.

La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo.

Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. d) Incorporación en un artículo utilitario.

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”. (Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre 2002)”. 33.De conformidad con lo anterior, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los articulos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 34.La corte consultante realizó una primera pregunta a saber: ¿cuáles son los criterios para determinar el cumplimiento del requisito de 13 apariencia particular en un diseño industrial solicitado a registro que tiene como producto base un utensilio de uso común? 35.

Como quiera que el diseño industrial es una figura que recae sobre la apariencia particular de un producto, por lo general se plasma sobre objetos utilitarios. No solamente es una figura estética, ya que recae sobre productos ya existentes y que cumplen diversas funciones: lápices, esferos, carros, jarros, zapatos, etc. En este sentido, cualesquiera elementos que se plasmen en los productos y que constituyan un aporte arbitrario del diseñador, pueden ser protegidos mediante un diseño industrial, siempre y cuando tengan novedad y distintividad, de conformidad con lo indicado lineas arriba.

Por lo tanto, la corte consultante deberá hacer un análisis de los elementos plasmados en la cuchara solicitada, con el fin de determinar su novedad y distintividad de conformidad con los parámetros que se establecerán en la presente providencia. B. COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS. 36.En el proceso interno se discute si el diseño solicitado es novedoso en relación con el diseño antecedente: US D554,953.

El demandante afirma que entre los diseños en conflicto existen notorias diferencias, mientras el INDECOP! sostiene que presentan semejanzas. También indica que el diseño solicitado corresponde a una cuchara común, la cual no reviste caracteristicas ornamentales o estéticas que la diferencien de otras existentes en el mercado. 37.De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto y se contestarán las preguntas formuladas por la consultante. 38.El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. 39.Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. 14 £ ' Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”.

(Interpretación prejudicial 71-1IP-2010, de 06 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1235, de 23 de agosto de 2005). 40. La corte consultante realizó una segunda pregunta, a saber: ¿Cuáles 41. son los criterios para realizar el análisis comparativo con otros diseños preexistentes, a fin de determinar si el diseño industrial solicitado a registro cumple con el requisito de apariencia particular, respecto de productos que cumplen la misma función?”.

Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: - Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar asi la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. - Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, éstos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo. 42.Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión seria que no tienen novedad.

Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad. 15 SR C. APORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO O FUNCIONAL. 43.El INDECOPI sostuvo que el diseño solicitado corresponde a una cuchara común. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. 44.El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador. 45.De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica. 46.Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre si, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las caracteristicas propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue. 47.De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto.

Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño. 48.En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado. 49.Por lo tanto, le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si el mango y el receptáculo del diseño solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta manera establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

En virtud de lo anteriormente expuesto, 16 e 6 | EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 113 de la Decisión 486, se considera como diseño industrial “la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

A diferencia de la Decisión 344 (articulo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

En este sentido, la corte consultante además de analizar la novedad del diseño industrial solicitado a registro, debe verificar que no se encuentre incurso, en lo que corresponda con su naturaleza, en las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como quiera que el diseño industrial es una figura que recae sobre la apariencia particular de un producto, por lo general se plasma sobre objetos utilitarios.

No solamente es una figura estética, ya que recae sobre productos ya existentes y que cumplen diversas funciones: lápices, esferos, carros, jarros, zapatos, etc. En este sentido, cualesquiera elementos que se plasmen en los productos y que constituyan un aporte arbitrario del diseñador, pueden ser protegidos mediante un diseño industrial, siempre y cuando tengan novedad y distintividad.

SEGUNDO: Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños industriales en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: 17 - Se deben excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente. - La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el diseño industrial que se pretende registrar.

Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión seria que no tiene novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado sí cumple con el requisito de novedad.

TERCERO: Le corresponde a la corte consultante examinar el caso concreto, y determinar si el mango y el receptáculo del diseño solicitado a registro tienen distintas formas y tamaños en relación con los diseños existentes, para de esta manera establecer si goza de una apariencia diferente y con la novedad suficiente para acceder al registro.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en gu adopción. Cecilia Luisa AyióÑ Quinteros U MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretari Herná o Zambrano ' z P "PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 155-1P-2015 |