TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 182-1P-2015 Interpretación —prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 16 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno N* 2012- 00078. Actor: NOVARTIS A.G. Patente de Invención “TABLETA CON ALTA CARGA DE FÁRMACO”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: El Oficio N* 1095 de 16 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día y año vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 2012-00078. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el articulo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.
A. — ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: NOVARTIS A.G. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 5 de noviembre de 2004, la sociedad NOVARTIS A.G., solicitó la entrada en fase nacional de la patente de invención denominada: “TABLETA CON ALTA CARGA DE FÁRMACO”, con 15 reivindicaciones, que en resumen, “describe una tableta que contiene un fármaco que con el principio activo denominado Imatinib, medicamento útil en el tratamiento de enfermedades como la leucemia, revelado en el estado de la técnica, y reivindica una formulación en tableta con una lata carga del mismo de entre el 30% y el 80%, carga que no está sugerida ni recomendada en el estado de la técnica”.
Dicha solicitud reivindicó prioridad sobre la solicitud del Reino Unido No. 0209265 de 23 de abril de 2002. 2. Mediante Oficio No. 10589 y una vez efectuado el examen de forma, se requirió a la solicitante para que subsanara las objeciones formuladas, especialmente para que presentara un nuevo título que permitiera identificar con precisión la materia objeto de la solicitud. 3.
El 19 de enero de 2005, la sociedad NOVARTIS A.G., en respuesta al Oficio No. 10589 modificó el título de la solicitud a: “TABLETA CON ALTA CARGA DE FÁRMACO QUE COMPRENDE — 4-(4 METILPIPERAZIN-1-1LMETIL)-N-[4-METIL-3-(4-PIRIDIN-3-11) PIRIMIDIN-2-ILAMINO)FENIL]-BENZAMIDA O LAS SALES FARMACEÚTICAMENTE ACEPTABLES DE LA MISMA”. 4. Dicha solicitud de invención de patente se encontró ajustada a los requisitos legales, no fue objeto de oposiciones y dentro del término prescrito en la ley fue solicitado su examen de patentabilidad..
El 20 de abril de 2006, mediante Oficio No. 7846, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el examen de patentabilidad, determinando el estado de la técnica y limitándolo a un solo documento (D1): “La solicitud de patente WWO01/47507, titulada 'Combinations of a receptor trysinekinase with an organic compound capable of binding to a:-acid glycoprotein”.
De acuerdo con dicho examen, el referido documento “afectaba el nivel inventivo de la totalidad del capítulo reivindicatorio”, particularmente dos (2) de sus ejemplos permitirían a un experto en formulación anticipar la invención: "(i) el ejemplo 8, que revela el compuesto con una sal fanmacéuticamente aceptable, y (ii) el ejemplo 12, que revela una formulación que incluye el principio activo en combinación con otro"..
El 21 de octubre de 2008, la sociedad NOVARTIS A.G., radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta al Oficio No. 7846, explicando por qué los ejemplos 8 y 12 no podrían anticipar a un experto la formulación que se reivindica en la invención solicitada.. El 1 de diciembre de 2008, la sociedad NOVARTIS A.G., presentó solicitud divisional, la cual fue aceptada para trámite bajo el expediente 04-111533A..
El 8 de mayo de 2009, mediante Oficio No. 5167, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el segundo estudio de fondo sobre la patente de invención solicitada, determinando nuevamente la falta de nivel inventivo, esta vez adicionando un nuevo documento (D2) al estado de la técnica: “US 5,521,184, titulada 'Pyrimidinederivaties and processes for the preparation thereof”.
De acuerdo con dicho examen, el referido documento “era una anterioridad relevante ya que “revela una composición farmacéutica que comprende una dosis efectiva del compuesto de Fórmula | mencionado en la invención' en el ejemplo 21, utilizando diluyentes comúnmente usados en estos procedimientos de formulación”. Finalmente en criterio del examinador “es evidente para el experto en la materia que con las composiciones sugeridas en D1 y D2 del compuesto fórmula | y sus sales, se obtendrían las formulaciones de la solicitud presentada con o sín lactosa y que no es claro en qué supera (la invención) a la tecnología anterior en cuanto a estas composiciones"..
El 21 de septiembre de 2009, la sociedad NOVARTIS A.G., radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta al Oficio No. 5167, reiterando los argumentos expuestos con respecto a Di, y resaltando ahora que D2 no era ni siquiera una referencia cercana para sustentar la falta de nivel inventivo de la formulación. 10.El 22 de enero de 2010, mediante Oficio No. 519, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el tercer estudio de fondo sobre la patente de invención solicitada, modificando nuevamente el arte previo existente, excluyendo D2 e incluyendo un nuevo documento (D3): “La solicitud de patente WO99/03854, titulada "Crystal modification of N-phenyl-2- pyrimidineamine derivate, processes for its manufacture and its use”. 11.El 3 de junio de 2010, la sociedad NOVARTIS A.G., radicó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio su respuesta al Oficio No. 519, manifestando que los ejemplos 8 y 12 de D1 no anticipaban la invención ni permitían su derivación, y mucho menos que D1 en combinación con D3 permitiesen a un experto técnico en formulación, sin realizar un análisis en retrospectiva o sin realizar la experimentación debida, llegar a la conclusión de falta de nivel inventivo.
Adicionalmente, presentó nuevo capítulo reivindicatorio. 12.La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 50297 de 22 de septiembre de 2010, denegó la patente de invención solicitada. 13.La sociedad NOVARTIS A.G., presentó Recurso de Reposición contra el anterior acto administrativo. 14.La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 54720 de 30 de septiembre de 2011, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido. 15.La sociedad NOVARTIS A.G, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 54720 de 30 de septiembre de 2011, y 50297 de 22 de septiembre de 2010. 16.La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante oficio 1095 de 16 de abril de 2015, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 17.Manifiesta, que el análisis del nivel inventivo y de novedad de la Superintendencia de Industria y Comercio parte de presupuestos falsos y aplica erróneamente el arte previo relevante para llegar a conclusiones contrarias a la obviedad de la invención. 18.Agrega, que la autoridad nacional realizó un análisis en retrospectiva o de tipo “hindsight”, que contribuyó aún más a derivar en conclusiones erróneas.
Por lo tanto, se debió hacer un examen guiado principalmente por las propiedades físicas y químicas del 4 S b. ingrediente activo presente en la patente de invención solicitada, existente en la época en la que se produjo la invención a la práctica. Lo anterior habría conducido a un experto versado en la materia a deducir el nivel inventivo de la misma.
Se destaca, además, que el examinador no es un experto en formulaciones. 19.Adiciona, que resulta fácil inferir que la autoridad nacional no tuvo en cuenta ninguno de los argumentos y pruebas presentados durante el trámite administrativo, que aludian a demostrar las particularidades del principio activo sobre el que se realizaba la formulación y sus propiedades fisicas.
Igualmente, conviene mencionar que la Superintendencia de Industria y Comercio, en la resolución que resuelve el recurso de reposición, adujo argumentos nuevos que ya no fueron posibles de rebatir. Por lo tanto, se vulneró el derecho al debido proceso. 20.Señala, que en la presente solicitud de patente se demostró que se solucionaba un problema técnico y se aportaban mejoras a la ciencia. Por lo tanto, la autoridad nacional no probó la falta de nivel inventivo de la patente solicitada, desconociendo además el artículo 14 de la Decisión 486, que obliga a los países miembros a otorgar patentes siempre que éstas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. 21.Indica, que llama notoriamente la atención que la Oficina Europea de Patentes haya llegado a conclusiones disímiles a las presentadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, frente a la misma solicitud de patente de invención. Argumentos de la contestación de la demanda. 22.
Tal y como se verifica en folio 77, la Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de fecha 28 de enero de 2014, tuvo por no contestada la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23.La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. 24.Se hará la interpretación solicitada.
De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 16 y 19 de la misma normativa!. “Artículo 14.- Los Paises Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. / É r Cc. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Requisitos de patentabilidad.
El análisis de novedad en relación con los compuestos químicos. El análisis del nivel inventivo y el estado de la técnica. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del examen de tipo “Hindsight” o “ex post facto”. B.Principio de Independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD. EL ANÁLISIS DE NOVEDAD EN RELACIÓN CON LOS COMPUESTOS QUÍMICOS. EL ANÁLISIS DEL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA. EL PAPEL DEL TÉCNICO MEDIO EN LA MATERIA. PROSCRIPCIÓN DEL EXAMEN TIPO “HINDSIGHT” O “EX POST FACTO”. 26.La sociedad demandante sostuvo que la autoridad nacional realizó un análisis tipo “hindsight", que contribuyó aún más a derivar conclusiones erróneas. 27.Por lo tanto, y como quiera que el caso se trata de compuestos químicos, el Tribunal considera pertinente abordar el tema propuesto.
Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 46-1P-20122: “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa, mm Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.
(..) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.
Esta posición se reiteró en la Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, en el marco del proceso 157-IP-2013, 6 Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, De la novedad de la invención: El artículo 16 de la Decisión 486 señala: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.
En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente: “( ) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos O procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica”- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.
(Proceso N” 21-1P-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 631, de 10 de enero de 2001). Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) Objetividad. La novedad de la tecnologla a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado. b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.
( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. c) Carácter Universal de la Novedad ( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero. ( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país. d) Carácter público de la novedad.
( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.2 (Proceso N” 07-[P-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1057, de 21 de abril de 2004).
Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo el amparo de la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486: “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el articulo 12 de la Decisión 344.
La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito intemacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963.
(Bercovitz, Alberto, PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA, en Revista del Derecho Industrial N* 35, Depalma 1990, pág. 321)”.+ (Proceso 1-Al-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N', 234, de 21 de abril de 1997). Y 2 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN". Tomo 1. Editorial e Heliasta.
Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. 8 El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las caracteristicas de aquélla.
En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de caracteristicas implicitas; (iv) Apreciación de caracteristicas intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos;
(vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xi) Posibilidad de puesta en práctica”. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior”, las Cámaras han precisado que “cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida” (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4* edición, 2001)”.
(Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N* 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOX!-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 78, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-ILO)?. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: “a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
(Proceso 12-IP-1998. Interpretación hs ee Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009. 9 prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 428, de 16 de abril de 1999). El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir: “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.
El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica.
Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigúedad del documento.
Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52 (1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explicita o implícita por un técnico en la materia.
El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o sobre la base de su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia. 10 Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo.
Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Sí a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.
En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”?. (..) 28.Sobre el análisis de novedad en relación con los compuestos químicos, el Tribunal considera pertinente adoptar los criterios plasmados en el Manual Andino de Patentes: “9.4.4.1.
Química Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación. En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado.
Una fórmula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de una fórmula general. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes.
Año 2004, Disponible en http:/Awww comunidadandina.ora/public/patentes pdf 11 Si una fórmula tiene sustituyentes específicos listados, se considera que la selección de una de las posibilidades cuando sólo hay una lista de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se considera una fórmula general con variación en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este sustituyente estén listadas es equivalente al listado de todos los compuestos específicos.
Sin embargo, si hay que hacer una selección en dos listas o más de substituyentes para llegar al objeto de la reivindicación, entonces se considera que hay novedad. Si un compuesto tiene varios isómeros o esteroisómeros, cada uno de ellos se considera nuevo si no ha sido explícitamente mencionado o no hay un proceso que lleve obligatoriamente a ellos.
Si ya han sido mencionados no son nuevos a condición de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separarlo y aislarlo en fecha de publicación de este documento. En este caso de productos naturales, hay que señalar que su actividad por sí sola (sin fórmula química o características físico-químicas) no es suficiente para definir sin ambigiedad el producto.
Si un producto es conocido en forma purificada, por ejemplo por su actividad y parámetros, una reivindicación que tenga por objeto la fórmula del compuesto no sería nuevo. Cuando tanto la reivindicación como el documento del estado de la técnica están definidos por fórmulas Markush que se solapan, es decir, hay un subgrupo de compuestos comunes a los dos, pero el estado de la técnica no describe ningún compuesto concreto en este subgrupo, conviene alegar falta de novedad aduciendo que los compuestos reivindicados se encuentran en parte del estado de la técnica y que no aprecia ningún efecto nuevo en el campo de solapamiento”. 29.Continuando con la interpretación Prejudicial 46-IP-2012, tenemos lo siguiente: Del nivel inventivo: De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 12 ¡y 4 e Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no sí a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica ( ).
En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.
(Proceso N” 12-1P-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 428, de 16 de abril de 1999). Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.
Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar"*. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir: DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid - España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”.
Págs. 686 y 1089. 13 “Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia.
La existencia o la falla de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.
Para juzgar sí la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.
Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica. Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente se- mejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas: - identificación del estado de la técnica más cercano; 14 MM - identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y - definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano? Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.
El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.
La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).
Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto.
Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues 15 == la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.
Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y 8, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?; - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.
( )7. 30.El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal" en la materia que se trate.
Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo. - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad.
Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe a Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78.
Disponible en http://fwww.comunidadandina.org/public/patentes.pdf. 16 mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica. 31.En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
De la susceptibilidad de aplicación industrial. “Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.
Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica ( )”. (Interpretación Prejudicial 46-¡P-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2108, de 22 de octubre de 2012).
B. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES. 32.La demandante sostuvo que frente de la misma solicitud de patente la Oficina Europea de Patentes llegó a una conclusión diferente. 33.De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado. 34.El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro.
El Título 1l de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad. 17 35.Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, expedida en el proceso 103-1P-2012: “Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.
Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Paises Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente.
Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.
No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente: “El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema 18 Y: > comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta.
De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.8 (Proceso 33-1P-2007.
Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1527, de 31 de julio de 2007)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, PRONUNCIAMIENTO: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRIMERO: La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología. CABANELLAS, Guillermo.
"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207. Tomo 1, 19 SEGUNDO: La falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. Adoptando los parámetros establecidos en el Manual Andino de Patentes en relación con el análisis de la novedad para los compuestos químicos, resaltamos que: “Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural, sólo separarilo.
Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación”. El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.
La corte consultante deberá determinar si los documentos D1 y D3, citados como anterioridades por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, afecta los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado.
Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo: El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía 20 TERCERO: al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con el estado del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento.
Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraido del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, ex post facto o de tipo hindsight, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.
En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraido del nivel inventivo, es decir, no a posteriori, ex post facto o hindsight.
El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron pr su adopción. J / á la Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán « rano ero ADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi irman igualmente la SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 182-1P-2015 | 1357 hh