1 mn 2 7 US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 48-1P-2015 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante de los artículos 14, 16, 18, 19, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Organo naciona! consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Apelante: ARCHON TECHNOLOGIES LTD.
Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOP!, DE LA REPUBLICA DEL PERÚ. Patente: “UN METODO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LIQUIDOS DE UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO”. Expediente Interno: 05977-2011-0-1801-JR-CA-09. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción?.
VISTOS: El Oficio 5977-2011-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 21 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (actualmente Quinta Sala), presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 05977-2011-0-1801-JR- CA-09.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. ! Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TICA-2015 ANTECEDENTES. Partes Apelante: ARCHON TECHNOLOGIES LTD.
Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOP!, DE LA REPÚBLICA DEL PERU. Hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 7 de junio de 2005 la Sociedad Archon Technologies Ltd., reivindicando prioridad presentada el 7 de junio de 2004 en Estados Unidos de Norte América, presentó en Perú la solicitud de patente de invención denominada YACIMIENTO PETROLÍFERO REFORZADO EN EL PROCESO DE COMBUSTIÓN IN SITU.
El 9 de mayo de 2006, la Oficina de invenciones y Nuevas Tecnologías modificó el título de la solicitud por. PROCESO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO debido a que consideró que este nombre definiría de manera más adecuada la solicitud. El 26 de mayo de 2006, Archon Technologies Ltd. sugirió que el título de la invención sea UN MÉTODO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO.
El 30 de mayo de 2006, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita la orden de aviso de publicación con el título propuesto por la solicitante. El 18 de junio de 2006, se efectúo la correspondiente publicación en el Diario Oficial “El Peruano". El 17 de abril de 2007 Archon Technologies Ltd. adjuntó un nuevo pliego de 20 reivindicaciones señalando que el mismo no implica una ampliación de lo originalmente expuesto.
El 5 de diciembre de 2008, la examinadora de patente emitió el Informe Técnico BCC 42-20008 en el que analizó el pliego de 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. reivindicaciones originalmente presentado y el presentado con posterioridad, concluyendo que lo solicitado como patente de invención supuestamente no cumple con el requisito de nivel inventivo según lo establecido el artículo 18 de la Decisión 486.
El 23 de marzo de 2009 Archon Technologies Ltd. dio respuesta al informe Técnico adjuntando un nuevo pliego de 15 reivindicaciones. El 24 de septiembre de 2009 la examinadora de patentes emitió el Informe Técnico BCC 42-2008/A concluyendo que las 15 reivindicaciones presentadas no cumplen con el requisito de nivel inventivo. El 28 de octubre de 2009, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologias denegó la patente solicitada mediante Resolución 1435-2009/DIN-INDECOP!.
El 23 de noviembre de 2009 Archon Technologies Ltd. interpuso recurso de reconsideración adjuntando como prueba instrumental copia de las patentes concedidas en Gran Bretaña y Estados Unidos de América. El 21 de enero de 2010 mediante Resolución 23-2010/DIN- INDECOPI la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías declaró infundado el recurso de reconsideración. El 15 de febrero de 2010, Archon Technologies Ltd. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su escrito de 23 de marzo de 2009.
El 17 de julio de 2011 el examinador de patentes emitió el Informe Técnico LPC 39-2011, concluyendo que las quince reivindicaciones no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Mediante Resolución 1601-2011/TPIINDECOPI la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 23-2010/DIN-INDECOPI, y denegar la patente de invención para UN MÉTODO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUIDOS DE UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO.
El 10 de noviembre de 2011 Archon Technologies Ltd. presentó demanda contenciosa administrativa, solicitando se declare la nulidad de la Resolución 1601-2011/TPIINDECOP!. El 17 de abril de 2012 el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa presentada. 18. 19. 20. Mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, de 23 de enero de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado permanente especializado en lo contencioso administrativo con subespecialidad en temas de mercado, declaró infundada la demanda.
El 18 de febrero de 2014 Archon Technologies Ltd. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. Mediante providencia de 12 de septiembre de 2014 la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú (actualmente Quinta Sala), decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, requiriendo se pronuncie respecto a: - Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 14 de la Decisión, respecto a los requisitos de novedad, nivel inventivo, y susceptibilidad de aplicación industrial que debe presentar una patente de invención a efecto de que logre alcanzar la protección solicitada. - Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 16 de la Decisión 486 respecto a la forma de evaluar el estado de la técnica y cuáles son los medios de prueba idóneos para establecer dicho estado al momento de la presentación de la solicitud de patente.
Como debe analizarse e interpretarse el artículo 18 de la Decisión, respecto a la forma de determinar el nivel inventivo del objeto para patentar, así como la forma de interpretar cuándo la unión de dos o más objeto previamente patentados generan un nuevo invento que no pudo ser deducido, conocido y/o ser considerado como predecible para un conocedor de la materia, y logre generar un nuevo invento. - Como debe analizarse e interpretarse el artículo 19 de la Decisión respecto de la forma en que un invento logre crear novedad en la industria que los diferencia de objetos patentados que ya se encuentren en el estado de la técnica. - Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.
Asimismo, interpretar dichos artículo respecto a cuándo se considera que un informe técnico es necesario para los fines del examen de patentabilidad. b. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa. 21. La sociedad Archon Technologies Ltd., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Alega que la resolución impugnada (Resolución 1601- 2011/TP!-INDECOPI de 26 de julio de 2011) confirma la resolución de primera instancia con documentos técnicos que han sido emitidos sobre la base del Informe Técnico LPC 39-2011 el cual no le fue notificado a la accionante a efectos de que ejerza su legítimo derecho de defensa.
Afirma que el INDECOPI no consideró las pruebas que aportó, tales como, los titulos de registro de la patente en Estados Unidos de Norteamérica y que consideró que no son vinculantes. Que hubo violación al derecho a la defensa. Arguye que la patente solicitada sí tiene nivel inventivo y no está en el estado de la técnica. c. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosa administrativa 22.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual —INDECOPI- de la República del Perú, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que: “La demanda resulta improcedente debido a que en la vía de apelación no se cuestionó la notificación del informe técnico y en todo caso infundada debido a que sólo existe obligación legal de notificar el primer informe técnico y no es posible modificar las reivindicaciones en segunda instancia, toda vez que en esa instancia no corresponde hacer un nuevo examen de un documento que no ha sido evaluado por la Dirección, sino cuestionar lo resuelto en primera instancia”.
Señala que: “La administración sólo se encuentra obligada a notificar el primer informe técnico, siendo facultativa la notificación de posteriores informes, este criterio fue C. d. consentido por la demandante al no cuestionarlo en el recurso de apelación". - Comenta que: “Es potestad de la administración notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolvió la primera.
En el presente caso la autoridad administrativa no se encontraba obligada a notificar una segunda inconformidad respecto de la rectificación o aclaración que el solicitante planteó respecto de las observaciones de inconformidad". - Precisa que: "En realidad lo que se notifica no son los informes técnicos sino las inconformidades que considere la autoridad administrativa, las mismas que pueden o no sustentarse en una opinión técnica”. - Afirma que: “El tribunal del INDECOP! tiene competencia resolutiva en vía de revisión por lo que no puede pronunciarse sobre puntos que no han sido conocidos por la Dirección en primera instancia, por lo que no es posible modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente en segunda instancia”. - Manifiesta que: “El recurso de apelación en la via administrativa en nuestro país lo que permite es una revisión de lo resuelto en primera instancia, por lo que no corresponde conocer vía apelación hechos que no fueron sometidos a la evaluación de la Dirección en su oportunidad”.
Sentencia de Primera Instancia. El Vigésimo Quinto Juzgado Permanente Especializado en lo Contencioso Administrativo, declaró infundada la demanda, al concluir que: “no considera amparable el argumento formulado por el demandante, respecto a que el Tribunal del INDECOPI no se pronunció sobre las modificaciones a la solicitud de registro de patente; toda vez que, no se considera viable que la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI se pronuncie sobre hechos o circunstancias u omisiones no acontecidas en primera instancia administrativa, y que puedan ser susceptibles de un control posterior, pues aceptar un criterio contrario implicaria desnaturalizar los mecanismos procedimentales y de control que la normativa nacional ha reservado a la instancia de revisión administrativa.
Argumentos del Recurso de Apelación: B. 23. La sociedad Archon Technologies Ltd., dentro de su recurso de apelación, en lo principal, manifiesta los siguientes argumentos: - Afirma que es errada la interpretación de que la autoridad administrativa no estaba en la obligación de notificar el mencionado informe, toda vez que la ley de la materia no establecía su obligatoriedad. - Alega que: “se trata de dos asuntos totalmente diferentes.
En un caso se trata de observaciones de la Oficina de Patentes (artículo 45) y en el otro caso se trata de observaciones de un informe de expertos (artículo 46). ( ) en consecuencia si el legislador del artículo 46 dispuso que si la Oficina de Patentes consideraba pertinente el informe de expertos, obviamente, ( ) debió notificar el resultado del mismo.
En otras palabras si con facultad discrecional la autoridad consideró necesario recurrir a un informe técnico, necesariamente estaba en la obligación de notificar el resultado del mismo". - Señala que: “las modificaciones a las reivindicaciones presentadas son las mismas que se vieron en primera instancia y que están debidamente sustentadas en la memoria descriptiva, únicamente se modificaron en su redacción para poder alcanzar mayor claridad en su nivel inventivo a fin de obtener un informe favorable.
Por lo que el asunto de fondo de las reivindicaciones, sí se vio en primera instancia”. - Concluye que: “el artículo 45 establece y se refiere al análisis que la Oficina de Patentes hace de la solicitud y las objeciones que encuentre, le notificarán al solicitante dos o más veces si lo estima conveniente. Este párrafo se refiere exclusivamente a objeciones que la oficina de patentes efectúe. En contraposición, el articulo 46 se refiere al caso en que la Oficina de Patentes solicite el informe de expertos (que es el caso de la solicitud).
Por lo tanto, ( ) debió notificarse al solicitante el informe del experto, al no efectuar la notificación al solicitante se incurrió en flagrante infracción al debido proceso y en consecuencia en causal de nulidad”. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18, 19, 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por lo que resulta procedente interpretar los artículos solicitados.
Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. S Cc. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Las patentes de invención. Requisitos de patentabilidad. La Novedad. B. La modificación de una solicitud de patente.
C. La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos D. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sólo para el efecto de la determinación de ta novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
(.) Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. Artículo 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios, (.) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante.
Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treínta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.
Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente. Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina: a) copia de la solicitud extranjera; b)copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera; €) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera; d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o, e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro titulo de protección concedido con base en la solicitud extranjera.
La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.
LAS PATENTES DE INVENCIÓN. REQUISITOS — DE PATENTABILIDAD. LA NOVEDAD. 24. Para dar contestación a las primeras cuatro interrogantes de la Sala consultante, este Tribunal se referirá a las patentes de invención y sus requisitos. Concepto de invención. 25. Tratando el concepto en sí de qué se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual "la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”?, 26.
El Tribunal, ha manifestado que “el concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica'—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N” 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005.
Publicado en la G.O.A.C. N” 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras). 27. La Corte consultante deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación. Requisitos de patentabilidad. 28. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para OTERO LASTRES, José Manuel.
Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán” Madrid 1969, pp. 73 y siguientes. a) 29. que pueda ser objeto de patente.
Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. Según lo dispuesto por el articulo 14 de la Decisión mencionada, son tres los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.
Novedad de la Invención 30. 31. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, sostiene que: “Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.” Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad: “Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes: a) “Objetividad.
La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado". b) *Irreversibilidad de la pérdida de novedad" “( ) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”. c) “Carácter Universal de ta Novedad” “( ) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. RÉGIMEN LEGAL”, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150. 10 32. 33. 34. 35. 36. “( ) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad" “( ) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”.
Según lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.
En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo"*. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en la Decisión 486.
En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información. CABANELLAS, Guillermo.
"DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-JP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.). SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas. 11 37. b) 38. 39. 40.
Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento: "a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”.
Nivel Inventivo Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.
Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existian al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.
Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente: “Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica En Proceso 12-1P-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998.
Publicada en la G.O.A.C. N* 428. de 16 de abril de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 12 41. 42. 43. 44. este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica", en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”*.
Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda”?.
En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.
Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez Segade ( ) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.
Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica ( y 10 Proceso N” 12-1P-98, Doc.
Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España, 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso; solicitud de patente “TRIHIDRATO DE (2R.38)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4- ACETOX1-2-BEZOILOXI-58, 20-EPOXI-1, 78, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO”, 13 EN 45. 46.
Aplicación Industrial Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el articulo 19 de la Decisión 486. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
LA MODIFICACIÓN DE UNA SOLICITUD DE PATENTE. 47. 48. 49. El 17 de abril de 2007 Archon Technologies Ltd. adjuntó un nuevo pliego de 20 reivindicaciones señalando que el mismo no implica una ampliación de lo originalmente expuesto, por lo que se abordará el tema de la modificación de la patente. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.
De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal: - “Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o de motu propio en cualquier momento del trámite. o Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella publicado en la GO.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 14 S 50. que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. - De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado.
Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486). El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Paises de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección: "Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales.
Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R4 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada. Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplie al pasar de términos específicos a muy generales.
Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible. Ejemplo: Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”.
(Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2003, patente: "UN PRODUCTO COMESTIBLE ENCAPSULADO CON COMPONENTES DE CONTRASTE). Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señala: "Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al 15 51. 52. interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.
En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos O hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.
(Proceso 21-1P-2000, publicado en la G.O.A.C. N* 631, 10 de enero de 2001, patente: Procedimientos para preparación de derivados de Sal de Bilis humana estimulada por lipasa y para la preparación de Composiciones Farmacéuticas que los contiene). Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. Al respecto, este Tribunal ha expresado: "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.
A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.
(Proceso 25-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N? 769, de 24 de mayo de 2002, patente: IMINODERIVADOS CICLICOS). C. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS. DEL INFORME DE LOS EXPERTOS. 53. Solicita el Juez consultante a este Tribunal se pronuncie respecto a: Como debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten.
Asimismo, interpretar dichos articulos respecto a cuándo se considera que un informe técnico es necesario para los fines del examen de patentabilidad. Por lo que se tratará el tema de los informes técnicos. 16 54. 55. 56. 57. 58. El artículo 45 de la Decisión 486 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.
Por otra parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. Este Tribunal ha manifestado que: “La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente”.
(subrayado fuera de texto) El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente”11.
(subrayado fuera de texto) Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-1P-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes.
Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del “ Proceso 33-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. N*. 2209, de 12 de junio de 2013. 17 59. 60. 61. 62. 63. solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último”.
(subrayado fuera de texto) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
Se deberá considerar, que el peticionario puede, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa". (Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N*. 2209, de 12 de junio de 2013). En la misma interpretación prejudicial, 236-1P-2013, el Tribunal ha manifestado “De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada.
Esto quiere decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habria identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva.
A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes”. Finalmente y, por estar relacionado con el caso concreto, se cita la jurisprudencia que el Tribunal ha emitido al pronunciarse sobre 18 64. 65. la idoneidad de los expertos u organismos que emiten los informes técnicos: “Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos cientificos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.
La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.
Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente". (Proceso 127-IP-2013, de 16 de octubre de 2013). Por lo antes expuesto, la Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.
La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la opinión de organismos cientificos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA EMITIR SUS RESOLUCIONES. 66.
La sociedad Archon Technologies Ltd. afirma que el INDECOPI no consideró las pruebas que aportó tales como los títulos de registro de la patente en Estados Unidos y que consideró que no son vinculantes, en razón de lo cual este Tribunal hará referencia a la autonomía de la que gozan las oficinas nacionales. 19 67. 68. 69. 70. 71. 72.
Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo | de la Decisión 486 regula el procedimiento de concesión de titulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.
Dicha autonomía se manifiesta en relación a: 1. Las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina. Sobre el primer tema, se aclara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes las ponen en contacto, como seria el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países.
O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó la patente. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente.
En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las 20 73. 74. decisiones proferidas por otras oficinas de patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes.
Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. La resolución con la que se notifica al solicitante y por la cual se concede o deniega el privilegio de patente de invención debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El concepto de 'invención' a efectos de ser objeto de una concesión de patente comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y, por tanto, no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica", y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria.
El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, 21 SEGUNDO:
TERCERO: además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados por los artículos 16, 18 y 19 de dicho cuerpo legal. Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho.
En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. La invención puede recaer sobre una entidad fisica (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.
De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad. El artículo 45 de la Decisión 486 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica al solicitante para que se pronuncie, para lo cual le confiere un plazo de sesenta día, el cual puede ser prorrogado por una sola vez por treinta días adicionales.
Por su parte el artículo 46 de la Decisión 486, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos 22 que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.
El articulo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.
La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46. Con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45).
Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
La Oficina Nacional Competente puede solicitar la asistencia de expertos y en contrapartida las partes involucradas tienen la facultad de ser informadas respecto de la experiencia e idoneidad de los técnicos que emiten sus informes, pudiendo tener acceso a sus hojas de vida y confirmar a través de las mismas que sean personas competentes para poder dar un informe apegado a la materia y con suficientes conocimientos y experiencia en el área.
La Oficina Nacional Competente además de los informes técnicos de expertos, pueden solicitar la 23 Cecilia Luisa yllón Quinteros MAGISTRADA CUARTO: / Ni opinión de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial, lo cual abre un abanico de opciones para que la autoridad pueda tener los suficientes argumentos para poder determinar que el diseño es admisible como tal o no. El sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.
Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina. De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que o en su adopción. Leonor Perdomo Perdomo*? ) MAGISTRADA tl Ñ Hernán Rod a fo Zambrano TRADO 12 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribuna! de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma 24 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el) Presidente y el Secretario, zl SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 48-1P-2015 25