+ E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 83-1P-2015 Interpretación prejudicial a petición de la corte Consultante del artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.

Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Marca: “PREVENIR” (denominativa) Expediente Interno: 2006- 00378-00. Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil quince.

El señor Magistrado Dr. Luis José Diez Canseco Núñez, disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción”. VISTOS: El Oficio 0725 del 10 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día via correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2006-00378-00.

El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 20 de julio de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.

ANTECEDENTES. Partes Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: SOCIEDAD PREVENIR S.A. Y Acta 38-J-TJCA-2015 de12 de noviembre de 2015. Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1.

El 22 de febrero de 2000 la sociedad PREVENIR S.A., solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca PREVENIR (denominativa) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., formuló observación sobre la base de su marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta) para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El 31 de agosto de 2000 mediante Resolución 21064 la División de Signos Distintivos declaró infundada la observación presentada por la Sociedad Administradora de Fondos y Cesantías PORVENIR S.A. y concedió el registro del signo PREVENIR (denominativa).

El 29 de septiembre de 2000, la Sociedad Administradora de Fondos y Cesantias PORVENIR S.A., interpuso el recurso de reposición y subsidio en apelación contra la Resolución 21064 del 31 de agosto de 2000. El 28 de noviembre de 2000 mediante Resolución 30788 la División de Signos Distintivos revocó la decisión contenida en la Resolución 21064 y declaró fundada la observación presentada por parte de la Sociedad Administradora de Fondos y Cesantías PORVENIR S.A., por consiguiente negó el registro de la marca PREVENIR (denominativa) solicitada por PREVENIR S.A. para distinguir los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

PREVENIR S.A., presentó apelación contra la mencionada resolución y al resolver dicho recurso la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 36460 de 31 de octubre de 2001 modificó la Resolución 30788 de 28 de noviembre de 2000 y concedió el registro del signo PREVENIR (denominativa). El 31 de octubre de 2005, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. planteó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 21604 de 31 de agosto de 2000 y 36460 de 31 de octubre de 2001.

Mediante providencia de 22 de noviembre de 2013, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto del artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena..

Argumentos de la acción de nulidad. La SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos: Refiere que se ha expresado que el elemento denominativo generalmente sobresale sobre el mixto; esto se fundamente en base a que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca.

Sostiene que entre los signos PORVENIR + GRÁFICA (mixto) y PREVENIR (denominativo) la confundibilidad se presenta de diversas formas como ortográfica, fonética y en la parte conceptual también. Señala que entre estos los signos en conflicto la similitud es evidente ya que no solamente comienzan con la misma letra consonante y tienen el mismo número de letras y lo más importante la silaba tónica es idéntica y va en el mismo lugar de la palabra dentro de la cual hay dos vocales.

Respecto al punto de vista conceptual, ambas expresiones significan una relación de expectativa y previsión por el futuro, asunto que sumado a la semejanza ortográfica y fonética, incurre en las prohibiciones contempladas en el artículo 82 literales a) y b) de la Decisión 344. Argumenta la notoriedad de su marca PORVENIR + GRÁFICA la cual es reconocida por el público consumidor. b. Argumentos de la Contestación a la acción de nulidad (Superintendencia de Industria y Comercio). 40.

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que la marcas enfrentadas PREVENIR (denominativa) y PORVENIR + GRÁFICA (mixta) no arrojan confusión. Si bien coinciden en el empleo de algunas letras en conjunto cada uno de los signos se encuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora e individualizadora.

Afirma que desde el punto de vista conceptual dados por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española tienen dos significados diferentes: prevenir: preparar, aparejar y disponer con anticipación; porvenir suceso O tiempo futuro. Indica que el elemento predominante de la marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta) es el elemento denominativo, su elemento figurativo le otorga aún más distintividad como para poder coexistir en el mercado sin generar confusión. Enuncia además ser titular del Nombre Comercial PORVENIR S.A. el cual fue concedido el 14 de septiembre de 1993 por la Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que la solicitud de registro debió ser negada por riesgo de confusión respecto del Nombre Comercial prioritario. c. Argumentos contenidos en la contestación por parte del Tercero Interesado. 41.

La SOCIEDAD PREVENIR S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que los términos PREVENIR y PORVENIR tienen significados conceptuales diferentes. - Manifiesta que de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia, las marcas enfrentadas corresponden a un concepto propio y diferente y no existe el riesgo de confusión para el público consumidor. - Argumenta que si bien el elemento predominante de la marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta) es el elemento denominativo, su elemento figurativo le otorga aún más distintividad como para poder coexistir en el mercado sin generar confusión. - Que por la diferencia conceptual, no existe forma en que el consumidor considere que se trata del mismo servicio ni sobre la misma procedencia empresarial.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”, norma que será interpretada por ser pertinente al caso. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 4.

Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud ortográfica y fonética. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Confusión conceptual. 2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Protección del Nombre Comercial y sus requisitos. 4. La marca notoria. Su protección y requisitos.

D. ANALISIS DE LOS TEMAS A SER INTERPRETADOS 4. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y de asociación. Similitud ortográfica y fonética. Reglas para efectuar el cotejo de signos. Confusión conceptual. 42. En contra de la solicitud de registro de PREVENIR (denominativa) SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., formuló observación sobre la base de su marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta) para la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por lo que se analizará la irregistrabilidad de una marca por riesgo de confusión. La identidad y la semejanza 2 Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Paises Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

(.) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titutar de la marca notoriamente conocida, 13. Este Tribunal, al respecto, ha señalado que: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”, 14.

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible, 45.

El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la “identidad”, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. 16.

Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base del conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )**. 47.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes Ñ han de determinarla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la ¿ jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

Riesgo de confusión y de asociación. 18. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. N? 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. * Proceso 48-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N* 1089, del 5 de julio de 2004, marca “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-1P-98, G.O.A.C. N* 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Su pe 5 49. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. 20.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. 21.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vinculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 22.

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;

(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. 23. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica". 24.

El riesgo de asociación, por su parte, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Similitud ortográfica y fonética. 25. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: $ Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C No 1124 de 4 de octubre de 2004.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. * Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C, N? 329, de 9 de marzo de 1998, marca *DERMALEX”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 26.

Respecto a la similitud conceptual que es el tercer tipo de similitud, nos referiremos en un acápite independiente. Reglas para realizar el cotejo de signos. 27. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. 28.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”. 29. El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, asi: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. | Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación de marcas debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el () 7 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos %l D Aires. 1946. Pg. 351 y ss. 7 6 30. producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, asi mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos. El juez consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca de la confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Confusión conceptual. 31. 32. 33. 34. 35. Tomando en consideración que la Superintendencia de Industria y Comercio mantiene que desde el punto de vista conceptual dados por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española los signos en conflicto tienen dos significados diferentes: prevenir: preparar, aparejar y disponer con anticipación; porvenir suceso o tiempo futuro, es preciso referirse a la confusión ideológica en particular.

La similitud ideológica o conceptual, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. El Juez consultante, deberá analizar si los conceptos PORVENIR y PREVENIR llevan al consumidor a una misma idea, respecto de los servicios de la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre la marca “PREVENIR (denominativa) y la marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta). Por tal motivo, resulta necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. Se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso 15-1P-2013, marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013: “Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.

Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra 8 36. 37. 38. 39. compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”. (Proceso 13-P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*, Comparación entre signos denominativos y mixtos. La corte consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico, De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”? Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacificamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-1P-2005: Marca: “LOREX?”. “(..) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir”. “( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” Proceso 55-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 46-1P-2008. Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008. “(..) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. * 40.

En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando los criterios anteriores, debe establecer el posible riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca "FAMILIA 8, DISEÑO" (mixta) y la marca "FAMILIA" (denominativa), verificando cuál es el elemento que predomina. 3. Protección del Nombre Comercial y sus requisitos. 41. En el presente caso, el Tribunal procede a interpretar lo relacionado al nombre comercial, en virtud a que la observación se presentó adicionalmente sobre la base del nombre comercial PORVENIR S.A. el cual fue concedido el 14 de septiembre de 1993 por la Superintendencia de Industria y Comercio a favor de SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. Características del nombre comercial. 42.

En el Proceso 96-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N* 1796 de 18 de enero de 2010, marca: TRANSPACK (mixta), el Tribunal se ha pronunciado sobre las caracteristicas del nombre comercial y ha manifestado que éstas son: - "El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado, poseyendo las siguientes caracteristicas: - — Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - — El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. - — El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social”.

Ñ - La razón social da cuenta de la naturaleza y la existencia del comerciante en virtud a la inscripción en los diferentes libros o registros mercantiles, mientras que el nombre comercial, como se verá más adelante, se adquiere con su primer uso. Protección del nombre comercial. 43. El Tribunal se ha pronunciado sobre la protección del nombre comercial en los términos siguientes: “Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el 1 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. (0 España, 1984, pp. 199 y ss. 10 e > derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiria ninguna seguridad jurídica para los competidores”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la G.0.A.C. N? 581, de 12 de julio de 2000, marca: IMPRECOL). 44. Este Tribunal también ha manifestado que “( ) la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener_su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro ( ).

Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-1P-98, ya citado). 45. Conforme a las indicadas disposiciones, la protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva solamente del registro o del depósito, sino que basta el uso del mismo.

Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad ( ). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-1P-98, ya citado). 46. La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada Pais Miembro.

Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 47.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial: 48. En numerosa jurisprudencia del Tribunal, por ejemplo, dentro del Proceso 96-IP- 2009, se ha señalado lo siguiente: “El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo.

El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante ( ) de manera que la protección otorgada al nombre 11 49. comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.

Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ). A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro marcario, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.

Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. En efecto, la protección del nombre comercial se la otorga cuando se prueba su uso real y efectivo en el mercado (y no por su mero registro). 4.

La marca notoria. Su protección y requisitos. 50. Afima SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. que su marca PORVENIR + GRÁFICA (mixta) es notoria, por lo que se hace necesario interpretar lo relacionado a la notoriedad de un signo. 51. El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. 52.

La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que asi el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. 53.

Para el tratadista Carlos Femández-Novoa, la marca notoria es "aquella que goza de difusión o—lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”. 54. El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores).

De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los circulos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”*?, 55. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado 1 FERNANDEZ Novoa, Carlos;

"Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32, 12. OTERO LASTRES, José Manuel, "La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243 12 grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”*?. 56.

La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega. 57. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.

Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N* 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LISTER). 58.

En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. Los criterios son los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigiiedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. 59.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implicita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 60.

Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad 61. alegada, la Decisión 344, en la sección Il del capítulo Y que se refiere al procedimiento de registro, en el articulo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado ( )”.

A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dd XE=s 1% Proceso 07-1P-96, publicado en la G.O.A.C. N* 299, de 17 de octubre de 1997, marca: "ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 13 62. 63. 64. 65. 66. dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio.

Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne caracteristicas especiales que no poseen las marcas comunes”**. Al tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes.

Ahora bien, es importante tener en consideración que la normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera especial, en relación a los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos.

Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008, marca “ZANIDIP”, publicado en la G.O.A.C. N* 1635 de 14 de julio de 2008, ha analizado los riesgos que se podrían generar: El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. “u Proceso 23-1P-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O.A.C, N* 354, de 13 de julio de 1998; marca: "VODKA BALALAIKA”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 14 ” S 67. 68. 69. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82-1P-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;” La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).

Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. 70.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se 15 pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( ).

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.

Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca' (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

( ) De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habria consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. Además de lo anterior, no habria concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral.

Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el 16 0) Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada".

(Proceso 145-1P-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN 2”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1452, de 10 de enero de 2007)". 71. Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Órgano 72. 73. Judicial ha señalado: "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del articulo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. N* 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada”! En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión, asociación y dilución. En el presente caso la Corte Consultante deberá analizar si el signo concedido goza de la notoriedad argumentada de acuerdo con los parámetros señalados en la presente providencia. Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: 15 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998;

G.O, N” 354, de 13 de julio de 1998; marca: "VODKA BALALAIKA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 17 NS PRIMERO:

SEGUNDO

TERCERO

CUARTO: No son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. Basta que exista el riesgo de confusión para que el signo solicitado sea irregistrable.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

El nombre comercial identifica a una persona natural o a una jurídica en el ejercicio de su actividad económica en el rubro comercial o industrial y lo distingue o diferencia de otras idénticas o semejantes en el mismo ramo. La protección del nombre comercial deriva de su uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de su uso real y efectivo.

La marca notoria es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo En el ámbito de la Decisión 344 la marca notoriamente conocida se debe proteger contra el riesgo de confusión, asociación o uso parasitario.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 18 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente DAS los Magistrados que participaron en su adopción. 1 Cecilia huisa Ayitón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo'* MAGISTRADA MAGISTRADA 7 y Hernán O Rom ambranó AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Jo le: seco Núñez PRESIDENTE SECRETARIO a Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 83-1P-2015 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma 19