PROCESO 192-IP-2015 — Andean Community

Y as TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 192-1P-2015 interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de Jos artículos 136 literal a), 150, 168 y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente interno N* 2013-00115. Actor: GLOBAL INVESTMENT 8 TRADING MANAGEMENT, INC. Marca “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS”, Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción?.

VISTOS: El Oficio N* 1165 de 22 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 2013-00115. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015. y Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N* 38-J-TJCA-2015, A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GLOBAL INVESTMENT £ TRADING MANAGEMENT, INC. Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: INVERLUNA Y CIA. S, EN C.A. SERVIBANCA S.A. BANCO DE BOGOTÁ. LUZ ÁNGELA LUCICH ANGARITA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 30 de diciembre de 2010, la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., solicitó el registro del signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS, para amparar los servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales”..

El 4 de abril de 2011, la sociedad SERVIBANCA S.A., formuló oposición sobre la base de las marcas mixtas y denominativas SERVIBANCA (Certificados Nos. 165623 y 319013) y CAJEROS ASISTIDOS (Certificados Nos. 391149, 391148 y 391150), para amparar productos y servicios de las Clases 16, 35, 36 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza..

El 5 de abril de 2011, la señora LUZ ÁNGELA LUCICH ANGARITA, formuló oposición sobre la base de la solicitud prioritaria de registro del signo denominativo RED SERVI, para amparar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza (expediente No. 10152875), el nombre comercial RED SERVI para distinguir actividades comerciales relacionadas a los servicios de la Clase 45; y, la enseña comercial RED SERVI. 4.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 00053283 de 29 de septiembre de 2011, resolvió declarar infundadas las oposiciones presentadas y otorgó el registro solicitado. 5. El 18 de septiembre de 2012, la sociedad GLOBAL INVESTMENT €: TRADING MANAGEMENT, ¡NC., inició acciones de cancelación por no uso contra las marcas denominativas SERVIRED (Clases 35 y 36), cuya titularidad la ostenta la sociedad BANCO DE BOGOTA?. 6.

El 19 de septiembre de 2012, la sociedad GLOBAL INVESTMENT ¿ TRADING MANAGEMENT, INC., solicitó el registro de los signos denominativos SERVIRED, para amparar los servicios de las Clases 35% y 36% de la Clasificación Internacional de Niza, en los cuales reivindicará el derecho preferente que derive a su favor de las acciones de cancelación previamente referidas. 7.

El 29 de noviembre de 2012, la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., formuló oposición en contra del signo solicitado SERVIRED (Clase 36), sobre la base de su marca mixta RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS. 8. El 5 de marzo de 2013, la sociedad GLOBAL INVESTMENT 8: TRADING MANAGEMENT, ¡NC., presentó acción de nulidad contemplada en el artículo 172 inciso 2 de la Decisión 486, contra la Resolución No. 00053283 de 29 de septiembre de 2011, mediante la cual se confirió el registro del signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45), ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 9.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 28744 de 20 de mayo de 2013, resolvió declarar infundada la oposición presentada y otorgó el registro del signo denominativo SERVIRED (Clase 36). 10.La sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

Dicho recurso aún se encuentra pendiente por resolver. Mediante Resoluciones No. 26301 de 21 de agosto de 2002 y 27072 de 28 de agosto de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca SERVIRED (denominativas, Clases 36 y 35, Certificados No. 275.832 y 269.405) a favor de la sociedad BANCO DE BOGOTA.

Dichas Resoluciones fueron confirmadas tanto por la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al agotarse los recursos previstos en la via gubernativa. Para amparar: “Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

La demandante GLOBAL ¡INVESTMENT ¿ TRADING MANAGEMENT, INC. soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.Señala, que efectivamente los signos denominativos SERVIRED (Clases 35 y 36) de la sociedad BANCO DE BOGOTÁ, y el signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45) de la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., son confundibles desde el punto de vista visual fonético y conceptual.

Por lo tanto, no pueden coexistir en el mercado. 13.Agrega, que entre los servicios que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva. 14.Adiciona, que por lo anterior se ha vulnerado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 15.Argumenta, que nunca se debió acceder al registro del signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45), ya que la autoridad nacional omitió constatar la existencia de los signos denominativos SERVIRED (Clases 35 y 36) de la sociedad BANCO DE BOGOTA.

Por lo tanto, se vulneró también el artículo 150 de la Decisión 486, al no practicarse debidamente el examen oficioso de registrabilidad. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de industria y Comercio. 16.Señala, que no entiende el motivo por el cual se solicita la nulidad del signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45), ya que la solicitud de registro del signo denominativo SERVIRED (Clase 36) presentada por la demandante, fue concedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 17.Manifiesta, que los actos mediante los cuales se concedió el registro de los signos denominativos SERVIRED (Clases 35 y 36) de la sociedad BANCO DE BOGOTÁ, y del signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45) de la sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., fueron expedidos conforme a derecho.

Por lo tanto, están dotados de la presunción de legalidad. 18.Agrega, que no se ha vulnerado el artículo 136 literal a), ni el 150 de 11 la Decisión 486, ya que los registros otorgados estuvieron amparados en un examen serio e imparcial de registrabilidad, que determinó que 4 Y 3 los signos en conflicto no eran confundibles, y mucho menos, que se configuraba el riesgo de conexión competitiva. 19.Adiciona, que en las acciones de cancelación presentadas en contra de los signos denominativos SERVIRED (Clases 35 y 36) de la sociedad BANCO DE BOGOTA, la demandante omitió probar el no uso de la marca. 20.

Manifiesta, que en el caso sub examine se encuentra caducada la acción para controvertir la legalidad de los actos demandados en virtud del artículo 150 de la Decisión 486, ya que no se configura la excepción contemplada en el artículo 172 de la misma normativa. Por lo tanto, al no enmarcarse dentro de los supuestos de esta última disposición normativa, se hace necesario aplicar las reglas de caducidad contempladas en la legislación interna. 21.Agrega, que el artículo 172 de la Decisión 486 es enfático en delimitar las causales de nulidad absoluta y relativa.

Por parte de INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A. 22.Argumenta, que la acción de nulidad que plantea la demandante es inviable, ya que no encaja dentro de los supuestos que contempla la normativa legal interna para tal fin, ni tampoco está legitimado para interponerla. 23.Agrega, que en su calidad de titular de la marca mixta RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS (Clase 45), ostenta un derecho adquirido que no puede desconocerse por meras expectativas de la demandante. 24.Adiciona, que carece de sustento el argumento atinente a la vulneración de los articulos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486, ya que para que aducir su trasgresión la demandante debía ostentar la calidad de titular de alguna marca.

Por parte de SERVIBANCA S.A., BANCO DE BOGOTÁ y LUZ ANGELA LUCICH ANGARITA 25.Tal y como se corrobora en el escrito de solicitud de la Interpretación Prejudicial, pese haber sido notificados del auto admisorio, no presentaron memorial de intervención. Contestación a las excepciones de la parte demandada y del tercero interesado. 26.Agrega, que pese a que el artículo 172 inciso 2 de la Decisión 486 no haga mención expresa del artículo 150 de la misma normativa, éste se constituye en una de las disposiciones normativas que el Consejo de Estado está obligado a consultar para resolver el asunto sub examine.

Por lo tanto, no opera el fenómeno de la caducidad. 27.Arguye, que la acción de nulidad se soporta en el articulo 172 inciso 2 de la Decisión 486, que prevé que “cualquier persona" la puede proponer. Por lo tanto, no es necesario que el accionante deba acreditar la titularidad de un registro o solicitud de registro. 28.En consecuencia, no se explica por qué no estaría legitimado para interponer la acción, si la propia División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 28744 de 20 de mayo de 2013, le otorgó el registro del signo denominativo SERVIRED (Clase 36), en donde enfáticamente reconoció el derecho preferente al registro derivado de la acciones de cancelación por no uso de las marcas SERVIRED del BANCO DE BOGOTÁ, según Resoluciones No. 4396 y 4397 del 12 de febrero de 2013. 29.Adiciona, que si bien las marcas SERVIRED se encuentran canceladas por no uso, para el momento de expedición del acto acusado sí se encontraban vigentes, y por ende, sí era posible la violación a los artículos 150 y 136 literal a) de la Decisión 486.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 30.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a), 150, 168 y 172; se realizará la interpretación solicitadaf, 5 DECISIÓN 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: aj sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ) rtículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, a si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. l En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará Mi sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. l Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al regístro.

Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de | cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135, ¿ La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescríbirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. y? 6 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 31.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.

Clases. Requisitos. Prescripción. Su relación con el derecho preferente en el marco del artículo 168 de la Decisión 486. B. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. C. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos.

D. La conexión competitiva (Clases 35, 36 / 45). E. El examen de registrabilidad. De oficio, motivado, autónomo e integral. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA ACCIÓN DE NULIDAD EN EL MARCO DE LA DECISIÓN 486. CLASES. REQUISITOS. PRESCRIPCIÓN. SU RELACIÓN CON EL DERECHO PREFERENTE EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 168 DE LA DECISIÓN 486. 32.La sociedad INVERLUNA Y CIA. S. EN C.A., argumentó que la acción de nulidad que plantea la demandante es inviable, ya que no encaja dentro de los supuestos que contempla la normativa interna para tal fin, ni tampoco está legitimado para interponerla. 33.Por su parte, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO manifestó que en el caso sub examine se encuentra caducada la acción para controvertir la legalidad de los actos demandados en virtud del artículo 150 de la Decisión 486, ya que no Il se configura la excepción contemplada en el artículo 172 de la misma normativa. 34.Además de lo anterior, como quiera que el demandante solicitó el registro de los signos denominativos SERVIRED sobre la base del derecho de preferencia del artículo 168 de la Decisión 486, se hace necesario tratar el tema propuesto, lo que incluye un análisis de la Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

(J relación que pudiera haber entre el mencionado derecho de preferencia y la acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. 35.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 7 de septiembre de 2010, expedida en el marco del proceso 90-IP-2010. 36.El régimen de la acción de nulidad ha tenido importantes modificaciones.

Los cambios de la Decisión 313 a la Decisión 486 se resumen en el siguiente cuadro: Artículo 102 de la Decisión 313 Artículo 113 de la Decisión 344 Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486 Clases de nulidad Hace referencia a una sola ciase Hace referencia a una sola clase de Diferencia entre la nulidad absoluta y la Sujeto legitimado de nulidad nulidad nulidad relativa.

La parte La parte Para la nulidad interesada. interesada. absoluta y para la De oficio por la De oficio por la nulidad relativa, cualquier persona. y hubiere otorgado sobre la base de ñ Autoridad autoridad e dee Nacional. nacional. De oficio por la autoridad nacional competente. No establece | No establece | Para la nulidad término de | término de | absoluta no prescribe prescripción. prescripción. la acción. Establece: — “Las a acciones de | Para la nulidad Press Le da nulidad que se relativa prescribe en deriven del|5 años contados presente artículo, | desde la fecha de podrán solicitarse | concesión del en cualquier | registro impugnado.

Ñ momento.” La norma señala | La norma señala La norma distingue una causal tres causales: entre las causales general: “a) El registro se para la nulidad “si el registro fue | haya concedido en | absoluta y para la concedido en |contravención de | relativa, de la Causales de contravención a cualquiera de las | siguiente manera: nulidad la o presente | disposiciones de: Decisión”. la presente Causales de nulidad Decisión absoluta: cuando el registro de una b) El registro se marca se hubiese concedido en contravención de los 6 SS El cuadro es tomado de la Interpretación Prejudicial emitida el 1 de abril de 2009, dentro del proceso 10-IP-2009. 8 > datos o artículos 134 primer documentos párrafo”, y 135 de la declarados como | Decisión 486. falsos o inexactos por la autoridad Causales de nulidad nacional relativa: cuando el competente, registro se hubiese contenidos en la concedido en solicitud y que contravención de lo sean esenciales. dispuesto en el artículo 136 o c) El registro se | cuando éste se haya concedido de | hubiera efectuado de mala fe”. mala fe. 37.Como se observa en el cuadro anterior, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.

Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 38.La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 39.La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona.

La acción debe ejercerse dentro de un plazo específico: se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 40.Ahora bien, de conformidad con el caso bajo estudio, es muy importante que el Tribunal establezca la relación que pudiera existir entre el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso, y la acción de nulidad. 41.En la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2007, expedida en el marco del proceso 46-1P-2007, el Tribunal determinó los efectos del mencionado derecho preferente: “Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro de marca por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones.

En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga 7 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, asi como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. 9 prelación en relación con las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar.

Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro de Marcas deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas.

En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada sobre la base de dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro.” 42.El derecho preferente podrá iniciarse a partir de la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, pero no puede ir en contra de la solicitud anterior. 43.De lo anterior se desprende que si el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, puede así mismo, si no prospera su oposición, iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro. 44.Lo que no puede hacer el titular del derecho preferente es interponer una acción de nulidad sustentada en dicho derecho, si éste fue adquirido con posterioridad a la solicitud del registro. 45.Ahora bien, el titular de un derecho preferente puede interponer una acción de nulidad relativa con la finalidad de defender los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación. Esto es posible, ya que como se indicó líneas arriba, la legitimación de la nulidad relativa se encuentra en cabeza de cualquier persona. 46.La corte consultante deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado, li) Que puede ser interpuesta por cualquier persona; iii);

Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación por activa la tiene cualquier persona. 10 B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 47.En el proceso interno se discute si el signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS, es confundible con las marcas denominativas SERVIRED. 48.De conformidad con lo anterior, se abordará el tema planteado.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-1P-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especificamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.? Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: * PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”.

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.

Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones posilivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.

Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos “marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 11 “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquinendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.

Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces O terminaciones, y cuando la silaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.

Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: 12 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad".

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues 'la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro 13 0 van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1% de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-1P- 2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N? 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “IV COLOMBIA + GRÁFICO”). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006”. 49.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia. C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS. 50.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto RED SERVi SUS GIROS, SUS PAGOS, con las marcas denominativas SERVIRED. 51.Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012: "Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. 14 El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas”, logotipos'", íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55- 1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP- 98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. l (Proceso N” 129-1P-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: GALLO mixta). 2 Ú “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente (7 cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 10 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, t marca_ o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22*. edición. 2001. 15 SO El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: —- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. —- Se debe tener en cuenta, la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. —- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. —- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.” En atención a que el signo solicitado se encuentra compuesto por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos compuestos.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N* 13- IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 677 de 13 de junio de 2001). 16 Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “ ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ).

(Sentencia del Proceso N* 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1217, de 11 de julio de 2005).” 52.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores D. criterios, debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS, y las marca denominativas SERVIRED. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 35, 36 / 45). 53. El signo solicitado para registro RED SERVI SUS GIROS SUS PAGOS, 54. ampara los siguientes servicios de la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza: “servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales”.

Los signos denominativos SERVIRED objeto de la acción de nulidad amparan servicios de las Clases 351 y 3612 de la Clasificación Internacional de Niza. En este contexto se abordará el tema planteado. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 111-1P-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad? y, en consecuencia, analice el grado de vinculación Para amparar: “Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”.

Para amparar: “Servicios de cambio de divisas y de transferencia de dinero; servicios de transferencia de dineros; servicios de transferencias de dinero en línea; servicios de giro postal; servicios de envío de fondos; servicios de divisas extranjeras; servicios de emisión de cheques de viaje; servicios de transferencias de fondos”. Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. 17 o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios: “a) La inclusión de los productos en una misma clase de la Clasificación Intemacional de Niza: ( ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase de la Clasificación Internacional de Niza, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, O los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en la Clasificación Intemacional de Niza; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos.

A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por si solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 148-1P-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1271, de 2 de diciembre de 2005). 18 Q 55. especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.

En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”.

(Proceso 114- IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1028 de 14 de enero de 2004)”. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD.

DE OFICIO, MOTIVADO, AUTONOMO E INTEGRAL. 56.El demandante sostuvo que se vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 al no practicarse debidamente el examen oficioso de registrabilidad. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que los registros otorgados estuvieron amparados en un examen serio e imparcial de registrabilidad. 19 57.Por lo tanto, se tratará el tema planteado.

Para esto, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marcas en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-A1P-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: “MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título li de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales!* ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del proceso 40-1P-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. 20 Ca + de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de la marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 21 “( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”'*.

No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. 58.Por lo tanto, la corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La corte consultante deberá tener en cuenta lo siguiente: i) Que la acción de nulidad relativa tiene un término de prescripción de cinco (5) años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado; ¡¡) Que puede ser interpuesta por cualquier persona; ii); Que, en consecuencia, el titular de un derecho preferente puede presentar una acción de nulidad relativa sustentándola en los derechos del titular de la marca objeto de la cancelación, ya que la legitimación activa la tiene cualquier persona.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto, aplicando los parámetros establecidos en la presente providencia. - TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o ( de asociación que pudiera existir entre el signo mixto RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS, y las marca denominativas Y, 15 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012.

Ye 22 SERVIRED, aplicando los parámetros vertidos en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

QUINTO: —El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. La corte consultante deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el artículo 150 de la Decisión 486, se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presgfte Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en $u adopgión. Pllal Cecilia Luisa Ayllón Quintero Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA ículo 90 del Estatuto del Tribunal, fi ión Prejudicial el Presidente y el Secty E Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. |.

PROCESO 192-1P-2015 | 23