TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 194-1P-2015 interpretación prejudicial a petición de la Corte consuitante del artículo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Organo nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia.
Demandante: BANCO DE BOGOTA. Marca: “RENTAHORRO” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00356-00. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1180 de 23 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera presentó solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2009-00356-00.
El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 8 de octubre de 2015, mediante el cual se admitió a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A.
ANTECEDENTES. Demandante: BANCO DE BOGOTÁ. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MS == Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: El 11 de octubre de 2006, el Banco de Bogotá presentó solicitud de registro del signo RENTAHORRO (denominativo), ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para identificar los servicios comprendidos en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
La solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial sin que se hayan presentado oposiciones. El 30 de octubre de 2008, mediante Resolución 42696 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio la solicitud de registro de la marca presentada, por considerarla como un signo descriptivo y de uso común. El 12 de diciembre de 2008, dentro del término legal el Banco de Bogotá interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la mencionada Resolución. El 22 de diciembre de 2008, mediante Resolución 54597 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolviendo el recurso de reposición interpuesto confirmó la Resolución 42696 de 30 de octubre de 2008.
El 28 de enero de 2009, mediante Resolución 2656 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolviendo el recurso de apelación interpuesto confirmó las anteriores Resoluciones y negó en última instancia la solicitud de registro del signo denominativo RENTAHORRO. El Banco de Bogotá presentó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 42696, 54597 y 2656.
Mediante providencia del 12 de marzo de 2014, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia decide suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto de los artículos 134 literal a), y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 1597 10.
Argumentos de la acción de nulidad. El BANCO DE BOGOTÁ en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Afirma que RENTAHORRO (denominativo) es un signo evocativo. Argumenta que la marca RENTAHORRO surge de la unión sintética de dos términos para configurar uno solo novedoso y distintivo, Sostiene que las expresiones Renta y Ahorro si son consideradas individualmente son de bajo valor distintivo para la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, más la solicitud de registro se trata de una combinación de ambos elementos, y no de cada uno por separado.
Señala que lo que se pretende es obtener el derecho exclusivo sobre la combinación de estos dos términos. Argumentos de la Contestación a la acción de nulidad. La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Manifiesta que la expresión RENTAHORRO en el mercado puede ser utilizada comúnmente por los empresarios que ofrecen los mismos servicios por lo cual no puede ser exclusivamente solo del Banco de Bogotá. Afirma que RENTAHORRO se refiere de manera directa a las características de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de esta manera carece de elementos necesarios para su distintividad.
Indica que si se accediera al registro solicitado del término RENTAHORRO se estaria excluyendo de manera injusta a varios empresarios que pueden utilizar el mencionado término para informar acerca de sus servicios. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Juez consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión 12. 13. 14. 15. de la Comunidad Andina.
Únicamente se interpretará el articulo 135 literal e) de la Decisión 486". CONTENIDO DE LA PONENCIA En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: 1. Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. 2. Los signos evocativos.
ANALISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Falta de distintividad como causal de irregistrabilidad. El caso de los signos descriptivos. En el presente caso, la demandada ha afirmado que la expresión RENTAHORRO se refiere de manera directa a las caracteristicas de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, de esta manera carece de elementos necesarios para su distintividad Al respecto, este Tribunal ha señalado que el registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica.
La aptitud distintiva, uno de los elementos constitutivos de la marca, es un requisito esencial para su registro y, por tanto, no podrán ser registrados como marcas los signos que carezcan de distintividad. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”. que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. pe ==> 16. 17. 18. 19. marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”. (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.) El Juez Consultante deberá analizar si el signo RENTAHORRO (denominativo) es distintivo respecto de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
El caso de los signos descriptivos. El Tribunal abordará el tema en virtud a que mediante Resolución 42696 el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio la solicitud de registro de la marca RENTAHORRO (denominativa), por considerarla como un signo descriptivo y de uso común. La norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado respecto a los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas, que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las caracteristicas (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características.
De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales caracteristicas son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La 20. 21. 22. 23. 24. 25. descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio que se pretende registrar, *( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada - por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. N* 686 del 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-IP-95, marca: “"CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A”, publicado en la G.O.A.C. N* 189 de 15 de septiembre de 1995). Por lo tanto, el signo descriptivo o formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto marcario es distintivo.
De esta manera la entidad consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero el conjunto marcario es distintivo.
2. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. El Tribunal abordará el tema en virtud a que el demandante, BANCO DE BOGOTÁ, en su escrito de demanda afirmó que RENTAHORRO (denominativo) es un signo evocativo. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que los signos evocativos sólo sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Asimismo, el Tribunal ha precisado que: “( ), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado L como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.
Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.
En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear, publicado en Gaceta Oficial No. 2041, de 16 de abril de 2012). Sobre la base de estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: El Juez consultante debe analizar si el signo RENTAHORRO — (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el articulo 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Si un determinado signo incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134, SEGUNDO: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas caracteristicas, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
A diferencia del descriptivo, el evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. De acuerdo con el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. U y Cecilia Luisa Ayllón Quinteros SS MAGISTRADA [y Mo / Vi lin? HernáryKo ambrano Luis José Dig/z Canseco Núñez ISTRADO GISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el E Luis José Diegíz Canseco'Núñez uste Sarcia Bt PRESIDENTE SECRETARIO Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 194-IP-2015