ya Os == TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 202-1P-2015 interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, los artículos 168, 169 y 170 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente Interno N* 673-2014. Actor: DESTILADORA NACIONAL S.A. Cancelación de la marca “RON CORTEZ (denominativa)”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio N* 062/2015 de 31 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 24 de abril de 2015 vía correo electrónico, procedente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 673-2014, Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 25 de septiembre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: DESTILADORA NACIONAL S.A. Demandado: SERVICIO NACIONAL — DE PROPIEDAD INTELECTUAL-SENAPI, ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Tercero interesado: VITIVINÍCOLA CERESER LTDA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad VIT! VINÍCOLA CERESER LTDA.,, solicitó el registro del signo denominativo RON CAPITÁN CORTEZ para distinguir los siguientes productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza “bebidas alcohólicas”.

La sociedad DESTILADORA NACIONAL S.A., formuló oposición sobre la base de su marca denominativa RON CORTEZ (Certificado No. 71185-C) para amparar productos de la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza “bebidas alcohólicas —con excepción de cervezas”. Como mecanismo de defensa, la sociedad VITi VINÍCOLA CERESER LTDA., solicitó acción de cancelación por falta de uso de la marca denominativa RON CORTEZ (Certificado No. 71185-C).

El 10 de mayo de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. 214/2013, declaró probada la acción de cancelación planteada. La DESTILADORA NACIONAL S.A., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 6. El 18 de julio de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. DPYCANCEL/REV- No.173/2013, rechazó el recurso de revocatoria y confirmó el acto administrativo impugnado. 7.

La DESTILADORA NACIONAL S.A., presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 8. El 16 de diciembre de 2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa No. DGE/CANC/J- 194NN/2013, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la Resolución No. DPI/CANCEL/REV-No. 173/2013. 9. La DESTILADORA NACIONAL S.A., presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 10.La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oficio No. 062/2015 de 31 de marzo de 2015, solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11.Manifiesta, que al amparo de la normativa comunitaria demostró el uso de la marca denominativa RON CORTÉZ durante el periodo de tiempo relevante. 12.Agrega, que la Decisión 486 no contempla condicionamientos o requisitos formales precisos para demostrar el uso de la marca, como lo pretende exigir la autoridad nacional a! solicitar pruebas para “todo el periodo relevante de forma consecutiva e ininterrumpida”.

Por lo tanto, debe resaltarse que la presentación de facturas que acrediten el uso de la marca durante alguno de los tres (3) años que señala el artículo 165 de la Decisión 486, y emitidas por su casa matriz, se constituye en una prueba incuestionable de la comercialización del producto. 13.Adiciona, que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, adolece de falta de motivación y razonabilidad.

Por lo tanto, se ha desconocido el derecho al debido proceso. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del SENAPI. - 14. Indica, que la sociedad DESTILADORA NACIONAL S.A., no acreditó el uso real de la marca denominativa RON CORTÉZ, dentro del >> B. periodo relevante de forma ininterrumpida. Por lo tanto, se reitera que la normativa comunitaria es enfática en señalar que las pruebas no sólo deben corresponder a los tres (3) años consecutivos, sino que también debe demostrarse el uso durante todo ese intervalo de tiempo. 15.Adiciona, que según lo preceptúa la Decisión 486 “el uso de la marca se podrá acreditar mediante los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. 16.Agrega, que las facturas aportadas no fueron emitidas por el titular de la marca registrada, ni tampoco cumplieron con los requisitos de legalización para hacerlos valer dentro del procedimiento administrativo según lo manda el ordenamiento jurídico nacional.

Por lo tanto, se constituyen en meras pruebas inconducentes, que a duras penas revisten el carácter de indicios. Por parte del Tercero Interesado. 17.De la revisión de los anexos remitidos por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, se deja constancia que más allá de verificarse que efectivamente se notificó a la sociedad VIT] VINÍCOLA CERESER LTDA., en su calidad de tercero interesado, no se remitió o se informó si dicha sociedad se pronunció sobre el contenido de la demanda.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 18.La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136, 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 19.Se hará la interpretación solicitada, salvo de los artículos 134 y 136 ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio. De igual manera se interpretarán de oficio los articulos 168, 169 y 170 de la misma normativa!.

DECISIÓN 486 Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o fimitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. 4 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 20.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicia! son los siguientes: A. La acción de cancelación de registro de marca por falta de uso como medio de defensa.

El régimen probatorio. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. B. La motivación de los actos administrativos que expiden las oficinas de protección de la propiedad intelectual. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no molivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. Artículo 169.- La oficina nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de una marca o la limitación de su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo común o genérico cuando en los medios comerciales y para el público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como indicación de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los siguientes hechos con relación a esa marca: a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada. b Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá. sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución. (..)”. 5 Sao D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A.LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO COMO MEDIO DE DEFENSA.

EL REGIMEN PROBATORIO. LA MARCA USADA POR EL LICENCIATARIO O EL AUTORIZADO PARA ELLO. 21.En el proceso interno el tercero interesado formuló acción de cancelación por falta de uso de la marca denominativa RON CORTEZ, como medio de defensa a la oposición. 22.La demandante sostuvo que la Decisión 486 no contempla condicionamientos o requisitos formales precisos para demostrar el uso de la marca, como lo pretende exigir la autoridad nacional al solicitar pruebas para “todo el período relevante de forma consecutiva e ininterrumpida”. 23.El SENAPI indicó que la normativa comunitaria es enfática en señalar que las pruebas no sólo deben corresponder a los tres (3) años consecutivos, sino que también debe demostrarse el uso durante todo ese intervalo de tiempo.

Agregó que las facturas aportadas no fueron emitidas por el titular de la marca registrada. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite de cancelación como medio de defensa. 24.El artículo 165 de la Decisión 486 consagra la figura de la cancelación por falta de uso como medio de defensa ante la presentación de una oposición a la solicitud de registro de marca. 25.La oportunidad para presentar la solicitud de cancelación por no uso es el traslado que se da al solicitante del registro de la respectiva oposición, de conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, pudiendo elevarse la solicitud dentro del propio escrito donde se controvierta la oposición, como en un escrito separado. 26.Se advierte que las normas que regulan los presupuestos procesales y probatorios de la cancelación de la marca por no uso serán aplicables a la cancelación por falta de uso como defensa en el trámite administrativo de registro, correspondiendo determinar a la Oficina Nacional, o al Juez, en su caso, si este último trámite puede o no hacerse a propósito de la interposición de los recursos en vía gubernativa respecto de la decisión de no registro de un signo. 27.De tal manera, el solicitante deberá cumplir con los requisitos procedimentales previstos para el trámite de la cancelación de registro de marca por falta de uso y con los demás que la normativa interna tenga previsto como sería el caso del pago de las tasas respectivas, o retirar la solicitud en formularios determinados para el efecto, si la normativa comunitaria permite que el País Miembro reglamente el tema por la vía del complemento indispensable. hy y ) 28.En conclusión, como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una oposición, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 165 a 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dando traslado al opositor para que demuestre el uso de la marca; para lo anterior se aplicará el plazo concedido en el mencionado artículo.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. 29. En este escenario, el Tribunal reitera los parámetros establecidos por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del Proceso 100-IP-2013: “Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486.

Los artículos 165 a 170, salvo el 169? de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: a. Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante a! no utilizado. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: En resumen, se encuentra legitimada para accionar “la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada” (Proceso 15-1P-99, ya citado), así como la que pretenda registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada.” Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2007, expedida en el proceso 131-IP-2007. 2 El articulo 169 soporta la cancelación del registro de marca en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos que ampara. > b. Oportunidad para adelantar el trámite.

El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. c. Falta de uso de la marca.

Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. (..) El artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma. Vemos detenidamente cada una de estas figuras: La licencia de uso de la marca. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capitulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. La simple autorización para la utilización de la marca en el mercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. Sobre este tipo de contratos de distribución la doctrina extranjera ha precisado lo siguiente: “Cuando se suscita la cuestión de la relación que existe entre el contrato de licencia de marca y la categoría de los contratos de distribución, lo primero que debe destacarse es la aptitud de la licencia de marca (no obstante ser una figura contractual autónoma, dotada de un régimen ¡jurídico propio en el artículo 48 LM y susceptible de presentarse en el tráfico como un tipo contractual distinguible de los contratos de distribución) de integrarse, a veces como un elemento esencial, en determinadas modalidades contractuales pertenecientes a la categoría de la distribución comercial.

Ello no obstante, también hay que advertir que el dato de que el distribuidor utilice la marca del proveedor en las distintas manifestaciones de su actividad de comercialización a las que viene obligado en virtud del contrato no significa necesariamente, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, que dicha utilización precise una autorización del titular del signo. Así, los usos de la marca que indiscutiblemente se producen con mayor o menor intensidad en todo contrato de distribución Y comercial no son necesariamente indicativos de la presencia de una licencia de marca en estos contratos”.

Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si | productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en la os el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. (.,) Sobre el principio del uso efectivo de la marca, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado.

A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.

Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio.

Por ello ( ) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22- IP-2005. Interpretación Prejudicial de 28 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1207, de 16 de junio de 2005).

El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: medio sensible que permite identificar o distinguir los divers el os productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación MARTÍN ARESTI, Pilar. La Legitimación del Distribuidor para el Uso del Signo Distintivo del Proveedor: Sobre la Existencia de una Licencia de Marca en los Contratos de Distribución. En “Las Marcas y la Distribución Comercial”.

Ediciones Universidad Salamanca. Salamanca, España, 2011. Pág. 20. 10 esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: — La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar sí las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o * bajo catálogo, etc.

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por 11 Se> el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los articulos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”.

(Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 199, de 26 de enero de 1996). El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es Usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. 30.En relación con la falta de uso de la marca, atendiendo a la particularidades del proceso interno, el Tribunal reitera que para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. 31.Lo anterior quiere decir, que el “no uso” tiene que ser permanente en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca prueba el uso dentro de los mencionados tres años no procede la cancelación. Esto quiere decir que la prueba del uso de manera real y efectiva, así sea por un periodo de tiempo corto dentro de los tres años mencionados, generaría la no procedencia de la cancelación por no uso.

¿A 32.Es muy importante tener en cuenta que el uso real y efectivo que debe probarse, se encuentra soportado en la cantidad del producto de conformidad con su naturaleza y su forma de comercialización, tal y como se advirtió anteriormente. 12 GÉN > 33.Por lo tanto, la corte consultante deberá determinar lo siguiente: — Si el signo denominativo supuestamente usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca denominativa RON CORTEZ, registrada bajo el certificado No. 71185-C y, Si el signo denominativo RON CORTEZ fue usado por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, en el periodo relevante: tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto, su naturaleza y su forma de comercialización. 34.Para el desarrollo de los siguientes acápites se reitera nuevamente la Interpretación Prejudicial expedida el 25 de junio de 2013, en el marco del Proceso 100-1P-2013: “Carga de la prueba.

La prueba del uso. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. El mismo artículo se enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. ya: Causales de justificación para el no uso de la marca.

El artículo 165, párrafo cuarto de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: - Fuerza mayor. - Caso fortuito. Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición de requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.

Procedimiento. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la oficina de registro de marcas. Se encuentra marcado por las siguientes etapas: - Presentación de la solicitud. - Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca. - Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del registro. - Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la Norma Comunitaria. Efectos de la cancelación de la marca por no uso. — Depurar el registro de marcas, eliminando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva en el mercado. —- Permitir que otras personas puedan registrar esa marca, otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación”. 14 ¡co B.LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EXPIDEN LAS OFICINAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. 35.La sociedad demandante afirmó que el acto administrativo cuya nulidad se pretende, adolece de falta de motivación y razonabilidad.

Por lo anterior, el Tribunal entrará a abordar el principio de motivación de los actos administrativos. 36.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del Proceso 103-IP-2014: “Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. El Tribunal sobre este punto ha señalado lo siguiente: “La motivación es una formalidad sustancial de todo acto proveniente de la administración y su insuficiencia, error O falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

Los actos administrativos deben exponer las razones de hecho y de derecho que han generado la toma de una decisión, esto permitirá que quien se sienta afectado por los efectos producidos por un acto de la administración, tenga la posibilidad de debatir ante el órgano judicial que corresponda.” “La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación juridica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación”.

(..) “( ) la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equivoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las 15 Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c /Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial N” 04-AN-97)” [6]. (Proceso 35-IP-2005. Interpretación prejudicial del 28 de abril de 2005). De conformidad con lo anterior, todos los actos administrativos que emanen de las oficinas de registro y protección de la propiedad intelectual deben ser debida y suficientemente motivados, so pena de caer en un vicio de nulidad”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Como la norma comunitaria no establece un procedimiento especial cuando se solicite la cancelación por no uso como defensa en el trámite de una oposición, se debe en este caso, dar cumplimiento a lo previsto en los articulos 165 a 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dando traslado al opositor para que demuestre el uso de la marca; para lo anterior se aplicará el plazo concedido en el mencionado artículo.

Vencido dicho plazo la autoridad nacional competente decidirá sobre la solicitud de cancelación por no uso como defensa en el trámite administrativo. La corte consultante deberá determinar lo siguiente: Si el signo denominativo supuestamente usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca denominativa RON CORTEZ, registrada bajo el certificado No. 71185-C y, Si el signo denominativo RON CORTEZ fue usado por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros, en el periodo relevante: tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Por lo tanto, la corte consultante debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto, su naturaleza y su forma de comercialización. 16 SEGUNDO: Como principio de actuación de la administración pública se encuentra el de la debida motivación de los actos administrativos.

Este principio, desarrollo del principio de transparencia, no significa otra cosa que las decisiones contenidas en los diversos actos administrativos deben mostrar las razones que las soportan, ya que esto garantiza el derecho que tienen los destinatarios de la norma de poder controvertir la decisión. Todos los actos administrativos que emanen de las oficinas de registro y protección de la propiedad intelectual deben ser debida y suficientemente motivados, so pena de caer en un vicio de nulidad.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y, cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación DS los Magistrados que participaron en gu adopción. VIT TAS Perdomo ii MA Y E Luis sos Y) ez Lanseco A MAGISTRADO RADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la LlL.Al Luis José e anseco Núñez PRESIDENTE SECRETARIO Notifiquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 202-1P-2015 | 17