Os TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 203-1P-2015 interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente Interno N* 597- 2014, Actor: LIVIO CESAR ZOZZOL!. Marca mixta MAXIM. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

VISTOS: El Oficio 061/2015 de 31 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 24 de abril de 2015, procedente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N” 597- 2014, Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.

A. — ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. ¡2 Partes: Demandante: LIVIO CÉSAR ZOZZOLI. Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL —SENAP!- ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Tercero Interesado: PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 7 de julio de 2011, la sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., solicitó el registro del signo mixto MAXIM,* para distinguir los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “colchones a resorte”.

El 07 de agosto de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, otorgó el registro solicitado bajo el No. 138750-C, sin que se haya formulado ninguna oposición. 2. El 2 de enero de 2013, el señor LIVIO CÉSAR ZOZZOLI, interpone acción de nulidad contra el registro de la marca mixta MAXIM (Clase 20), sobre la base de su marca mixta MAXIKING?, registrada para amparar los siguientes productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “accesorios para camas excepto ropa de cama, accesorios para camas no metálicos, camas de agua no para uso médico, almohadas, almohadas de aire no para uso médico, cojines, cojines de aire no para uso médico, colchones de aire no para uso médico, colchones de resortes, colchones, colchones de espuma, colchones para corrales infantiles, colchonetas”.

Fue registrada bajo el No. 139182-C. 3. El 26 de abril de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. 156/2013, declaró probada la acción de nulidad planteada. 4. La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., presentó recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. 1 *Se compone de un elemento denominativo (una palabra) y un elemento gráfico (diseño particular de letras)", fl. 46. 2 “Se compone de un elemento denominativo (una palabra) y un elemento gráfico (diseño de letras y figura en el medio)”. fl. 46. 5.

El 22 de julio de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante la Resolución No. DPINUL/REV-No. 181/2013, aceptó el recurso de revocatoria y revocó totalmente el acto administrativo impugnado, declarando improbada la acción de nulidad planteada 6. El señor LIVIO CÉSAR ZOZZOLI, presentó recurso jerárquico contra el anterior acto administrativo. 7.

El 20 de diciembre de 2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa No. DGE/NUL/J- 0205NN/2013, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la Resolución No. DPI/NUL/REV-No. 181/2013. 8. El señor LIVIO CÉSAR ZOZZOLI, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo. 9.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda. El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 10. Manifiesta, que los signos en conflicto no sólo generan riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, sino que amparan los mismos productos dentro de la misma clase.

Por lo tanto, se concluye que la autoridad nacional realizó indebidamente el examen de cotejo de marcas, desconociendo así los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 11. Indica, que la autoridad nacional desconoció el derecho de prioridad que le asistía por haber solicitado mucho antes que la sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., el registro de la marca mixta MAXIKING (Clase 20). 12.

Señala, que de ninguna manera la denominación MAXI es un término de uso común dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte del SENAPI El SENAP! contestó la demanda sobre la base de los siguientes É argumentos: descriptivo, cuyo significado según el Diccionario de la Real 13.

Indica, que la denominación MAXI es un término de uso común y ys Academia de la Lengua Española alude a “muy grande o muy largo". 3 AS SÍ Por lo tanto, no puede ser objeto de monopolio exclusivo por parte de ningún competidor en el mercado. 14. Agrega, que en el presente caso no es necesario verificar el uso del término MAXI por distintos titulares dentro de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, ya que el mismo reviste un significado propio. 15.

Manifiesta, que entre los signos en conflicto no existe riesgo de confusión o asociación, ya que al realizar el examen en conjunto y sucesivo de los mismos se verifica que el elemento relevante entre ambos es el denominativo. Por lo tanto, al estar en presencia de un término de uso común resulta aplicable la excepción de la visión de conjunto, donde al prescindirse de la denominación MAXI surgen notorias diferencias desde el punto de vista ortográfico, fonético e ideológico. 16.Indica, que si bien los signos en conflicto amparan productos de la misma clase, sus diferencias impiden que se configure el riesgo de confusión o asociación. Por parte del tercero interesado.

La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 17. indica, que el signo mixto MAXIM es suficientemente distintivo. 18. Agrega, que el examen de nulidad de un registro de marca es mucho más acucioso que el de una oposición. Esta última no fue presentada en el procedimiento administrativo. 19.Adiciona, que los signos en conflicto presentan diferencias desde el punto de vista visual, auditivo e ideológico. 20.Manifiesta, que el registro de una marca es constitutivo de derechos, por lo tanto, el derecho exclusivo de marca y su protección comienzan a correr una vez el aludido registro ha sido conferido; en el caso de autos, dicha situación acaeció con posterioridad al registro del signo mixto MAXIM (Clase 20). 21.Agrega, que sin perjuicio de lo anterior los colchones MAXIM se comercializan desde el año 2005.

Por lo tanto, al haberse aportado las respectivas facturas, se comprueba el posicionamiento de dicha marca enel mercado y la posibilidad de que coexista pacíficamente con el signo mixto MAXIKING (Clase 20). 22.Adiciona, que el signo mixto MAXIM (Clase 20) hace referencia al producto “colchón”, mientras que MAXIKING (Clase 20) hace referencia a la empresa que comercializa el producto.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 23.La corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. 24. No se interpretará el artículo 135, ya que como tal no es esencial para resolver el caso bajo estudio. Se restringirá la interpretación del artículo 136 a su literal a)? de la misma normativa. C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. 25.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Comparación entre signos mixtos. C. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común y descriptivas. D. Coexistencia de hecho en el campo de la marcas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA ¡RREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 26. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo, mixto MAXIM es confundible con la marca mixta MAXIKING. Por tal Mi motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. 27. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. t 3 Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

CJ. a> El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especificamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad!.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). 4 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dínero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debian merecer una protección contra los otros 6 riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 6 Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaria atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores.

Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy dificil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que 'carezcan de distintividad.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad", pues 'a función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T- 88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- 136/00).

Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1? de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: "TV COLOMBIA + GRÁFICO".). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. 28.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 29.

En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signos mixtos MAXIM y MAXIKING. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 30.Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013: “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.

Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas*, logotiposf, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.

Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la $ “Elemblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente;

“Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA (RAE), 223. edición. 2001. 9 — protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-1P-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N* 129-1P-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sí el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 10 31.En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos MAXIM y MAXIKING.

C. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMPUESTOS POR PARTÍCULAS DE USO COMUN Y DESCRIPTIVAS. 32.El SENAPI afirma que la partícula MAXI es de uso común y descriptiva. 33. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, y para ello se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-1P-2013. 34.Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 35.El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 36.Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 37.En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios.

Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas”. 7 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las palabras coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge.

“DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 11 Y> 38.Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 39.Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 40.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 41.El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características O informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos O servicios”. 42.La norma transcrita prohibe el registto de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas.

Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil, 43.Ahora bien, lo que es de uso común o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser 12 utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. 44.La corte consultante debe determinar si la partícula MAXI es de uso D. común y/o descriptiva en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común y/o descriptiva.

COEXISTENCIA DE HECHO EN EL CAMPO DE LAS MARCAS. 45.La sociedad PULLMAN INDUSTRIA Y COMERCIO LTDA., argumentó que los colchones MAXIM se comercializan desde el año 2005; es un signo posicionado en el mercado. 46.En consecuencia con lo anterior, se hace necesario tratar el tema propuesto. 47.Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-1P-2010: “Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el “riesgo de confusión” en el público consumidor, ya que no se podrian distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.

Sin embargo, existe un fenómeno denominado “LA COEXISTENCIA DE MARCAS DE HECHO”, consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: “La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”.

(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial del 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 916, de 2 de abril de 2003)”. En virtud de lo anteriormente expuesto, É EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL P SIGUIENTE OS 13 PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos MAXIM y MAXIKING, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos.

SEGUNDO: La corte consultante debe determinar si la partícula MAXI es de uso común y/o descriptiva en la Clase 20 de la Clasificación internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común y/o descriptiva.

TERCERO: La “coexistencia de hecho” no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el, último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presénte Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron E su adopción. EJ ( Ma Pa Léonor Perdomo Perdomo CEESTROs GISTRADO 14 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. / YA TAZA 7, Al Luis José Djez Fánseco Núñez Sheteajdión PRESIDENTE SE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 203-1P-2015 | 15