TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 214-1P-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 135 literal i) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Interno N* 2013- 00054. Actor: PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC. Marca denominativa FLEXSTEEL. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los siete días del mes de diciembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 1321 de 30 de abril de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N* 2013-00054, Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de octubre de 2015.

A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. FAS 12 Partes: Demandante: PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC. Demandados: LA NACIÓN COLOMBIANA - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: UMARLA S.A.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, solicitó el 07 de diciembre de 2004 el registro como marca del signo denominativo FLEXSTEEL, para amparar los siguientes productos de la Clase 17 de la Clasificación internacional de Niza: “Tubos, tubos y sistemas de tubos flexibles, tubos termoplásticos reforzados, cables, productos de tuberías flexibles, materiales para reforzar tuberías, productos de tubos y tuberías flexibles para uso en la industria del petróleo y el gas, partes e implementos para todos los anteriores”. 2.

Mediante Oficio No. 4155 de 23 de marzo de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió nuevamente al solicitante para que dentro dei término de sesenta (60) días aclarara los productos para los cuales se estaba solicitando el registro. 3. El 26 de abril de 2010, la sociedad WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, dio respuesta dentro del término de sesenta (60) días, al requerimiento efectuado, poniendo de presente que mediante Formulario Único de Correcciones y Modificaciones radicado el 12 de abril del mismo año eliminó de la lista de productos los “cables metálicos”, por lo cual los productos quedaron limitados a “tubos no metálicos; sistemas de tubos no metálicos; materiales para reforzar tuberías no metálicas; partes y aditamentos para todos los anteriores; y todo lo anterior para uso en la industria del petróleo y el gas”. j El primer requerimiento se efectuó mediante Oficio No. 3729 de 03 de mayo de 2005.

Luego de haber dado respuesta al requerimiento el 26 de julio de 2005, presentando el correspondiente Formulario Unico de Correcciones y Modificaciones, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 21145 de 29 de agosto de 2005, resolvió declarar abandonada la solicitud de registro.

Dicho acto administrativo fue impugnado mediante recurso de reposición y en subsidio de apelación. A pesar de que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la resolución, mediante Resolución 7462 de 16 de marzo de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, revocó dicha decisión, mediante Resolución 23085 de 30 de julio de 2007. 2 4.

El 14 de marzo de 2011, mediante Formulario Único de Correcciones y Modificaciones, la sociedad WELLSTREAM INTERNATIONAL LIMITED, reportó el cambio de solicitante a la sociedad PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC. 5. La sociedad UMARLA S.A., formuló oposición sobre la base de su marca mixta FLEXTILE para distinguir productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza: “Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica, y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos”. 6.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 41171 de 29 de julio de 2011, resolvió declarar infundada la oposición presentada y denegó el registro solicitado, estableciendo que el signo solicitado se encontraba inmerso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 135 literal i) de la Decisión 486. 7.

La sociedad PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. 8. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 78555 de 29 de diciembre de 2011, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y, concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación. 9.

La Superintendencia Delegada para la Propiedad industrial, mediante Resolución No. 00050023 de 24 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada. 10.La sociedad PRIME FLEXIBLE PRODUCTS INC., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones Nos. 00050023 de 24 de agosto de 2012, 78555 de 29 de diciembre de 2011 y 41171 de 29 de julio de 2011, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 11.La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.Señala, que del análisis de las resoluciones impugnadas no se aprecia cuál fue el móvil que condujo a la autoridad nacional para determinar que el signo solicitado se encontraba inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad del artículo 135 literal ) de la Decisión 486, es decir, que se trataba de un signo engañoso.

Por lo tanto, se han 3 desconocido lo criterios que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha edificado para tal fin: i) identificación del tipo de signo; ii) determinación del grado de distintividad del signo solicitado (descriptivo, sugestivo, arbitrario y/o fantasioso); ¡li) determinación de los productos que pretende amparar; iv) verificar si la expresión solicitada es susceptible de generar engaño en el mercado o en el consumidor. 13.Adiciona, que el análisis del cotejo de marcas debió realizarse de manera conjunta. 14.

Agrega, que por tratarse de un término en idioma extranjero (signo de fantasía y arbitrario), debió procederse al registro del signo solicitado. Por lo tanto, se desestima el eventual carácter de uso común que se le pretenda dar, así como cualquier tipo de incidencia en el tipo de productos que pretende amparar. 15. Complementa, que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define engaño de la siguiente manera: “faltar a la verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre”.

Por lo tanto, atendiendo a la razón esgrimida en el punto anterior, de ninguna manera se está faltando a la verdad y, por tanto, induciendo a error al público consumidor. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 16.Señala, que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria y nacional, ya que no sólo se efectuó el examen de cotejo de marcas acorde a los criterios esgrimidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sino que además se tuvo en cuenta que por tratarse de un signo en idioma extranjero “se compone de dos expresiones en inglés, cuyo significado es comprendido por los consumidores como 'ACERO FLEXIBLE”, donde expresamente se excluyeron los productos metálicos como lo es el acero.

En consecuencia, se presenta una situación engañosa para el público consumidor, y por tanto, se configura la causal establecida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, 17.Agrega, que el signo solicitado no posee ninguna distintividad, habida cuenta de que la denominación FLEXSTEEL hace referencia directa a una característica o cualidad de alguno de sus productos.

Por parte del Tercero Interesado. 18.Indica, que el signo solicitado se encuentra inmerso en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal i) del articulo 135 de la Decisión 486, ya que al estar conformado por la expresión STEEL será asociada por el consumidor promedio con el término METAL S=- 4 C. (traducción al español de dicha expresión).

Por lo tanto, los consumidores estarán inducidos a engaño, toda vez que pensarán que están adquiriendo un producto metálico cuando en realidad se trata de un producto no metálico. 19. Agrega, que el signo solicitado reviste el carácter de descriptivo, por cuanto identifica productos que son del sector de la construcción — pueden ser metálicos o no-, y ambos son complementarios o sustituibles incluso en algunos casos. 20.Manifiesta, que el signo solicitado resulta altamente confundible con su signo mixto FLEXTILE en los aspectos ortográfico, gráfico y fonético.

Los signos en conflicto también coinciden en los productos que amparan. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 21.La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 135 literal i) de la Decisión 486. 22.Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán los artículos 135 literal e) y 136 literal a).? CUESTIONES A INTERPRETARSE. 23.En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de signos descriptivos en idioma extranjero.

B. Irregistrabilidad de signos engañosos. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Decisión 486 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Oe Ys D. D. Comparación entre signos denominativos y mixtos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS DESCRIPTIVOS EN ¡DIOMA EXTRANJERO. 24.La demandante afirma que por tratarse de un término en idioma extranjero (signo de fantasía y arbitrario), debió procederse al registro del signo solicitado. En este marco, se hace necesario tratar el tema propuesto. 25.Lo primero que advierte el Tribunal es que si bien el signo solicitado contiene dos palabras unidas, su pronunciación sería la misma en el evento de estar separadas. 26.Se reitera lo expresado en la interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”. 27.Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: “( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

( ) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ( )”.

(Proceso N* 69-IP- 2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, 6 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 759, de 6 de febrero de 2002). 28.En relación con los signos descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-|P-2013. “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486-de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

Ahora bien, lo que es descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos descriptivos, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. 29.La corte consultante debe determinar si el signo FLEXSTEEL (denominativa) es descriptivo en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si es registrable o no. B. IRRESGISTABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS. 30.La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que el signo solicitado se compone de dos expresiones en inglés, cuyo significado es comprendido por los consumidores como “acero flexible"?.

Afirma que como quiera que el signo no ampara productos de acero, se presentaría una situación engañosa para el público consumidor. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema propuesto. 31.Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, expedida en el marco del proceso 166-IP-2012: “El literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general.

Sobre esta prohibición el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo enturbia el mercado”.

(Proceso 82-IP- 3 http:/Avww.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=flexsteel. > Ín 2002. Interpretación prejudicial de 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 891, de 29 de enero de 2003). Asimismo, el Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error.

La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir. ”. (Proceso 38- IP-99.

Interpretación Prejudicial de 29 de enero de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 539, de 28 de febrero de 2000)”. 32.La corte consultante deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad..

LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 33.En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo FLEXSTEEL es confundible con la marca mixta FLEXTILE. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. 34.

Para lo anterior se reitera lo expresado en la interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del Proceso 114-IP-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada especificamente con el requisito de distintividad.

Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al 9 de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: "SHERATON”). Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones posilivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debian merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada", 'marca de alla reputación" para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”. 10 o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.

De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el múmero de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.

Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar.

Ha expresado lo siguiente: 11 “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad".

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: 'En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios; que 'no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca' (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T- 88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada ( )” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Ñ Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T- | 136/00).

Proceso 92-1P-2004, sentencia del 1% de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.). Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “"GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006”. 35.La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta las 4 12 LS reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. 36.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo FLEXSTEEL y el mixto FLEXTILE.

Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 37.Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del proceso 191-IP-2013: “Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas*, logotipos', íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP- “El emblema es una variante, una especie de dibujo.

El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo — Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: ( ) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca_o producto.

( )”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 221. edición. 2001. 13 2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-1P-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N” 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1158, de 17 de enero de 2005.

Marca: “GALLO (mixta)”). La corte consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad | con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante ' tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función ' l diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado”. 38.En este orden de ideas, la corte consultante aplicando los anteriores criterios, deberá establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo FLEXSTEEL y el mixto FLEXTILE.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: La corte consultante debe determinar si el signo FLEXSTEEL es descriptivo en la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así establecer si es registrable o no. La corte consultante deberá determinar si el significado del signo solicitado para registro es conocido por el público consumidor, para posteriormente determinar si podría generar engaño de conformidad con lo establecido en la presente providencia, y de esta forma establecer su registrabilidad.

La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo FLEXSTEEL y el mixto FLEXTILE, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la presente providencia para la comparación de este tipo de signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presénte Interpretación Prejudicial los Magistrados que participarori er] s/í adopción, Cecilia Lu' Hernán a y “ MAGISTRADA n ros Leonor Perdomo Perdomo MAG($T dei F Luis José Diez fanseco Núñez Mist ISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. bl dar Luis José Djez Cánseco Núñez PR ENTE Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 214-1P-2015 | 16