AS S US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 236-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Marca: TORPRO (denominativa)..
Demandante: PRODUCTOS FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. Proceso interno N*. 1032-2012. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 105-2015-SCS-CS de 5 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 18 de mayo de 2015, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1032-2012.
El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. Demandada: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad intelectual (INDECOP1), República del Perú. Tercero interesado: WYETH.
Hechos. El 15 de agosto de 2002, Wyeth solicitó el registro de la marca TORPRO (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos oncológicos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Publicado el registro en el Diario Oficial El Peruano, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. presentó oposición al registro solicitado, señalando que el signo solicitado TORPRO (denominativo) resulta confundible a nivel gráfico y fonético con la marca TOPRON (mixta), registrada a su favor en la Clase 5. El 30 de abril de 2003, mediante Resolución 4904-2003/0SD-INDECOPI, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOP!I declaró fundada la oposición y denegó el registro solicitado.
El 23 de mayo de 2003, Wyeth formuló apelación contra la Resolución 4904- 2003/0SD-INDECOPI. El 19 de agosto de 2003, mediante Resolución 840-2003/TPI-INDECOP!, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 4904- 2003/0SD-INDECOP! y, en consecuencia, otorgó el registro solicitado. El 20 de octubre de 2013, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. interpuso demanda contencioso administrativa contra la Resolución 840-2003/TP!- INDECOP!.
El 21 de mayo de 2009, la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Productos Farmacéuticos S.A. El 12 de agosto de 2009, Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 21 de mayo de 2009. El 21 de septiembre de 2011, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú revocó la sentencia apelada y otorgó el registro de la marca TORPRO (denominativa). a 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
El 18 de enero de 2012, el INDECOP! interpuso recurso de casación contra la sentencia de 21 de septiembre de 2011. El 8 de abril de 2014, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. interpuso demanda en la que manifiesta que: Previamente al trámite administrativo, ya había sido determinada la similitud entre los signos en conflicto, mediante el Expediente 123014-2001, en el cual American Home Products solicitó el registro de la marca TORPRO (denominativa) para distinguir preparaciones farmacéuticas oncológicas en la Clase 5, la cual fue denegada mediante Resolución 7169-2002/0SD- INDECOPI.
Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que en dicho procedimiento se enfrentaban los mismos signos y productos involucrados en esta ocasión. El signo TORPRO (denominativo) no posee suficiente fuerza distintiva para ser registrado como marca, dado que resulta confundible, en grado de inducir a confusión al público consumidor, con la marca registrada TOPRON (mixta).
La presencia de la denominación TORPRO, que resulta ser muy similar al de la marca registrada TOPRON (mixta), lógicamente creará en el público consumidor un riesgo de asociación evidente entre ambos signos, de tal suerte que su coexistencia puede inducir a que los consumidores adquieran un producto por otro, en la creencia que se trata de productos iguales.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en indicar que, tratándose de marcas que distinguen productos farmacéuticos, el análisis debe ser más riguroso, toda vez que son productos destinados a la salud de las personas, y que dada la cultura existente al respecto, muchas veces son expedidos sin receta médica, por lo que la confusión en la adquisición de estos productos podría repercutir gravemente en la salud de las personas.
Finalmente, de una simple comparación entre los signos en conflicto, puede determinarse que son similares, tanto gráfica como fonéticamente, al grado de inducir a error al consumidor. Argumentos de la contestación a la demanda. El INDECOPI presenta contestación a la demanda manifestando que: Desde el punto de vista fonético, si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, incluso ubicadas en la misma posición (T-R-P/T-P-R-N), la 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. inclusión de la letra R en la primera silaba del signo solicitado y la terminación PRO, que produce un sonido fuerte y marcado, en la marca registrada, determinan una impresión sonora diferente.
Desde el punto de vista gráfico, la Sala aprecia que la presencia de la letra R en medio del signo solicitado TORPRO (denominativo) y de la letra N al final de la marca registrada, determinan una impresión visual de conjunto distinta. No obstante la identidad entre algunos de los productos que distinguen ambos signos, resulta posible la coexistencia pacífica de los signos en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al consumidor respecto de los productos o a su origen empresarial.
Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: De una apreciación sucesiva y no simultánea de las marcas TORPRO (denominativa) y TOPRON (mixta), considerando su aspecto en conjunto se obtiene que, respecto al aspecto gráfico, del cual se verifica que los signos son distintos, a pesar de que coinciden algunas de sus letras, ya que difieren en la secuencia de sus consonantes (T-R-P/T-P-R-N).
Asimismo, la presencia de la letra R en medio del signo solicitado y de la letra N al final de la marca registrada, determina una impresión visual de conjunto distinta. En cuanto al aspecto fonético, la pronunciación en conjunto de los signos comparados es distinta, debido a la diferente secuencia de consonantes, anteriormente señalada, además, la inclusión de la letra R en la primera silaba del signo solicitado y la terminación PRON, que reproduce un sonido fuerte y marcado, en la marca registrada, provoca que la pronunciación e impresión sonora sea diferente.
En el presente caso, no se puede hablar de una semejanza conceptual, ya que los signos en comparación no evocan absolutamente a ninguna acepción, sino que, por el contrario, constituyen signos de fantasía. En consecuencia, de la comparación efectuada se puede concluir que ambos signos no resultan confundibles, ya que si bien se asemejan, la composición y secuencia de las sílabas determinan que son diferentes.
Si bien los signos tienen ciertas coincidencias, también cuentan con elementos que los diferencian, por lo cual pueden ser distinguidos por el consumidor, siendo posible su coexistencia en el mercado, no apreciándose la existencia de un riesgo de confusión para el público consumidor. Respecto a la naturaleza del producto y su forma de comercialización, al tratarse de productos farmacéuticos, se encuentran ligados a la salud y, por lo tanto, se considera que los consumidores generalmente ponen mayor 24. 25. 26. 27. 28. cuidado en adquirirlos, efectuando un análisis detenido de ellos y contando incluso con ta orientación de un profesional.
Argumentos del recurso de apelación. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS S.A. DE C.V. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda y agregando lo siguiente: La mayoria de los fonemas de ambos signos cotejados son los mismos, constituyendo un elemento diferenciador muy débil, por lo cual es posible concluir que el signo solicitado TORPRO (denominativo) produce una impresión auditiva semejante a la de la marca TOPRON (mixta).
Existe una posibilidad de confusión mayor en el público consumidor cuando se trate de los mismos productos a distinguir. Tanto la marca TORPRO (denominativa), como la marca TOPRON (mixta), pretenden distinguir productos que comparte el mismo mercado, esto es, productos en la Clase 5. En el expediente 410-1999, la Sala Civil Transitoria resolvió declarar fundada la demanda interpuesta por Productos Farmacéuticos S.A. de C.V. y, en consecuencia, ordenó al INDECOPI proceder a la cancelación del registro de la marca DOTRON, la misma que no posee una semejanza tan notoria, como la denominación TORPRO, con la marca TOPRON (mixta).
Sentencia de Segunda Instancia. La Sentencia de Segunda Instancia declaró fundada la demanda al considerar que: Tratándose de productos farmacéuticos, se debe ser especialmente cuidadoso y riguroso en la comparación de los signos, pues más allá de cualquier interés particular, se encuentra el interés superior de cuidado de la salud y bienestar de la población. Si se analizan los signos objeto de conflicto, de manera sucesiva, considerando su aspecto de conjunto, dando mayor énfasis a las semejanzas y según el grado de percepción del consumidor entre TORPRO (denominativo) y TOPRON (mixto), a compartir las mismas consonantes T- P-R y la secuencia de letras O-O, que da inicio y fuerza a cada uno de los signos, y la sola diferencia de la consonante R, que no le da distintividad en el conjunto, sino que origina que en el conjunto se presente un supuesto riesgo de confusión, riesgo de confusión que se ubica en los aspectos gráfico y fonético, y siendo que ambos son signos de fantasía, el aspecto conceptual no los distingue uno de otro.
Argumentos del recurso de casación. 29. 30. 31. 32. 33. 34, El INDECOPI presentó recurso de casación en contra de la sentencia de segunda instancia judicial manifestando que los criterios para establecer si dos signos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor han sido infringidos por la Sala de mérito, del siguiente modo: En cuanto a la apreciación sucesiva de los signos, considerando su aspecto de conjunto, la Sala ha renunciado a la aplicación de este criterio, pues al dar lectura al quinto considerando de la resolución materia de impugnación, se aprecia que se ha descompuesto la unidad de los signos TORPRO (denominativo) y TOPRON (mixto) para encontrar semejanzas entre ellos a partir de la coincidencia en determinadas letras, sin advertir la impresión sonora y visual distinta que ellos producen en conjunto.
En cuanto al grado de percepción del consumidor medio, no se ha tenido en cuenta que el consumidor medio de productos farmacéuticos prestará un mayor grado de atención al momento de adquirirlos, por lo que las posibilidades de confusión entre los signos en conflicto son prácticamente inexistentes, sobre todo si de su análisis en conjunto se advierte que son fonética y gráficamente distintos.
En cuanto a la naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o prestación, encontrándonos ante productos farmacéuticos, es de esperar que a efectos de su comercialización se requiera de receta médica, la misma que es elaborada por un profesional médico, que no confundirá el producto con otro al momento de prescribirlo.
En esa línea de pensamiento, tenemos que lo mismo sucederá con el profesional a quien se le presente dicha receta médica, quien también sabrá diferenciar un producto de otro y, aun en el caso que sean comercializados sin receta médica, serán solicitados a un profesional de la salud o boticario que asesorará la compra, reduciendo las posibilidades de confusión. Finalmente, en cuanto al carácter de fantasía del signo, si bien la Sala ha reconocido esta situación, no le ha dado el carácter y alcance que le corresponde, pues al encontrarnos ante dos signos de fantasia, que además presentan diferencias gráficas y fonéticas, la posibilidad de que el público consumidor se confunda son nulas.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
A 35. 36. 37. 38. Que, el Tribunal interpretará el siguiente artículo: - Solicitado: 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Marcas de fantasía. Marcas farmacéuticas. Pon» D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. RIESGO DE CONFUSION DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. —SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo solicitado TORPRO (denominativo) y la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TORPRON (mixta).
Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se b “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 39. 40. 41. 42. 43. han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad.
Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-1P- 2008, publicado en la G.O.A.C. N”. 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).
En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo". (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N*. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado.
Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y 44. 45. 46. 47. 48. considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.
Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (1) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la 'semejanza' y la 'identidad', ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N*. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica".
(Proceso 76-IP-2004, publicado en ta G.O.A.C. N*, 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. N?, 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). 49. 50. 51. 52. 53. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para realizar el cotejo de signos. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante 10 2 54. 55. 56. 57. 58. disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.). En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado TORPRO es denominativo, mientras que la marca sobre la base de la cual se presenta la oposición TORPRON es mixta. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N*, 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”.
(Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa 11 59. 60. 61. 62. no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos que a continuación se describen: Si elemento predominante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. Por el contrario si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos, que a continuación se describen: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los 12 63. 64. 24, 25. 65. productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos denominativos y mixtos en conflicto.
3. MARCAS DE FANTASÍA. El Tribunal interpretará el tema en virtud a que en el recurso de casación se manifiesta que los signos en conflicto, TORPRO (denominativo) y la marca registrada TOPRON (mixta) son de fantasía. El Tribunal ha manifestado que “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo un significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades”.
(Proceso 23-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N”. 2229 de 20 de agosto de 2013, marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta). Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.
Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N*. 989, de 29 de setiembre de 2003, marca: INSTAFRUTA).
Por lo tanto, el Juez consultante, deberá determinar si el signo TORPRO (denominativo) constituye un signo de fantasia o si por el contrario está dotado de un significado conceptual comprendido por el público consumidor medio. 4. MARCAS FARMACÉUTICAS. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirse al tema de las marcas farmacéuticas.
El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. 13 68. 69. 70. 71. 72. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.
Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que debe realizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signo como marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho más riguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la salud de los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por el Tribunal, tiene su razón de ser por “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”.
(Proceso N*. 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N*, 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN). Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de “marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias pueden causar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N*. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA). Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000, ya citado). Finalmente, “Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que 14 consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”. (Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N*. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca: TENSLOTAN denominativa).
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.
SEGUNDO: Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacificamente en el ámbito comercial.
TERCERO: El juez consultante deberá determinar si el signo TORPRO (denominativo) constituye un signo de fantasía de acuerdo con lo manifestado en la presente interpretación prejudicial ya que los signos de fantasía son distintivos y, por tanto, registrables.
CUARTO: En las marcas farmacéuticas el examen de confundibilidad debe ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún 15 medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. (YU Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo ? MAGISTRADA MAGISTRADA Hernán nero Zambrano Luis José Diez £anseco Núñez MAGISTRADO MA RADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, _ lla 17%) Ba Luis José Diez Gíanseco Núñez Brito P ENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 16 Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 236-1P-2015 17