TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 250-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N* 10414- 2013-0-1801-JR-CA-25.

Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Marca denominativa BRILLO DURAMAX. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 10414-2013-0 / 5taSECA-CSJLI-PJ de 27 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día vía correo electrónico, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de noviembre de 2015. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPUBLICA DEL PERU.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. El 02 de julio de 2010, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A, solicitó el registro del signo denominativo BRILLO DURAMAX, para distinguir los siguientes productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”. 2.

El 23 de marzo de 2011, la Dirección de Signos Distintivos de INDECOPI, mediante la Resolución No. 4653-2011/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó que se trataba de un signo descriptivo. 3. El 6 de abril de 2011, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 4.

El 9 de julio de 2012, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOP!, mediante Resolución No. 1179-2012/TPI- INDECOPI, revocó la Resolución No. 4653-2011/DSD-INDECOPI y devolvió los actuados en primera instancia a fin que emita un nuevo pronunciamiento. 5. El 11 de marzo de 2013, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, mediante resolución 3270-2013/DSD-INDECOPI denegó de oficio el registro solicitado, argumentando que existe registrada la marca denominativa DURAMAS (certificado 86996), para distinguir 2 los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”. 6.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso recurso de apelación contra la resolución antes indicada, señalando que no realizó una comparación en conjunto de los signos en conflicto. 7. El 11 de noviembre de 2013, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución No. 3812-20133-TPI-INDFECOPI, confirmó el anterior acto administrativo. 8.

La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., interpuso demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo. 9. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Seis de 17 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda. 10.La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 11.La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 12.Argumenta, que el INDECOPI no motivó adecuadamente su resolución. 13.Manifiesta, que no existe riesgo de confusión directa e indirecta entre los signos en conflicto, ya que la marca denominativa DURAMAS es evocativa de los productos que distingue en el mercado. Por tal razón es débil. 14.Agrega, que si bien el signo denominativo BRILLO DURAMAX también es evocativo de alguno de los productos que distingue, tiene importantes diferencias gráficas y fonéticas con la marca denominativa DURAMAS.

AS b. Argumentos de la contestación de la demanda. El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos: 15. Sostiene, que el INDECOPI sí motivo adecuadamente su resolución. 16.Indica, que palabra BRILLO es de uso común en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 17.Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles; ambos comparten el término similar DURAMAX/DURAMAS, el cual no se encuentra presente en otras marcas registradas a favor de terceros para distinguir productos iguales o similares de la Clase 3. 18.Expresa, que los signos en conflicto generan riesgo de confusión indirecta, ya que se podría inducir al usuario a creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca registrada, o una nueva línea de dicha marca ya registrada. 19.Adiciona, que los signos en conflicto diferencian los mismos productos. c. Sentencia de Primera Instancia. 20.El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Seis de 17 de diciembre de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente: “( ) Que, si bien el signo solicitado BRILLO DURAMAX, al ser pronunciado y leído en su conjunto difieren; sin embargo, ambos están conformados por un término similar que es la palabra DURAMAX / DURAMAS, lo cual podría generar confusión en el público consumidor que al observar sucesivamente los signos considere que el producto de marca BRILLO DURAMAX, constituye una nueva línea de la empresa que fabrica el producto DURAMAS, es decir, que los consumidores podrian determinar que se trata de productos diferentes, pero creerá que tienen el mismo origen empresarial; lo cual es presupuesto para determinar que en el presente caso de registrarse el signo BRILLO DURAMAX generaría un riesgo de confusión indirecto entre el público consumidor.

( ) corresponde señalar que del informe de Antecedentes, contenido en la resolución impugnada, se ha observado que el término DURAMAS, a pesar de resultar un signo evocativo, solo forma parte de la marca registrada por la señora María del Pilar Ferradas, no habiendo sido utilizado dicho término para ninguna otra marca que diferencie productos de la misma clase: por lo que no es cierto que sea un término que no genere que el consumidor vincule dicha marca 4 PS registrada a un determinado origen empresarial, ni implica que al ser un término evocativo la autoridad administrativa no deba velar por el derecho exclusivo del titular del registro a impedir que un tercero inscriba un signo distintivo que genere confusión. ( ) Que en atención a lo señalado en los considerandos precedentes el juzgado considera que la resolución impugnada ha sido expedida cumpliendo los requisitos de validez del acto administrativo, estipulados en el artículo 3 de la ley de Procedimiento Administrativo ( ) no habiendo incurrido la entidad administrativa emplazada en ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la referida ley ( )”. d. Recurso de apelación. 21.La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 22.La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delimitó su solicitud de la siguiente manera: “¿Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión directa e indirecta y el riesgo de asociación entre dos signos en conflicto? ¿Al realizar el cotejo entre marcas compuestas, es válido determinar la relevancia de uno de sus elementos? ¿Qué criterios deben emplearse para determinar la mayor relevancia de un elemento de un signo denominativo compuesto a efectos de realizar el cotejo entre dos marcas, teniendo en cuenta que el análisis de los signos se hace examinando la totalidad de sus elementos?". 23.Se hará la Interpretación solicitada.

De oficio se interpretará el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. * 1 Artículo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (..) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional compelente procederá a realizar el examen de registrabilidad.

En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatona del registro de la marca mediante resolución. (..J C. CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Las marcas evocativas y su poder de oposición. Las palabras de uso común en la conformación de marcas. El examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado. noo p D. — ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.

RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS. 24. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo BRILLO DURAMAX es confundible con la marca denominativa DURAMAS. 25.La Corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión directa e indirecta y el riesgo de asociación entre los signos en conflicto? 26.Para abordar el tema propuesto y contestar a la pregunta formulada, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado.

Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-1P-2013: “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas especificamente con el requisito de distintividad.

El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad?. 2 PACÓN, Ana Maria, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA".

Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: 6 Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1648, de 21 de agosto de 2008.

Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos.

La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debla revestir determinadas caracteristicas, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores.

Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas deblan merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.

Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación" para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". a SR La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse.

La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raices o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raices o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica.

Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Reglas para el cotejo de los signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. - En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. - Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. —- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006.

Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1370, de 14 de julio de 2006.” AE YN 27.En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. 28.En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos BRILLO DURAMAX y DURAMAS. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. 29.Se reitera lo expresado en la Interpretación de 16 de enero de 2013, expedida en el marco del Proceso 141-1P-2012: "Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasia; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios: - Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. — Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado." Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras.

En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. AS Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( )”.

(Proceso N* 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( )'.

(Sentencia del Proceso N* 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1217, de 11 de julio de 2005)”. 30.

La Corte consultante realizó las siguientes preguntas: 31. ¿Al realizar el cotejo entre marcas compuestas, es válido determinar la relevancia de uno de sus elementos? ¿Qué criterios deben emplearse para determinar la mayor relevancia de un elemento de un signo denominativo compuesto a efectos de realizar el cotejo entre dos marcas, teniendo en cuenta que el análisis de los signos se hace examinando la totalidad de sus elementos?”.

De conformidad con lo expresado líneas arriba, es básico para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, analizar el grado de relevancia o distintividad de las palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus 10 componentes en el conjunto, y, sobre todo, su incidencia en su distintividad. 32.

Para esto utilizará los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Como se advertirá más adelante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 33.En este orden de ideas, la consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BRILLO DURAMAX y DURAMAS.

C. LAS MARCAS EVOCATIVAS Y SU PODER DE OPOSICIÓN. 34.Como quiera que la demandante afirmara que la marca DURAMAS (denominativa) es evocativa, se tratará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 112-1P-2013. “Lo primero que se advierte, es que un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos así lo es.

Es decir, si éste está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. Se advierte que tales signos cumplen la función distintiva de la marca y, por lo tanto, son registrables. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá «ser considerado como un signo m1 marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia? y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.* A continuación se transcribirá lo pertinente: "Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contomos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcarío como con su disponibilidad.

En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es 'débil' por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).

En el otro, el signo puede ser distintivo en si, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tomado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). (..) Los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no se relacionan con los productos que distinguen.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades.

Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del proceso 4-1P-95. YA b y a) La “marca débil por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.

Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raiz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )".” 35. Acorde con lo expresado, la Corte consultante tendrá que establecer si el signo DURAMAS (denominativa) es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad.

D. LAS PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. 36. El INDECOP! argumentó que la palabra BRILLO es de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 37.De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera adecuado abordar el tema propuesto. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-1P-2013.

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”. 13 4. / Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas?. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podria establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. Al comparar dos signos compuestos por elementos de uso común, se debe prescindir de dichos elementos para realizar un correcto examen de confundibilidad. 38.La Corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra BRILLO es de uso común para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el de uso común. E. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO DE MARCAS.

DE OFICIO, INTEGRAL, AUTONOMO Y MOTIVADO, 5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con tas marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas.

Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles” OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215 14 39.La demandante argumentó que el INDECOPI no motivó adecuadamente su resolución. 40.De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto.

Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-1P-2013. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.

O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 1553, de 15 de octubre de 2007.

MARCA: "MONARC-M”). En cuanto a sus propias decisiones, el Título ll de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudicialesó ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de 6 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004;

Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 15 Ú sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

(Proceso 180-1P-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N” 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.

Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.

Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-1P-2005. 16 Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.

En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos”. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de servicio que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: Es básico para realizar un adecuado cotejo de signos denominativos compuestos, analizar el grado de relevancia o er ) 7 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N* 2069, de 05 de julio de 2012. V 17 TERCERO:

CUARTO: distintividad de las palabras que los componen. Por lo tanto, el consultante deberá hacer un análisis integral de los signos para determinar la relevancia de sus componentes en el conjunto y, sobre todo, su incidencia en su distintividad. Para'esto utilizará los siguientes parámetros: - Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por regla general, genera más poder de recordación en el público consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. - Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. - Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Como ya se advirtió, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. - Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos BRILLO DURAMAX y DURAMAS.

La Corte consultante tendrá que establecer si el signo DURAMAS es evocativo de conformidad con lo establecido en la presente providencia y, de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad La Corte consultante deberá determinar si la palabra BRILLO es de uso común para la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el de uso común. 18 QUINTO: — El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopíón. Cecilia Lula AyHóñ Quinteros — MAGISTRADA HR Martha Ruéda Merchán I¡STRADA era Zambraño AGISTRADO Hernán De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Herná ESI "SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 250-1P-2015 |