TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 332-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Fresenius Kabi AG.
Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) República de Colombia. Marca: AMINOMIX (denominativa). Expediente Interno: 2009 - 00103. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.
VISTOS: El Oficio 2173 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el 8 de julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2009- 00103. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: FRESENIUS KABI AG. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Terceros Interesados: GADOR S.A. C.I. DISAN S.A. Antecedentes: El 11 de agosto de 2005, Fresenius Kabi AG. solicitó el registro como marca del signo "AMINOMIX" (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Contra la anterior solicitud C.I. Disan S.A. presentó escrito de oposición con fundamento en la marca “AMINOMIX" (denominativa) registrada para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, Gador S.A. presentó escrito de oposición con fundamento en la marca “AMINOMUX?” (denominativa) registrada para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 20263 de 20 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos declaró fundadas las oposiciones y denegó el registro de la marca “AMINOMIX” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra la anterior decisión Fresenius Kabi AG. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, el primero fue resuelto mediante Resolución 30983 de 26 de agosto de 2008 confirmando la decisión impugnada y concediendo el recurso de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 35506 de 24 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando la decisión impugnada.
Fresenius Kabji AG. presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. Mediante Auto de 21 de julio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda: Fresenius Kabi AG. alegó lo siguiente: - Que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) violó el artículo 136 de la Decisión 486, pues no consideró que las marcas en conflicto distinguen productos completamente diferentes y por tanto no están dirigidas al mismo consumidor.
Que el signo “AMINOMIX” (denominativo) distingue productos específicos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a saber, productos exclusivamente usados en nutrición parenteral o de pacientes terminales; mientras que la marca “AMINOMIX” (denominativa), de propiedad de la sociedad C.l. Disan S.A., distingue productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es productos agrícolas; y, la marca “AMINOMUX” (denominativa), de propiedad de la sociedad Gador S.A., si bien está registrada para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, única y exclusivamente ampara productos farmacéuticos para el tratamiento de los trastornos del metabolismo óseo causados por una excesiva resorción local o regional.
Que los productos distinguidos con la marca "AMINOMIX” (denominativa) en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza, se comercializan en tiendas especializadas en productos agropecuarios; los productos de la marca "AMINOMUX" (denominativa) de Clase 5 se comercializan en droguerías y centros de salud, y por último los productos que pretende distinguir el signo “AMINOMIX” (denominativo) para la Clase 5, sólo provienen de institutos especializados en nutrición parenteral y son suministrados únicamente a los pacientes para los cuales fueron mandados a fabricar.
Argumentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: Que con la expedición de las Resoluciones acusadas, la Superintendencia de Industria y Comercio, en su calidad de autoridad nacional competente, no incurrió en ninguna violación a las normas contenidas en la Decisión 486.
Que el signo “AMINOMIX” (denominativo) reproduce en su totalidad a la marca previamente registrada por C.l. Disan S.A. “AMINOMIX” (denominativa) y gran parte de la marca previamente registrada por Gador S.A. “AMINOMUX” (denominativa), sin que se pueda alegar que la diferencia de vocales en la última sílaba logre disminuir las semejanzas ortográficas y fonéticas que se presentan en los mencionados signos, quedando totalmente demostrado que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - Que el signo “AMINOMIX" (denominativo) pretendía identificar productos que comparten la misma naturaleza y canales de comercialización que los identificados con la marca previamente registrada “AMINOMUX" (denominativa), pues si bien es cierto que cada una de las marcas mencionadas distinguen una clase específica de los productos comprendidos en la Clase 5, también es cierto que estos productos son de naturaleza farmacéutica, de lo que se puede inferir que comparten o utilizan los mismos medios de publicidad y canales de comercialización. - Que en lo que respecta a la marca previamente registrada “AMINOMIX” (denominativa), tenemos que al no especificarse en la solicitud de registro cuál era la destinación que se le daría al producto que pretendía identificar, surge la posibilidad de que dicho producto pueda ser utilizado con fines veterinarios, o en su defecto, como materia prima de un producto final de dicho género, especialmente con las sustancias fortificantes para animales, lo que trae como consecuencia que los productos que pretendía identificar el signo solicitado compartan el mismo sector de destinación que los productos distinguidos con la marca “AMINOMIX” (denominativa) en la Clase 31, generando un alto riesgo de confusión, pues pueden ser considerados por el consumidor común como productos complementarios o conjuntos. - Que ha quedado plenamente demostrado que entre las marcas en disputa existe un alto grado de identidad, de igual forma se prueba que entre los productos distinguidos por las marcas previamente registradas y los productos que pretendía distinguir el signo solicitado existe una total conexión competitiva, lo que le impediría al consumidor diferenciar entre una marca y la otra, así como entre los productos que distinguen, e incluso no podría diferenciar el origen empresarial de los mismos, configurándose con ello un claro riesgo de confusión. 10.
Los terceros interesados Gador S.A. y C.l. Disan S.A. no presentaron B. 11. contestación a la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de antecedentes del presente caso, no procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente.
Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada normativa!. “Artlculo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 12. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre marcas denominativas. 3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. — Marcas farmacéuticas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.
SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS. En el presente caso, Fresenius Kabi AG. solicitó el registro de la marca “AMINOMIX” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza? Ante ello, C.I. Disan S.A. presentó escrito de oposición con fundamento en la marca “AMINOMIX” (denominativa) registrada con Certificado 257268 para identificar productos de la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza? Asimismo, Gador S.A. presentó escrito de oposición con fundamento en la marca “AMINOMUX” (denominativa) registrada con Certificado 251615 para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.* Ambos opositores afirmaron que el signo solicitado es similar y confundible con las marcas registradas desde el punto de vista fonético y ortográfico, lo que induciría a confusión a los consumidores. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
“Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones sanitarias para propósitos médicos, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, productos farmacéuticos usados en medicina parenteral”. Por memorial radicado el 12 de enero de 2006, el solicitante modificó su solicitud limitando la cobertura de su marca a: “productos exclusivamente usados en nutrición parenteral”.
“Productos agricolas, horticolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta, sustancias fortificantes para animales, productos para cebar los animales, residuos del tratamiento de los granos de cereales para alimentación del ganado, harinas para animales, huevos para incubar, madera, sal para el ganado, cereales en grano no elaborados”.
“Productos farmacéuticos, especialmente un medicamento para el tratamiento de los trastornos del metabolismo óseo causados por unan excesiva resorción local o regional". 13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de Oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.5 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 5 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Ú La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo" 6 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.? Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.8 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: *CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.0.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.
El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.? Reglas para realizar el cotejo de marcas.
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.?0 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX"”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 14. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra Marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos", ( )”.
Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado “AMINOMIX” — (denominativo) con las marcas “AMINOMIX” Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 16. (denominativa) y “AMINOMUX” (denominativa). Por tanto, es preciso abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
Enel análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. 11 17. 18. 19.
El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (Y. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado "AMINOMIX” (denominativo) y las marcas opositoras “AMINOMIX"” (denominativa) y “AMINOMUX” (denominativa).
CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 5 Y 31 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, se pretende el registro del signo “AMINOMIX" (denominativo) para distinguir “productos exclusivamente usados en nutrición parenteral” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Mientras que la marca registrada “AMINOMIX"” (denominativa) distingue productos comprendidos en la Clase 31 de la Clasificación Internacional de Niza? Por su parte la marca “AMINOMUX” (denominativa) distingue productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza13, El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. 12 13 Ver pie de página 2.
Ver pie de página 3. 12 20. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.
Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente!*, Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas 14 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas". Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. 13 21. similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general -—radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares caracteristicas, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”15, El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 5 y 31 de la 15 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: "EBEL”, Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004, Proceso 115-1P-2008. Marca: “CALVO” (mixta). 14 22. 23. 24. Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.
MARCAS FARMACÉUTICAS. Dado que el signo solicitado “AMINOMIX" (denominativo) y la marca "AMINOMUX” (denominativa) amparan productos farmacéuticos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-1P-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: "Lo que se trata de proteger evitando la confusión de marcas es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias 15 25. 26. puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta linea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N” 68-1P-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.
De conformidad con lo anterior, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo “AMINOMIX” (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en 16 SEGUNDO:
TERCERO
CUARTO: el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “AMINOMIX" (denominativo) para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y las marcas previamente registradas “AMINOMIX” (denominativa) en la Clase 31 y “AMINOMUX" (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
En la comparación entre signos denominativos los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial La Sala Consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos que pretende distinguir el signo solicitado “AMINOMIX” (denominativo) y los productos que distinguen las marcas registradas “AMINOMIX” (denominativa) y “AMINOMUX" (denominativa), de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia. La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo “AMINOMIX” (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 17 De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopgión. Cecilia Lúisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo15 MAGISTRADA MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario Luis José Diez Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 332-1P-2015 js La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma, 18