UA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 350-1P-2015 Interpretación prejudicia! de oficio del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: MUIBON (denominativa) Demandante: COMPAÑÍA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLE S.A. Proceso interno N*. 17811-2013-3607.
Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1397-TDCA-DQ-CCH de 13 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido personalmente en este Tribunal, el 16 de julio de 2015, por medio del cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Interno 17811- 2013-3607.
El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: COMPAÑÍA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Demandado: Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEP1), Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado, República del Ecuador.
Tercero interesado: NUTRESA S.A. de C.V. Hechos. En 1999, Nutresa S.A. de C.V. solicitó el registro de la marca MUIBON (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación internacional de Niza).
El extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 416 de septiembre de 1999. El 10 de diciembre de 1999, Compañía Société des Produits Nestlé S.A. presentó observación contra la referida solicitud de registro, con fundamento en la solicitud previa de la marca MAXIBON (denominativa) para distinguir productos de la Clase 30.
El 26 de junio de 2000, mediante Resolución 977213, el Director Nacional de Propiedad Industrial resolvió declarar infundada la observación presentada y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca solicitada MUIBON (denominativa). El 13 de septiembre de 2000, Société Des Produits Nesté S.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la Resolución 977213.
El 8 de junio de 2012, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344, El 13 de julio de 2015, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito corrió traslado a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 81 de la Decisión 344, Argumentos de la demanda.
COMPAÑÍA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpuso demanda en la que manifiesta que: El signo MUIBON (denominativo) está compuesto de tres sílabas, al igual que el signo MAXIBON, hecho que produce una semejanza fonética. A ello se agrega la identidad de las dos últimas sílabas, y la diferencia de una sola letra en la primera. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
En consecuencia, existe una coincidencia de la raíz o primera sílaba, identidad en la sílaba intermedia y en las desinencias, igual ordenación de las vocales comunes, igual disposición de las consonantes comunes e igual tonicidad. No se trata de una simple coincidencia de letra o silaba, como afirma el lEPI, sino de la coincidencia de los soportes del signo que le otorgan su impresión general, pues una diferencia en una letra (U) o una consonante (X) no desvirtúa la semejante composición de los elementos de los signos en conflicto.
Argumentos de la contestación a la demanda. El DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL contestó la demanda manifestando que: La coincidencia parcial de alguna o algunas sílabas o letras no es suficiente por sí sola para determinar la semejanza entre las denominaciones comparadas, si analizadas las marcas en su conjunto presentan diferencia suficiente, éstas pueden coexistir en el mercado sin perjuicio de que el público consumidor confunda la procedencia de los productos comercializados con ambas marcas.
En el presente caso, la marca solicitada MUIBON (denominativa), desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual-ideológico, no es semejante ni confundible con la marca MAXIBON, solicitada anteriormente por Compañía Société des Produits Nestlé S.A. y su registro no induciría al público consumidor a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos.
La marca solicitada MUIBON (denominativa) posee características propias que la hacen un signo suficientemente distintivo respecto de la marca MAXIBON, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no generará confusión. La marca solicitada MUIBON (denominativa) reúne los requisitos establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y la Ley de Propiedad Intelectual y no contraviene lo que dispone el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ni el artículo 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.
El PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL contestó la demanda de la siguiente manera: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratificación de la Resolución 977213, materia de la impugnación por guardar conformidad con la legislación andina y nacional. El Director de Patrocinio, delegado del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO contestó la demanda de la siguiente manera: 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
De conformidad con los artículos 346 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial 320 de 19 de mayo de 1998, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (1EPI) es una persona jurídica de derecho público. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad juridica incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.
En consecuencia, corresponde al representante legal del ¡EP! comparecer directamente a juicio. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. NUTRESA S.A. de C.V. contestó la demanda manifestando que: En el caso que nos ocupa, las raices de las marcas se diferencian por completo y tienen una terminación de uso común, lo cual las hace plenamente diferenciables la una de la otra y descarta el riesgo de confusión en el público consumidor.
Lo único que comparten las marcas en controversia es el prefijo BON, el mismo que es parte de muchas marcas registradas en la Clase 30 y para muchas otras clases. Por lo tanto, al tratarse de una partícula de uso común, no es posible reclamar derechos de exclusividad sobre la misma. Las marcas en controversia son fonéticamente distintas y, en ello está de acuerdo el accionante, inclusive.
Las marcas confrontadas, al ser pronunciadas, emiten sonidos completamente diferentes, por ello no puede producirse confusión alguna en el público consumidor. Desde el punto de vista gráfico, la semejanza en el número de silabas sería determinante siempre y cuando al ser pronunciadas emitan sonidos iguales o semejantes, lo que no sucede en el caso que nos ocupa.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 24, 25. 26. 27.
Que, el Tribunal interpretará el artículo 83 literal a) de la Decisión 344. No se interpretará el artículo 81 por no ser aplicable para solucionar el caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Irregistrabilidad poridentidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2.
Comparación entre signos denominativos. 3. Partículas de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (BON). D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.
1. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo MUIBON (denominativo) solicitado a favor de NUTRESA S.A. de C.V. y la marca sobre la base de la cual se presentó la observación MAXIBON (denominativa) registrada a favor de COMPAÑÍA SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Las prohibiciones contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros.
El literal a) de dicho artículo prohibe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(--) 28. 29. 30. 31. 32. para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N*. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS). Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (1) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-1P-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109- IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N%. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que "la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.
(Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N*, 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S). La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencia! para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )”.
(Proceso 48-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. N*. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL 33. 34, 35. 36. 37. 38. citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N*. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP). En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
(Proceso 48-1P-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. N*. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raices o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. 39.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos. 40.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”.
(Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3.
Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
(Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y S.S.). 41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. <= -
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS. 17 8 42. 43. 44. 45. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que los signos en conflicto son denominativos. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribuna! ha manifestado lo siguiente: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( ) La otra posibilidad es que a7. 48. 49. 50. 51. 52. de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada ( ).
(Proceso 13-4P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001). Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.
Existen vocablos que dotan al signo de *( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ) (Sentencia del Proceso 13-1P-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro”.
(Proceso 50- IP-2005, publicada en la G.O.A.C. 1217 de 11 de julio de 2005). En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre los signos en conflicto.
3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CLASE 30 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA (BON). El Tribunal interpretará el tema en virtud a que a lo largo del proceso se cuestiona si la partícula BON es de uso común para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Partículas de uso común. El Tribuna! manifiesta que al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño de signos. Al efectuar el examen de signos de uso común, no deben tomarse en cuenta las partículas o palabras de uso general o común; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de las partículas o palabras de uso común, la 10 53. 54, 55. 56. distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasia del conjunto de la marca. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas o palabras, prefijos o sufijos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de la marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos.
También, la jurisprudencia de este Tribunal, ha reiterado que una marca que contenga una partícula o una palabra de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso general o necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.
(Proceso 39-IP-2003, publicado en la G.O.A.C, N*. 965, de 8 de agosto de 2003, marca: 8 MIXTA). Finalmente, el Tribunal ha señalado: “Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados”. (Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N*. 2217 de 16 de julio de 2013, marca: HELADERÍA AMERICANA mixta).
El Juez consultante debe determinar si el signo MUIBON (denominativo) está conformado por partículas de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. En virtud de lo anteriormente expuesto, 11 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afecte el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos denominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: Una marca que contenga una partícula o una expresión de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. P 6 | ma Cecilia búsa yllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA MAGISTRADA 2 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 12 Hernán Rómero Zambrano Luis José Diez (ansec: 'AGÍ ADO MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 350-IP-2015 13