US TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 353-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales b) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los articulos 190, 192 y 200 de la misma Decisión, interpretación solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Marca: PUERTO PENALISA (denominativa). Demandante: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA Proceso interno 2010-0453, Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, adopta la presente interpretación prejudicial por mayoría, de conformidad a lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Intemo.
VISTOS: El 16 de julio de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 136 literales b), d) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2010-0453.
El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: EN O ¿ads dll pda ero, Demandante: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Tercero interesado: CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. Hechos. El 9 de octubre de 2009, Constructora Fernando Mazuera S.A. solicitó el registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa) para distinguir “seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios", servicios comprendidos en la Clase 36 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El 30 de noviembre de 2010, el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 610. Mediante escrito presentado el 15 de febrero de 2010, Corporación Club Puerto Peñalisa presentó oposición de manera extemporánea, por cuanto el plazo para formular oposiciones fenecía el 15 de enero de 2011. El 30 de abril de 2010, mediante Resolución 23284, la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió conceder el registro de la marca PUERTO PENALISA (denominativa) para distinguir productos en la Clase 36.
El 4 de mayo de 2010, Corporación Club Puerto Peñalisa presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 23284. El 28 de mayo de 2010, mediante Resolución 27758, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 23284, desestimando el recurso presentado debido a que la Corporación Club Puerto Peñalisa no se constituyó como opositor dentro del término procesal establecido para el efecto, por lo que los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación debieron ser rechazados por carecer la referida sociedad de interés legítimo para oponerse.
El 27 de septiembre de 2010, Corporación Club Puerto Peñalisa interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 23284 y 27758. El 28 de mayo de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales b), d) y e) y 172 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. 10. 11. 12. 13.
14. CORPORACION CLUB PUERTO PEÑALISA presentó demanda bajo los siguientes argumentos: La marca solicitada a registro reproduce integralmente el nombre de Corporación Club Puerto Peñalisa, afectando su identidad y prestigio y encontrándose entonces incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486.
Corporación Club Puerto Peñalisa adoptó legalmente y con anterioridad a la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca objeto de esta nulidad, el nombre Corporación Club Puerto Peñalisa. En efecto, el 18 de mayo de 1993, la Gobernación de Cundinamarca le reconoció personería jurídica. Posteriormente, el 9 de abril de 1997, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Girardot.
A partir de ese momento, la empresa ha utilizado de manera ininterrumpida el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA para distinguirse e individualizarse ante el público en general y durante el desarrollo de su actividad ordinaria que, tal y como reza en sus estatutos, consiste en "servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la conservación de medio ambiente y la promoción de los valores familiares ” Desde su constitución, Corporación Club Puerto Peñalisa adoptó la imagen constituida por el pequeño ferry a vapor acompañado de la denominación PUERTO PEÑALISA en su parte inferior, la cual por sí sola identifica e individualiza a la referida empresa dentro del sector pertinente del público.
Dicha imagen, que acompaña de manera inescindible el nombre comercial de la empresa, aparece no solo en la papeleria, facturación, extractos, brochures y publicidad de la empresa, sino en su entrada localizada en Ricaurte. En consecuencia, es evidente que el nombre comercial y la enseña comercial descrita, utilizados por Corporación Club Puerto Peñalisa y adoptados con anterioridad a la solicitud impugnada, están siendo reproducidos a través del registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa), objeto de nulidad.
Este hecho afecta la identidad y prestigio de Corporación Club Puerto Peñalisa, encontrándose entonces incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486. El registro solicitado PUERTO PEÑALISA (denominativo) para identificar servicios de construcción, reparación y servicios de instalación, claramente iría en contra de la identidad de Corporación Club Puerto Peñalisa, pues automáticamente el sector pertinente del público asociará el signo solicitado con dicha persona jurídica, diferente del solicitante.
En efecto, claramente los servicios que se pretenden distinguir son relacionados con la actividad que mi representada realiza en desarrollo de su objeto social. El registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa) fue obtenido de mala fe por el peticionario a sabiendas de que dicha marca era irregistrable, A 15. 16. 17. 18. 19. pues Canocia que dicño signo era de propiedad Ge Corporación Club Puerto Peñalisa, procedió a solicitarla.
El conocimiento previo de la titularidad de los signos distintivos alegados se fundamenta en un convenio previo para desarrollar proyectos de urbanización y construcción con una de las sociedades en liquidación que forma parte del grupo Mazuera. No obstante, el claro interés particular de Corporación Club Puerto Peñalisa, debidamente acreditado para interponer recursos tendientes a que se revocara la resolución recurrida, es importante señalar además el interés general que asiste además a todos en materia de marcas, teniendo en cuenta que el fin último de protección es el consumidor.
Por lo tanto, todos los requisitos para la interposición de recursos fueron cumplidos, sin embargo, la SIC pretende cualificar el interés para recurrir al señalar que el mismo no se cumplió por no haberse presentado las observaciones correspondientes a la solicitud de registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa). Argumentos de la contestación a la demanda.
La SIC, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó: El término otorgado para presentar y sustentar oposiciones fenecía el 15 de enero de 2011, es decir, un mes antes de la fecha en que Corporación Club Puerto Peñalisa presentara su escrito formulando oposición a la solicitud de registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa), es decir, el 15 de febrero de 2010.
En consecuencia, es dable concluir que la Resolución 23284 de 30 de abril de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, está ajustada a derecho. El recurso presentado el 4 de mayo de 2010 por Corporación Club Puerto Peñalisa, no obstante, no haber sido “parte” dentro de la actuación surtida por extemporaneidad en la presentación del escrito de oposición, fue rechazada a través de la Resolución 27758 de 28 de mayo de 2010, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, con fundamento en lo normado en los artículos 52 y 53 del C.C.A. La SIC no consideró el escrito aportado de irregistrabilidad al verificarse que la Corporación Club Puerto Peñalisa no se constituyó como opositor dentro del término procesal establecido para el efecto, lo cual obligó al funcionario competente a rechazar los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, interpuestos con posterioridad, por cuanto la Corporación Club Puerto Peñaliza carece de legítimo interés para oponerse.
En consecuencia, se evidencia que la Resolución 27758 de 28 de mayo de 2010, también se encuentra plenamente ajustada a derecho. Al no haber presentado la oposición al registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa) dentro del término establecido por el artículo 146 de la Decisión 486, Corporación Club Puerto Peñalisa carece de interés para presea feviisCs da vez que no es “parte” centro de la actuación administrativa.
Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: Que, los artículos 136 literales b), d) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - — Solicitado: 136 literales b), d) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del artículo 136 literal d) de la citada norma por no considerarse pertinente. Procede la interpretación de los artículos 136 literales b) y e) y 172 de la misma normativa. De oficio se interpretarán los artículos 190, 192 y 200 de la misma Decisión!, 1 “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos;
“Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
C. 1. Dana CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Irregistrabilidad por identidad o similitud de una marca con un nombre comercial y con una enseña comercial. Riesgo de confusión o de asociación. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
Irregistrabilidad de signos que afecten la identidad y prestigio de personas jurídicas. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. Ámbito de protección del nombre comercial. Ámbito de protección de la enseña comercial. La nulidad de registro de marca. La nulidad relativa de registro de marca.
La nulidad de registro por mala fe. El examen de registrabilidad que realiza la Oficina Nacional Competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE SIGNOS. IRREGISTRABILIDAD POR IDENTIDAD O SIMILITUD DE UNA MARCA CON UN NOMBRE COMERCIAL Y CON UNA ENSEÑA COMERCIAL.
RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA O IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTURAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo PUERTO PENALISA (denominativa) solicitado y concedido en la República de Colombia es confundible con el nombre y enseña comercial CORPORACIÓN Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca”.
“Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.
Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”. "Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.
En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Articulo 200.- La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro”.
LUN ro O MENALISA mixtos) usagos en la Repuoiica de Coismoia, el Tribunal considera oportuno referirse al tema. Las causales de irregistrabilidad taxativamente enumeradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 son impedimentos que derivan, en su mayoría, de los requisitos intrínsecos del signo y especialmente de la distintividad. Al respecto, en consideración a que a las enseñas comerciales le son aplicables las disposiciones relativas al nombre comercial y, a su vez, a éste les son aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones concernientes a las marcas, el Tribunal estima adecuado referirse a la identidad y la semejanza de un signo con una marca y con un nombre comercial y con una enseña comercial.
La identidad y la similitud entre signos distintivos. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, los literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o con un nombre comercial o una enseña comercial protegidos2.
En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo.
El nombre comercial y la enseña comercial, al igual que la marca, cumplen una función distintiva, por la cual una sociedad o el establecimiento que la posee se distingue de las otras sociedades o establecimientos comerciales, industriales y agricolas, por cuya razón, se debe tener presente lo indicado por este Tribunal Comunitario en el sentido de que, un signo que pretenda ser registrado pero que sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial o a una enseña comercial protegida, llevará consigo el riesgo de inducir al público a error por lo que no será lo suficientemente distintiva, constituyendo una de las prohibiciones para otorgar el registro, la existencia de similitud o semejanza con un nombre comercial o una enseña comercial protegidos, siempre que ésta pueda inducir al público a error.
En consecuencia, se puede asumir que Una causal de prohibición para otorgar el registro a un signo como marca sería la existencia de semejanza o identidad al punto de producir confusión con un nombre comercial o una enseña comercial protegidos. Para establecer la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en 10. uiSPuta, (aro sn 2 el como en relación con los productos, servicios v tipo de establecimiento distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos, servicios o actividad económica de que se trate.
Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre la actividad económica y los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, al producto o a la actividad económica que se le ofrecen, un origen empresarial común?.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión y/o de asociación entre varios signos y los productos o servicios que distinguen o la actividad económica que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios y la actividad empresarial distinguidos por ellos;
(ij) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios y la actividad empresarial; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios y la actividad empresarial; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos*. El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad.
En cambio, entre 2 Proceso 70-1P-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648 de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON. 3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS (mixta). % Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S. 11. 12. 13. 14. marcas 0 signos idénticos, se supone qua nos enconiramos ante lo nismo, sin diferencia alguna entre los signos".
Además, el Tribunal ha sostenido, respecto al nombre comercial que en el caso puede ser aplicable a la enseña comercial que, el nombre comercial en relación con una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada ( ) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos de marcas, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara'?.
La comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro ( )”.
En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión y/o de asociación, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud entre ellos y entre los productos o servicios que el signo distingue, la actividad económica que identifique al nombre comercial o el establecimiento que distingue la enseña comercial.
En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto similares productos o actividad económica, podría presentarse el riesgo de confusión y/o de asociación. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, 5 Ibid. $ Proceso 3-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 338, de 11 de mayo de 1998, marca: BELLA MUJER. 7 Proceso 48-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL, citando al proceso 18-JP-98, publicado en la G.0.A.C. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP, e 15. 16. 17. en su caso, ael juzgador quién la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.
En consecuencia, el Tribunal, sobre la base de la Doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre signos distintivos y el riesgo de confusión y/o de asociación es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raices o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro 8 Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX. 10 g. pe 18. 19. 20. reuer oreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”?, 2.
En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. — Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 4.
Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa?0, En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos, de conformidad con los criterios previamente expuestos..
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AFECTEN LA IDENTIDAD Y EL PRESTIGIO DE PERSONAS JURÍDICAS. En el presente caso, Corporación Club Puerto Peñalisa señaló que el registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa) constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que dada la historia, reconocimiento y prestigio de la persona jurídica que identifica la marca sólo será asociada a ella y de ninguna manera con persona distinta.
El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un % FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas". Editorial Montecarvo, Madrid, 1974, p. 215. 1% BREUER MORENO, Pedro C. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 1 P. Le 21. 22. 23. 24. signo que aiecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.
La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona jurídica o natural, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, ¡¡i) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido.
De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de los nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica.
Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel Pachón: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.
Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona O cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia", A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombres propios, pero su regulación legal es diferente ( J'1.
De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona jurídica o natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: /) sea lo 11 PACHÓN MUÑOZ, Manuel. “Manual de Propledad industrial”, Editorial Temis, p. 96. 12 4 1d 25. 26. 27. suficientemente disiovo; y su Uso sn el marsado no genere confusion o riesgo de confusión en el público consumidor; fi) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.
Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.
Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro, En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”?, En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables.
Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes, como por ejemplo “Puerto La Cruz", para actividades recreativas, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son reconocidos en dicha actividad comercial.
Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Empero, el registro podrá concederse cuando la empresa que es titular del nombre comercial de que se trate consienta el registro de tal marca.
Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar 12 OMPI. “¿Es posible registrar un nombre como marca?” Disponible en web: http:/hwww.wipo inUsme/es/faq/tm_fags q4.html. 13 6 28. 29. 30. 31. la protección por la utilización de su nombre, apellido, seuuonimo, stc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos!3.
De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica o natural, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona jurídica o natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.
Por último, es preciso señalar que, en la jurisprudencia europea, esta causal quedaría subsumida en la prohibición general de afectación de la imagen de la marca o a la reputación de una sociedad. Generalmente, la “afectación a la imagen de marca de personas jurídicas” ("L 'atteínte á limage de marque des personnes morales") es frecuentemente invocada de manera accesoria a las pretensiones principales en demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual como medio para reclamar indemnizaciones!!.
La doctrina europea distingue entre actos dirigidos a afectar la imagen de marca de una persona moral y actos que afecten la imagen de marca de un producto o servicios de una sociedad en particular. En el presente caso, la clasificación pertinente es aquella referida a actos que afecten la imagen de marca una persona moral. De esta manera, la doctrina enseña que dichos actos comprenden, a su vez, actos que suponen la existencia de: i) afectación por actos de contrabando de la marca de la sociedad; ii) afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad; iii) afectación por actos de competencia desleal contra la sociedad; y, iv) afectación por actos de denigración o de difamación cometidos por una persona física o moral que no es competidora de la sociedad afectada?, En el caso concreto, la causal pertinente es aquella de afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad.
En virtud de dicha causal, se podrían sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial — especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil — o la enseña comercial -utilizada por la sociedad para identificar su establecimiento comercial.
Para tal efecto, es preciso recordar que: “La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen", 13 Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006 (*), caso Picasso c. Picaro, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO. 14 ¡SGOUR, Marc.
“L'atteinte á limage de marque des personnes morales”. En: Auteurs 8 Media 2007/3, Doctrine, Droit des médias, Larcier, 2007, pp. 214-234. 15 bid. 16 METKE, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial 111”. Baker 8 McKenzie, 2006, p. 104. 14 h 32. 33. 34, 35. 36. En consecuencia, por “afectación a la identidad" de una persona jurídica debe entenderse la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación a través del uso o registro de signos distintivos de la sociedad correspondiente.
Debiendo diferenciarse esta prohibición de la protección, más amplia, otorgada a los signos notorios, así como de aquellos otros supuestos que suponen la configuración de actos de competencia desleal o de casos de lesión al honor, la intimidad o la imagen de una persona moral??, La “afectación al prestigio” de una persona jurídica debe entenderse como la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”?8, constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad.
Sin embargo, el "prestigio" abarca un concepto más objetivo, por ejemplo, una marca con prestigio es aquella que es considerada loable, positiva y de gran valor por su público, mientras que la notoriedad de una marca se refiere su “conocimiento generalizado en el sector pertinente del público"**. Por su parte, el honor es una condición más interna, comprende aquel derecho que tenemos a la imagen y la intimidad personal y familiar abarcando conceptos como el de la protección de datos.
En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva (“pública estima") de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, a diferencia del criterio de notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el “prestigio” supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica.
Finalmente, cabe precisar que, si bien los conceptos de “prestigio” y “honor' se intersecan, no todo ataque al prestigio se considerará una vulneración del derecho al honor, sino que habrá que ver si ese ataque va más allá de la simple crítica?0, En el presente caso, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar la existencia de una marca u otros signos de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre o enseña comercial, que puedan ser usados por parte de terceros.
En segundo lugar, en caso de similitud y no de identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, 17 Véase, por ejemplo, RIVERA, Julio César; GIATTI, Gustavo y Juan Ignacio ALONSO. “La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen”. En: Revista Latinoamericana de Derecho, año IV, número 7-8, enero-diciembre de 2007, pp. 371-398. 1% Cf.
Real Academia Española. “Diccionario de la lengua española”. Edición de Tricentenario. “Prestigio”: Del lat. Praestigium. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito. !S Véase, en ese sentido, GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, Cartos. “Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia”, La Ley, Madrid, 2005, p. 110. 2% GÓMEZ GARRIDO, Javier.
“Derecho al honor y persona jurídico-privada”, En: REDUR N* 8, diciembre de 2010, pp. 205-225, especialmente p. 214. 15 37. 38. 39. 40. reputacioh yu huagen Cel signo disimivo en el mercudo relevante, lo cuai determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad..
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS COMPUESTOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo PUERTO PEÑALISA y el nombre y enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixtos). Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta.
Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005: “( ) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las silabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” *( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión 16 41. 42. 43. 44, us Vocales asuma una Imponancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “( ) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” 21.
Dentro de las marcas denominativas están las denominativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )'?2, En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”23, En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”?.
La marca mixta se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden 21 FERNÁNDEZ NOVOA, Cartos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”.
Editorial Montecorvo S.A., España, 1984, pp. 199 y ss. 2 Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLIN BOLA”. 2 Ibid. 22 Proceso 14-1P-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS, citando al Proceso 21-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. 1 SN 45. 46. 47. 48. adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas*, logotipos?*, iconos, etc.
Por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto de la marca. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico que, por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.
El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elernento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado””. Igualmente, el Tribunal ha reiterado: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elernento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto. ”?8, El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas de la comparación entre signos denominativos.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo. 25 "El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas", Editorial Lexls Nexis, Abeledo — Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 33. 26 Por logotipo en el mundo det mercadeo y de los negocios se entiende "un gráfico que le sirve a una entidad o un grupo de personas para representarse.
Los logotipos suelen encerrar indicios y símbolos acerca de quienes representan”. 27 Proceso 55-1P-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000. 28 Proceso 129-IP-2004, de 17 de noviembre de 2004, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1158, de 17 de enero de 2005. 18 49.
En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PUERTO PEÑALISA y el nombre y enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixtos).
4. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL. 50. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixto). Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la protección del nombre comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 51.
Para lo anterior, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, expedida en el marco del proceso 109-1P-2012?*: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial.
El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.30 Sí bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial.. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. e El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un 2% Proceso 109-1P-2012, de 13 de noviembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2159, de 04 de marzo de 2013, marca: TRANSPACK (mixta). % Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.
El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña ] comercial, cuyo tratamiento se da en el titulo XI de la Decisión 486. 19 a. comerciante puede iener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.
Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial. Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características: “El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores ( ) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva.
Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia ( ) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”1. 31 a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso.
Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo. b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante.
El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera: Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 581, de 12 de julio de 2000. 20 52. 53. 54. c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación. A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos.
Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante. Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.
La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.
En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, el Juez Consultante deberá determinar si el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixto) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado al momento en que el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) fue solicitado para registro, para así poder evaluar si dicho signo era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.
Adicionalmente, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, 21 0 55. 56. 57. 58. 59. 60. publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.
Protección en relación con signos idénticos y similares. El artículo 136, literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que, en relación con derechos de terceros, un signo no podrá registrarse como marca cuando sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial protegido y, dadas las circunstancias, pueda causar riesgo de confusión o de asociación. Por lo anterior, quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicha solicitud si su registro pudiera generar riesgo de confusión o de asociación. Por otro lado, el artículo 192 de la misma Decisión consagra la protección del nombre comercial en relación con el uso de signos distintivos idénticos o similares a éste, pero atendiendo siempre a que se configure el riesgo de asociación o de confusión, y a que se pruebe el uso real y efectivo del nombre comercial.
Es importante advertir, que es de competencia del examinador observar y establecer de acuerdo a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, si entre los signos que se confrontan existe identidad o semejanza, para así determinar si las identidades o semejanzas encontradas por sus caracteristicas son capaces de generar confusión entre los consumidores, De la conclusión a que se arribe dependerá, entre otros requisitos, la calificación de distintivo o no que merezca el signo examinado y, por consiguiente, su idoneidad para el registro o la falta de la misma..
ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA ENSEÑA COMERCIAL. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con la enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixta). En consecuencia, es necesario referirse al ámbito de protección de la enseña comercial en el marco de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Para tal efecto, el Tribunal reitera los criterios establecidos en la precitada Interpretación Prejudicial de 13 de noviembre de 2012, relacionados con el ámbito de protección de la enseña comercial y desarrollados en el marco del proceso 109-1P-2012%2: 2 Interpretación prejudicial 109-1P-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2159, de 04 de marzo de 2013, marca: TRANSPACK (mixta). 22 La Decisión «53 no icae una definicion normativa de enseña comercial.
Se limita a disponer en el artículo 200, Titulo XI, “De los Rótulos o Enseñas”, que: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.” La enseña comercial se ha definido de la siguiente manera: “La enseña comercial se ha entendido como aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil” 33 El anterior concepto de enseña, se encuentra cobijado dentro del establecido en el artículo 190 de la Decisión 486 sobre nombre comercial, ya que éste se refiere también a cualquier signo que identifique a un establecimiento mercantil, Surge la pregunta obligada: ¿el nombre comercial y la enseña comercial son lo mismo? No, pues el primero identifica la actividad comercial de un empresario determinado, mientras que el segundo identifica un establecimiento mercantil.
El Tribunal advierte, que la intención del legislador fue diferenciar la figura del nombre comercial, de la del rótulo o enseña comercial; por tal motivo, introdujo dos Títulos diferentes, X y XI, para tratar las figuras de manera independiente. El legislador comunitario, incurrió en una imprecisión al extender el concepto de nombre comercial, tal y como se determinó en el mencionado artículo 190.
No obstante, ello, la diferenciación es meramente conceptual, ya que las normas que regulan la protección y el depósito de las figuras son las mismas. Además, el propio artículo 200 dispone que la protección y el depósito de las enseñas y los rótulos se regirán por las normas relativas al nombre comercial. Por lo tanto, lo que se determinó en relación con la protección del nombre comercial es aplicable igualmente a la protección de la enseña comercial; la cual, se soporta en dos factores: 1.
Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. 33 PACHÓN MUÑOZ Manuel. "Manual de Propledad Industrial”, Temis, Bogotá, Colombia, 1984, p. 127. Igualmente, algunas legislaciones de los Países Miembros definen la enseña comercial de la misma manera. Véase, el artículo 583, numeral 5.
“Código de Comercio de la República de Colombia”, que dispone: “Se entiende por enseña el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento”. 23 y 61. 62. 63. 2. uo quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
(artículo 136, literal b, de la Decisión 486). En consecuencia, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de una enseña comercial, el Juez Consultante deberá, al momento en que el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) fue solicitado para registro, determinar si la enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixto) era real, efectiva y constantemente usada en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino..
LA NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA. LA NULIDAD RELATIVA DE REGISTRO DE MARCA. LA NULIDAD DE REGISTRO POR MALA FE. En el proceso interno que originó la presente interpretación prejudicial Corporación Club Puerto Peñalisa solicitó la nulidad del registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa), registrada a favor de la Constructora Fernando Mazuera S.A. para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación internacional de Niza.
Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema de la nulidad de un registro. Al respecto, el Tribunal ha manifestado, dentro del Proceso 190-IP-2010, que: “( ) uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un regístro de marca.
La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 24, y “4emas Ge lo anlerior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado ( ).
Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción”, se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro de marcas; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada Pais Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos: 1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4. — De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro de marcas, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas”3%, 64.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: “( ) Asimismo, entiéndase como % Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN (denominativa). 25 65. 66. 67. 68. 69. 70.
Autol 1 i canpeeñte, al vigano designado al esiscio por la legislación nacional sobre la materia”. La nulidad relativa de registro de marca. La concesión de un registro de marca depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma.
Por tanto, de demandarse la nulidad del registro concedido, a causa del incumplimiento de los requisitos de validez, la norma aplicable a los supuestos de nulidad, salvo previsión expresa en contrario, será la vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo. Como se observa, el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa.
Dicha distinción se adapta a una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.
La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 05 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Como ya se advirtió, los requisitos de validez del registro de marca son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud de! mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada, para concluir que no se encuentra derogada en la nueva norma, o bien que con respecto a la marca observante u opositora no hayan ocurrido circunstancias de hecho o de derecho que la hayan hecho desaparecer del mundo jurídico.
En cuanto a la consagración de la figura de la prescripción en relación con el ejercicio de la acción de nulidad relativa, dado que al introducir un término perentorio para el ejercicio de la acción de nulidad relativa se restringe el derecho de acción que antes no tenía lapso señalado, este Tribunal encuentra que dentro del entorno natural de la ley, la Decisión 486 respecto a aquella solo puede regir desde su entrada en vigencia, que lo fue el 1 de diciembre de 2000, sin que se posibilite la aplicación retroactiva de la misma.
Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los 26 “en 71. 72. 73. 74. 75. (OGISIOS adds CONGEJIGOS al amparo de una normailva anionios Voto que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. El anterior criterio también aplica a los registros de marcas otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, como quiera que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro de marca no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas.
Sobre la legitimación para la solicitud de la nulidad del registro de un signo, el artículo 172 de la Decisión 486 prevé que: “La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona la nulidad de un registro de marca”. Al respecto, este Tribunal ha manifestado: “En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna.
La participación de dicha autoridad en esta clase de acciones permite la protección del interés público"35, En el segundo supuesto, a diferencia de la normativa anterior a la Decisión 486, no se exige legitimación alguna para que terceros demanden la nulidad del registro de un signo. Anteriormente, este Tribunal había observado que “( ) la disposición prevista en el artículo 172, cuarto párrafo, constituye una excepción a la regla citada, pues no forma parte del régimen común previsto sobre la materia en la Decisión 344 (en este caso la Decisión 313), norma vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ( ).
En efecto, en ella se prohibe la nulidad del registro en mención en el supuesto de que la causal invocada hubiese cesado en su aplicabilidad, es decir, en el caso de que se hubiese probado que el signo no se encuentra incurso ya, por razones de hecho o de derecho, en las prohibiciones de registrabilidad señaladas en la Decisión 344 (313), o que ha cesado el incumplimiento, por las razones citadas, de sus requisitos de validez”6, Asimismo, este Órgano Comunitario ha señalado, al respecto, que “La excepción implica, por otra parte, que la nulidad del registro no podrá ser declarada si se ha producido la derogación, o ha cesado la vigencia, de la 35 Proceso 59-1P-2005, aprobado el 25 de mayo de 2005, marca: ANDERCOL S.A. (mixta), citando al Proceso 10-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 308, de 28 de noviembre de 1997, marca: COLSUBSIDIO. 36 Proceso 12-1P-2006, de 19 de abril de 2006, marca: HOTEL CARRERA, 27 76. 77. 78. 79. 80. uIsPOshual) Jue COobNilgre va Educar ÍNvocaGa cOmO ¡undaneno «¿s a demanda”.
Nulidad de registro por mala fe. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen andino de derecho de marcas, el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.
El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe, es sancionado por el régimen jurídico con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Asi, el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro de marca infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o irregular, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.
Con relación a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar sí una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegaf"*3. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.
El Tribunal advierte que la causal contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486 se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta 7 ibld. 3 Proceso 3-1P-99, de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI", 28 81. 82. 83. 84. 85. 86. ques sistsiida idissaí el propio oo amieno jurídico, la compewencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado?**, El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe.
En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar un signo distintivo en el mercado, sobre todo si dicho signo ha ganado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo distintivo ajeno con el pretexto de que mo se presentó la correspondiente oposición de manera oportuna, sobre todo si dicha mala fe se materializa en el acto de aprovecharse de la altísima penetración en el mercado de un signo que es considerado como notoriamente conocido.
Es predecible que un signo que pretende "colgarse" de otro signo notoriamente conocido pueda también tener éxito y ser recordado por el público consumidor local. Por tal razón, los signos notorios deben estar protegidos contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una eventual solicitud de registro que pretenda aprovecharse de todo el escenario económico que supone la notoriedad de tal signo. Un típico acto de mala fe podría ser, por ejemplo, solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando actividades o servicios propios de un centro de veraneo, pero que aún no se encuentra registrado ni ha sido usado para distinguir otra clase de servicios, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo notorio en el público consumidor pertinente.
Ahora bien, el análisis que haga el Juez Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.
En consecuencia, el Juez Consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar. Tal 32 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 29 87. 88. 89. 90. 91.
DOI roll O O 9 Ud ie ce portuiaje ve p ¡aclpacion €n el mercado relevante — de centros de veraneo en el presente caso — por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido. Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial.
Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que “Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de prescripción limitado en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición caduca.
El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.
De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Juez Consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe..
EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. EXAMEN DE OFICIO, AUTÓNOMO, MOTIVADO E INTEGRAL. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que en el proceso interno la SIC afirma que la resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello.
En este sentido, la referida entidad manifiesta que: “al no haber presentado la oposición al registro de la marca PUERTO PEÑALISA (denominativa) dentro del término establecido por el artículo 146 de la Decisión 486, Corporación Club Puerto Peñalisa carece de interés para presentar recursos toda vez que no es 'parte' dentro de la actuación administrativa".
El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.
Por lo tanto, la Oficina 30 92. 93. maciónal Competente en ningún caso queda vdmiaa de resuzaf El cxamen as fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el presente caso, la SIC realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.
Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones.
En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Sí bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, corno sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad O irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro"*, En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de 0 Proceso 71-IP-2007.
Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: "MONARC-M”. 31 Sisuani Ba, Er banal va ole cíninaco,05 Faquicidos ua dísno exersa ds la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*! ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero, 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”*?, Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca.
Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, emitida dentro del Proceso 40-1P-2004;
Interpretación Prejudicial, de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del Proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial, de 16 de noviembre de 2005, dictada dentro del Proceso 167-IP-2005. 22 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1476, de 16 de marzo de 2007.
Marca: “BROCHA MONA", 32 Gl 1 Por demas, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “( ) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado"*2.
No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.” En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. 3 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2069, de 5 de julio de 2012. 33 LOMesuiidve a 1a Administración y, en SU Cos5, ul sli Ue diia riesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos que éstos amparan.
SEGUNDO: No son registrables los nombres de personas jurídicas o naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él, salvo que medie su consentimiento o el de sus herederos. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que éste se haya producido, pertenece a las personas jurídicas o naturales portadoras del nombre propio protegido.
Adicionalmente, es posible sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial — por ser una especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil — o la enseña comercia! — utilizada por la sociedad para identificar su establecimiento comercial.
La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen. Por lo tanto, la "afectación a la identidad” de una persona jurídica debe entenderse como la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación a través del uso o registro de signos distintivos de la sociedad correspondiente.
Debiendo diferenciarse dicha prohibición de la protección, más amplia, otorgada a los signos notorios, así como de aquellos otros supuestos que suponen la configuración de actos de competencia desleal o de casos de lesión al honor, la intimidad o la imagen de una persona moral. Por "afectación al prestigio” de una persona jurídica debe entenderse la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”, constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad.
Sin embargo, el “prestigio” abarca un concepto más objetivo, por ejemplo, una marca con prestigio es aquella que es considerada loable, positiva y de gran valor por su público, mientras que la notoriedad de una marca se refiere su “conocimiento generalizado en el sector pertinente del público”. Por su parte, el honor es una condición más intema, comprende aquel derecho que tenemos a la imagen y la intimidad personal y familiar.
En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva ("pública estima”) de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, a diferencia del criterio de notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el “prestigio” supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica. 34 "Y En el caso concreto, el Juez Consultante deberá, en primer lugar, determinar la existencia de una marca u otros signos de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre o enseña comercial, que puedan ser usados por parte de terceros.
En segundo lugar, en caso de similitud y no identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, reputación o imagen del signo distintivo en el mercado relevante, lo cual determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad.
TERCERO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia. Al comparar un signo denominativo y otro signo mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.
El signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. El juez consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) y el nombre y enseña comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixtos), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal, para la comparación entre esta clase de signos.
CUARTO: Como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, la corte consultante deberá determinar si el nombre comercial CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA (mixto) era real, efectiva y constantemente usado en el mercado al momento en que el signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) fue solicitado para registro, para así proceder a evaluar si este último era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.
QUINTO: La enseña comercial es aquel signo distintivo que se utiliza para identificar un establecimiento mercantil, 35 Ys Sumcrnitad con el ártícuso 200 de la Decisión 485, la protección y ei depósito de las enseñas comerciales se regirán por las normas relativas al nombre comercial. En consecuencia, la protección de dicho signo distintivo se soporta en dos factores: a) Que se pruebe el uso real, efectivo y constante de la enseña comercial antes de la solicitud de registro de un signo idéntico o similar. b) Que quien alegue y pruebe lo anterior, puede oponerse al registro del signo idéntico o similar, si éste pudiera causar riesgo de confusión ylo de asociación en el público consumidor, SEXTO: El Juez Consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia. Los requisitos de validez del registro de marcas son los determinados en la norma comunitaria vigente al momento de la solicitud del mismo ante la Oficina Nacional, sin perjuicio de que el Juez Nacional al momento de fallar una acción de nulidad, conforme al artículo 172 de la Decisión 486, verifique la aplicabilidad de la causal alegada.
Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que, si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial.
En tal sentido, quien alega la causal de nulidad de registro por mala fe, prevista en el segundo párrafo del artículo 172, deberá probar que el registro efectivamente se hubiese solicitado de mala fe. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados, tomando en cuenta aquellos idóneos para acreditar que la Constructora Fernando Mazuera S.A. solicitó el registro del signo PUERTO PEÑALISA (denominativo) de mala fe.
SÉPTIMO: La Oficina Nacional Competente debe necesariamente llevar a cabo el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 486. Dicho examen debe ser realizado aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud de registro. El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.
El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, emita la Oficina Nacional Competente sobre las observaciones 36 y deiermine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.
Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. )/ Cecilia Lúj A AytorrGuinteros MAGISTRADA anza Rueda Merchán MAGISTRADA XA SECRETARIO Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 353-1P-2015 37