QQ EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 357-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio se interpretará el artículo 84 de la norma en mención; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador.
Demandante: Eli Lilly And Company. Marca: “CEFRIN” (denominativa). Expediente Interno: 17811-2013-8960. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador. VISTOS: El Oficio 3739-TDCA-DQ de 1 de julio de 2015, recibido físicamente el 23 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013- 8960.
El Auto de 20 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A. 1.
ANTECEDENTES Partes en el proceso interno: Demandante: EL! LILLY AND COMPANY. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Procurador General del Estado de la República del Ecuador. JULPHAR GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES. Antecedentes: El 5 de mayo de 1996, Julphar Gulf Pharmaceutical Industries solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) el registro como marca del signo "CEFRIN” (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 376 de mayo de 1996.
El 21 de octubre de 1997, Eli Lilly And Company presentó observación a la solicitud de registro con fundamento en la supuesta confundibilidad con su marca “KEFLIN” (denominativa), previamente registrada para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico Sociedad Anónima presentó segunda observación sobre la base de su marca "RESFRIN” (denominativa) con la que distingue productos de la Clase 5 de la Clase Internacional de Niza.
Mediante Resolución 973596 de 29 de septiembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEP!) rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro como marca del signo “CEFRIN" (denominativo). El 9 de marzo de 2000, Eli Lilly And Company presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo Segunda Sala, de la República del Ecuador, a fin de impugnar la Resolución 973596 de 29 de septiembre de 1999, solicitando que sea dejada sin efecto y en consecuencia se deniegue el signo "CEFRIN" (denominativo).
El 17 de marzo de 2000, el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo admitió a trámite la demanda y citó a los demandados al proceso. Mediante escritos de 2 y 12 de mayo de 2000, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) y el Director Naciona! de Propiedad Industrial, respectivamente, dieron contestación a la demanda. 10. 11.
El 4 de abril de 2012, el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo Segunda Sala, República del Ecuador, dispuso suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda: Eli Lilly And Company sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que la prohibición del artículo 83 de la Decisión 344 no fue tomada en cuenta por el Director Nacional de la Propiedad Industrial al momento de emitir su resolución. - Que la marca “KEFLIN” (denominativa) y el signo “CEFRIN" (denominativo) son auditiva, fonética y gráficamente casi idénticos, por lo que son confundibles a primera vista.
En efecto, ambos signos tienen una pronunciación en extremo parecida, lo cual produciría confusión inmediata en el consumidor; además, sólo se diferencian en dos de sus letras: “KL” y “CR”. - La similitud entre el signo “CEFRIN" (denominativo) con la marca “KEFLIN” (denominativa) inducirían al público consumidor a error, lo cual constituiría un acto de competencia desleal que afectaría los derechos de la demandante.
Adicionalmente, tratándose de fármacos, Julphar Gulf Pharmaceutical Industries se aprovecharia del conocimiento de la marca “KEFLIN” (denominativa), de su valor comercial y de que es un signo notoriamente conocido, constituyéndose en una imitación de acuerdo con la Decisión 344. Argumentos de las contestaciones a la demanda: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Asimismo, ratificó lo decidido en la Resolución 973596 alegando que guarda conformidad con la legislación andina y nacional. El Director Nacional de Propiedad Industrial negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda señalando lo siguiente: - Que al efectuar el cotejo comparativo de los signos se advirtió una evidente disparidad entre los mismos que evitaría cualquier posibilidad de confusión en el consumidor. - Que en base a lo expuesto, se concluyó que el signo solicitado a registro cumple con los requisitos estipulados en el artículo 81 de la Decisión 344, no encontrándose incurso dentro de las causales de prohibición del artículo 83 literal a) de la misma normativa. 12. 13. 14, 15.
No consta en el expediente remitido a este Tribunal copias de la contestación a la demanda por parte del Procurador General del Estado y Julphar Gulf Pharmaceutical Industries. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.
No procede la interpretación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 al tratarse el presente caso sobre un riesgo de confusión. Del mismo modo, no procede la interpretación del literal b) del artículo 83 al tratarse el presente caso sobre un tema de marcas y no de nombres comerciales. En consecuencia, sólo procede la interpretación del artículo 83 literales a) y e) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina! y de oficio se interpretará el artículo 84? de la norma en mención. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
( ) e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legitimo titular de la marca notoriamente conocida" Disposiciones Transitorias: Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. Articulo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 16. 17. 18.
CUESTIONES A INTERPRETAR 1. La norma comunitaria en el tiempo. 2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas del cotejo de signos. 3. Comparación entre signo denominativos. 4. — Análisis de registrabilidad de marcas que amparan productos farmacéuticos. 5. Marcas notorias. Su prueba.
ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. La solicitud para el registro del signo “CEFRIN” (denominativo) se realizó el 5 de mayo de 1996, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. “=== A == a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”. (Proceso 114-1IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004).
Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo oO procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo “CEFRIN” (derominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicarse en el caso concreto, “> 25.
26. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, Julphar Gulf Pharmaceutical Industries solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial el registro como marca del signo "CEFRIN” (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?, Ante ello, Eli Lilly And Company formuló observación sobre la base de su marca “KEFLIN” (denominativa) inscrita en el Ecuador para distinguir los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza*.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Dentro del Proceso 31-1P-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del artículo 83 de la Decisión 344.
En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente”.
(Proceso 101-IP-2002. G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). “Productos farmacéuticos; grageas, tabletas, cápsulas, jarabes, suspensiones, polvos para suspensión, pomadas, cremas, supositorios, óvulos, inyectables, emulsiones y demás productos de la Clase 5”. La Clase 5 de la Clasificación internacional de Niza comprende: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: * que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”.
(Proceso 68-1P-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: ÁGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas NS denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vinculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta el riesgo de asociación: “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (PROCESO 70-IP-2008.
Marca denominativa: “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003. Marca: “CHILIS y diseño", Reglas para realizar el cotejo de marcas Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al Juez Nacional cuando actúa como Juez Comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del Juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.$ Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: o BREUER MORENO, Pedro C., "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 10 27. 28. 29.
La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado "CEFRIN" (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca "KEFLIN” (denominativa) inscrita en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS, En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado “CEFRIN" (denominativo) con la marca “KEFLIN" (denominativa) para establecer si existe o no riesgo de confusión. Por tanto, es preciso tratar la comparación entre signos denominativos. Dentro del Proceso 26-1P-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: 11 “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. (..) En la comparación entre signos denominativos ( ) el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición yes idéntica o muy difícil de distinguir, 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
Enel análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de fas denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 12 30. 31. 32. 33.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )”. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado “CEFRIN” (denominativo) y la marca "KEFLIN"” (denominativa).
ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACEUTICOS. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza”, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial del 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-IP-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura 'curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que 7 Ver pie de páginas 2 y 3. 13 S cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del proceso 48-1P-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N* 68-1P-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765, de 27 de febrero de 2002). 34, Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos.
El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 14 35. 36. 37. Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo “CEFRIN" (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca “KEFLIN” (denominativa), y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
MARCAS NOTORIAS. SU PRUEBA. Se abordará el tema, en virtud a que en el escrito de demanda se alega que la marca “KEFLIN” (denominativa) goza de conocimiento, valor comercial y notoriedad, por lo que el registro como marca del signo “CEFRIN” (denominativo) estaría afectando sus derechos. Al respecto, este Tribunal debe referirse a lo expuesto en el Proceso 107-1P-2012: “La marca notoria a lo largo de la Decisión 344 se protege teniendo como base el grado de reconocimiento del consumidor en el mercado.
En relación con la protección de la marca notoria en el régimen de la Decisión 344, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: 'La marca notoriamente conocida, o simplemente marca notoria, es aquélla difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios". La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida; este tipo de marca goza de protección especial, que va más allá de los principios de territorialidad y especialidad, al punto de establecer que no pueden ser registradas como marcas los signos que sean una imitación o reproducción de una marca notoriamente conocida (literal d, del artículo 83), o que tengan semejanzas o similitudes que conlleven a confusión con marcas notoriamente conocidas (literal e del mismo artículo de la Decisión 344).
Sobre la clase de protección a la marca notoriamente conocida a que se refieren los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión mencionada ha dicho el Tribunal: 'El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad". 15 Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado, Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque (( ) la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: ( ) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes. (Proceso 23-1P-96, Marca: VODKA BALALAIKA, publicado en la Gaceta Oficial 354 de 13 de julio de 1998).
En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca. (Proceso 16-1P-2001, marca: PURO VARELA Y LOGOTIPO, publicado en la Gaceta Oficial 674 de 31 de mayo del 2001).
Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distingue, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo e inversión de su titular, que la ha difundido en el mercado y ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos, por esto requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad”.
(ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT". Editado por Abeledo Perrot, 1997, pp. 130 y 131). 16 38. Así, el reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o el Administrador, según sea el caso. Según el artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida, se debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigúedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
En relación con los diferentes tipos de riesgos a que se exponen los signos distintivos en el mercado. Dentro del Proceso 68-IP-2012 de 12 de septiembre de 2012, este Tribunal expresó lo siguiente: "La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486, no consagra una protección de la marca notoria de forma tan especifica y diferenciada en relación con dichos riesgos.
Es decir, no califica la protección de los tipos de marcas en relación con los diversos tipos de riesgos. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente, la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario.8 - El riesgo de confusión es cuando el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que en su defecto crea que este producto tiene un Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo, "La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en revista Foro No. 6, Il semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolivar, Quito, Ecuador. 17 origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). - El riesgo de asociación es cuando el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. - El riesgo de dilución es la circunstancia de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. - Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
No obstante lo anterior, en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente: El artículo 83, literal a), establece: “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error”.
La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).
Por lo tanto, 18 el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
( ) En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general”.
Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos 'que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro ( ). 19 Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución. La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en ej mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca.
Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio 'un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca' (subrayado por fuera del texto).
De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.
De conformidad con la figura de la marca notoriamente conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente: - La protección de la marca notoriamente conocida se instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado. - Uno de los principios que gobiernan del Derecho de marcas es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino. - Además de lo anterior, no habría concordancia entre que se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito 20 registral.
Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva. Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.
A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”.
(Proceso 145-1P-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITÁN 2”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1452 de 10 de enero de 2007)". 39. El Tribunal advierte que para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca “KEFLIN” (denominativa).
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Consultante y los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro como marca del signo “CEFRIN” (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de 21 SEGUNDO:
TERCERO
CUARTO
QUINTO: la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante. No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados. Es decir, deberá analizar si el signo solicitado “CEFRIN” (denominativo) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza es similar o no a la marca “KEFLIN” (denominativa), registrada en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
La Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado “CEFRIN” (denominativo) y la marca “KEFLIN” (denominativa). Al efectuar la comparación de signos que distinguen productos farmacéuticos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, en vista de la repercusión que el riesgo de confusión podría suscitar en la salud y la vida de los consumidores.
En el presente caso, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo "CEFRIN” (denominativo) examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor de productos farmacéuticos respecto de la marca “KEFLIN” (denominativa) y tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
La calidad de marca notoriamente conocida no se presume, es una condición que debe ser probada por quien la alega sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Asimismo, para la protección de la 22 marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado. La Sala Consultante deberá analizar los medios probatorios presentados a fin de determinar la notoriedad o no de la marca “KEFLIN” (denominativa).
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. ll / u Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo? MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José dez fañscco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la WS Prejudicial el Presidente y el Secreta Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 357-1P-2015 E La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 23