TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 404-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Javiertex S.A.S Marca: “JDM JUANITA DEL MAR” (mixta).

Expediente Interno: 2013-00043. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2655 de 18 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso interno 2013-00043. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: JAVIERTEX S.A.S. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA. Antecedentes: El 15 de octubre de 2010, Javiertex S.A.S. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro como marca del signo “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) para distinguir “vestidos, calzados, sombrereria” comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La anterior solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 626 de 22 de marzo de 2011, y dentro del término oportuno, fue objetada por el señor Juan Del Mar Iglesias Vergara, con fundamento en la supuesta afectación a su prestigio como actor y modelo reconocido en el ámbito nacional, por lo que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del articulo 136 de la Decisión 486.

Mediante Resolución 53433 de 29 de septiembre de 2011, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (SIC) declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado. Ante ello, Javiertex S.A.S. presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 9600 de 27 de febrero de 2012, y el segundo por el Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 59973 de 10 de octubre de 2012.

Ambas resoluciones confirmaron lo decidido en la Resolución 53433 de 29 de septiembre 2011. Javiertex S.A.S. presentó escrito de demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. Mediante Providencia de 15 de septiembre de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda: Javiertex S.A.S. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que el signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal e) de la Decisión 486, pues no reproduce total y parcialmente el nombre del señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA.

Asimismo, el signo solicitado está representado con elementos propios que lo individualizan frente a cualquier otra denominación. Que la actividad económica del opositor no forma parte de la actividad económica del solicitante, de tal manera que el público consumidor no incurrirá en error al identificar el origen empresarial entre el nombre del opositor y la marca solicitada.

Que la marca mixta "JUAN DEL MAR” no es de propiedad del señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA, toda vez que dicha denominación fue concedida a la sociedad DEL MAR S.A. utilizada para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza que nada tienen que ver con los productos de Clase 25 que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que no existe conexión competitiva.

Que el signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) tiene suficiente fuerza distintiva, por tanto el consumidor podrá diferenciar los productos fabricados por esta marca de los servicios que distingue la marca “JUAN DEL MAR” (mixta). Que respecto del punto de vista fonético y ortográfico, si bien los signos en estudio tienen en común las palabras “JUAN DEL MAR”, la marca solicitada está acompañada de las letras JDM y del diminutivo “"JUANITA”, con lo que se logra producir un sonido distinto que la diferencia de la marca “JUAN DEL MAR”, pues al pronunciar la marca solicitada se escucha: JOTA, DE, EME, JUANITA DEL MAR, mientras que la marca registrada se pronuncia "JUAN DEL MAR”, evidenciándose de ello que las marcas en conflicto son diferentes.

Que en el signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) logra destacarse su reproducción gráfica correspondiente al logo que la acompaña el cual es suficientemente distintivo respecto de la marca “JUAN DEL MAR” (mixta), estableciendo elementos diferenciadores que permiten elegir entre un producto o un servicio, pues cada uno permite formar en la mente del consumidor una clara idea del signo representado y de los productos o servicios que representan.

Que el signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) y la marca “JUAN DEL MAR” (mixta) hacen relación a diferentes conceptos y no presentan similitud ideológica, pues no evocan las mismas ideas ni son similares. Argumentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia contestó la demanda en los siguientes términos: Que en la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en la violación de ninguna norma legal vigente, las resoluciones demandadas se ajustan plenamente al derecho y no 10. violan normas de carácter supranacional como lo expresa la demandante. - Que en el procedimiento de registro del signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto), se determinó que dicho signo se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486. - Que la anterior causal de irregistrabilidad se presenta cuando el signo solicitado pueda llevar a que el público confunda una marca con otra previamente registrada, con una persona natural o jurídica, o crea de manera equivocada que los productos o servicios que distingue la marca propuesta guardan relación con la persona natural o jurídica.

A su vez, respecto de las personas naturales, el signo solicitado debe confundirse con el nombre, un apellido o el seudónimo. - Que al confrontar los signos en conflicto, se observa que hay riesgo de confusión entre el signo solicitado JDM JUANITA DEL MAR (mixto) y el nombre previamente registrado por el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA. - Que la causal de irregistrabilidad comprendida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486 no busca crear exclusividad sobre el uso del nombre, sino que busca proteger la identidad de su titular cuando sea una persona natural reconocida por el público.

Por tanto, esta causal no exige sólo los presupuestos de la reproducción o utilización del nombre, sino que lo amplía a figuras como la firma, el título, el hipocorístico, el seudónimo, la imagen, el retrato, la caricatura o cualquier otro medio por el cual sea reconocida una persona. - Que el señor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA es conocido como “Juan del Mar", personaje de prestigio en el ámbito nacional, desempeñándose además como empresario, modelo y actor.

Por estas razones, se tiene que con el registro del signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) se presentaría un riesgo claro de confusión, ya que afectaría el nombre de un tercero y la marca previamente registrada. En el proceso interno se tuvo por no contestada la demanda por parte del Tercero Interesado. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136 literales a) y e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, no procede la interpretación de los artículos 134, 135, y 172 de la Decisión 486 por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo 11. procede la interpretación del artículo136 literales a) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.

CUESTIONES A INTERPRETAR. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas. 2. Comparación entre signos mixtos. (Se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Conexión competitiva entre las clases 25 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.

Irregistrabilidad por afectar la identidad o el prestigio de una persona natural o jurídica reconocida. Nombres comunes o usuales en la conformación de marcas. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

En el presente caso, el demandante alega que el signo solicitado a registro "JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza no es confundible con la marca previamente registrada “JUAN DEL MAR” (mixta) en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, al poseer elementos gráficos, fonéticos y ortográficos que permiten diferenciarlas entre sí, por lo que el consumidor no sería inducido a error.

“Articulo_136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”. 12.

Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca"? Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. 2 Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE".

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS", y El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ij) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (ii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

Proceso 109-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.S Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.? Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A,C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 13. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de “disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos", ( ).

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Proceso 15-1P-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 10 14. 15. 16.

17. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. (SE TOMARÁ EN CUENTA LA PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA). En virtud a que los signos confrontados son de naturaleza mixta, este Tribunal considera pertinente desarrollar las pautas para la comparación entre signos mixtos, tomando en cuenta la parte denominativa compuesta. Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA CELA i Dv Jue Jl Ava Ea nta cartagena de indias Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento denominativo como el gráfico, como uno solo.

Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”? Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. 11 18. 19. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracterlstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”10.

La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sllabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 10 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIIl-98, en el Proceso 10-IP-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XI1-98. 12 20. 21. 22. 23. 24, 25. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En atención a que en el caso bajo análisis los signos en conflicto se encuentran compuestos por más de dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos mixtos con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman.

Existen vocablos que dotan al signo de “( ) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial ( ). (Sentencia del Proceso 13-IP-2001). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro". (Proceso 50- 1P-2005.

Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”). En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo "JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) y la marca opositora “JUAN DEL MAR”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 25 Y 43 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA. En el presente caso, el signo solicitado “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) ampara productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Nizat!, mientras que la marca previamente registrada “JUAN DEL MAR” (mixta) distingue servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza!?, Por tanto, se hace necesario abordar el tema de la conexión competitiva, teniendo en cuenta que entre los argumentos de la demanda se sostiene que no 1n 12 “Vestidos, calzados, sombrereria”.

“Servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal”. 13 26. 27. existe conexión competitiva, toda vez que los signos en conflicto identifican productos y servicios comprendidos en distintas clases. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que: “Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos.

Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o mo conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamentet3.

Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber: La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.

En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. 13 Femández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 242 - 246. 14 Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general —radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondria que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no serla la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por 15 28. 29. 30. marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)"14.

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 25 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos y servicios de diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva, debiendo tener en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos y servicios que se distinguen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

IRREGISTRABILIDAD POR AFECTAR LA ¡DENTIDAD O EL PRESTIGIO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA RECONOCIDA. NOMBRES COMUNES O USUALES EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. En el proceso interno, el tema materia de debate se centró en determinar si el signo solicitado a registro “JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) se encontraba incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, por afectar el prestigio y nombre del opositor JUAN DEL MAR IGLESIAS VERGARA, también conocido como “JUAN DEL MAR”, quien se desempeña como empresario, modelo y actor.

Por tanto, deviene necesario hacer referencia a la alegada causal de irregistrabilidad y al uso de nombres comunes o usuales en la conformación de marcas. El artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Proceso 114-1P-2003. Marca: "EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004, Proceso 115-IP- 2008. Marca: “CALVO” (mixta). 16 31. Sobre el tema, este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 108-1P-2014, ha hecho mención a lo siguiente: “La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural ( ), y no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, ii) que sea una persona diferente del solicitante. De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia', A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.

(Manuel PACHÓN — MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96). 17 Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto a la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes: “( ) tenen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio ( ).

“Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido”. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia.

Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve.

Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchilll dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”.

(Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). Nombres comunes o usuales en la conformación de marcas. 32. Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “SÍ, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo".

En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado a 18 33. 34. 35. 36. 37. distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro.

En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo habla registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”15, Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucia” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona -a menos que el nombre no sea común-, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo.

Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: ¡) 15 http:/Mwww.wipo.in'sme/es/faq/tm_fags_q4.html 19 Sea lo suficientemente distintivo; ¡¡) Su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor;

¡¡i) No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "JDM JUANITA DEL MAR” (mixto) para la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca previamente registrada "JUAN DEL MAR” (mixta) en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico, debiendo examinar la especial relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de las denominaciones compuestas, resaltando necesariamente el elemento más característico del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que 20 CUARTO: distinguen los signos confrontados comprendidos en las Clases 25 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Debiendo tener en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos y servicios que se distinguen, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

El nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: ¡) Sea lo suficientemente distintivo; /) Su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; ¡í) No afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopejón. CeciliaLu Hernán isa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo!6 MAGISTRADA MAGISTRADA + Luis Le nseco Núñez MAGISTRADO La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada de! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma, 21 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Ly PR Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 404-1P-2015