TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 406-1P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: Rafael sus Abogados Soluciones Legales en Educación Ltda. Marca: “ÁMBITO EDUCATIVO” (mixta).

Expediente Interno: 2010-00388. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2653 de 18 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 19 de agosto del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2010-00388. El Auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el proceso interno: Demandante: RAFAEL SUS ABOGADOS SOLUCIONES LEGALES EN EDUCACIÓN LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Antecedentes: El 9 de febrero de 2007, Rafael sus Abogados Soluciones Legales en Educación Ltda. (en adelante el demandante) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio de la República de Colombia el registro del signo “ÁMBITO EDUCATIVO” (mixto), para distinguir.

“papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; bloques de impresión”, productos comprendidos en la Clase 16 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 603, ante lo cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. Mediante Resolución 52383 de 19 de octubre de 2009, la División de Signos Distintivos de la SIC, denegó el registro del signo solicitado sobre la base del riesgo de confusión con las marcas "ÁMBITO MÉDICO" (mixta) con Registro 280823, “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (denominativa) con Registro 238980, ÁMBITO JURÍDICO LEGIS (mixta) con Registro 222054, que distinguen productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

El demandante presentó recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante las Resoluciones 67373 de 28 de diciembre de 2009 y 12536 de 4 de marzo 2010, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 52383.

El 5 de agosto de 2010 el demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas. Mediante providencia de 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia dispuso suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda: Rafael sus Abogados Soluciones Legales en Educación Ltda. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Que la SIC no hizo un análisis en conjunto de los signos que se confrontaron, sino que dedujo similitudes fonéticas y auditivas luego de fraccionar las denominaciones, tanto del signo solicitado, como de las marcas registradas, para decir que la palabra “ÁMBITO” contenida en la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento principal de las marcas registradas.

Que la violación del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina fue producto de una interpretación errónea de la norma, toda vez que: i) Durante el cotejo de marcas la entidad demandada fraccionó las palabras que hacen parte del signo solicitado, es decir, no efectuó un análisis o visión integral y en conjunto del signo; ii) La palabra “ÁMBITO” es un vocablo de uso común, no apropiable o de uso exclusivo del titular de una marca, por cuanto dicho vocablo es de dominio público; ii) Existe distintividad entre el signo solicitado y las marcas registradas “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (mixto) y “ÁMBITO MÉDICO" (mixto).

Que la entidad demandada se fijó con desacierto en un sólo elemento de cada signo, la palabra "ÁMBITO", procediendo a compararlos por lo que arrojó como resultado semejanzas más que diferencias, lo cual no hubiese ocurrido si cada signo hubiera sido analizado en conjunto, esto es, sin separar sus elementos. Que existe distintividad en el aspecto conceptual de los signos, por cuanto la expresión “ÁMBITO EDUCATIVO” se refiere al mundo de la educación, de la pedagogía y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual es distinto a indicar que "AMBITO JURÍDICO” hace referencia al mundo del derecho como ciencia jurídica y que “ÁMBITO MÉDICO” se refiere al mundo de la salud y de la medicina.

Que no existen similitudes de orden fonético o auditivo entre los elementos que conforman cada signo, ya que al pronunciarse la expresión “ÁMBITO EDUCATIVO”, y después las expresiones "ÁMBITO MÉDICO" y “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” se advierten sendas diferencias sonoras y por consiguiente, fácilmente puede diferenciarse cada signo del otro aunque abarquen una misma clase o especie de productos, descartándose así el riesgo de confusión. Que si bien el término “ÁMBITO” forma parte de las marcas registradas, éste no puede ser de uso exclusivo de la empresa titular de las mismas, en la medida que dicha palabra es un vocablo genérico que no designa nada por sí mismo o va acompañado de una denominación o un calificativo, razón para concluir que se trata de un término de uso común que no puede ser apropiado por el titular de una marca que lo contenga.

Que el llamado “elemento esencial” de las marcas registradas (ÁMBITO”) sí ofrece distintividad al signo solicitado, en tanto viene acompañado de un elemento descriptivo y evocativo como lo es "EDUCATIVO", imprimiéndole el sentido y el alcance de que se trata de asuntos o de contextos de educación, escolaridad y currículo. Que al no ser apropiable y exclusiva la palabra “ÁMBITO”, por su calidad genérica y común, entonces el verdadero cotejo debe versar sobre las otras expresiones que conforman las etiquetas; es decir, el cotejo debe hacerse sobre las palabras “MÉDICO”, "JURÍDICO LEGIS" y "EDUCATIVO", y es allí donde se estructura la distintividad que requiere tales signos y que les permite coexistir válidamente en el mercado sin que exista riesgo de confusión entre el público y los consumidores.

Argumentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente: Que el elemento que predomina en todos los signos ÁMBITO EDUCATIVO (mixto), ÁMBITO MÉDICO (mixto), ÁMBITO JURÍDICO LEGIS (denominativo) y ÁMBITO JURÍDICO LEGIS (mixto) es el “denominativo” razón por la cual, de la visión en conjunto, evitando los fraccionamientos y atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias, se evidenció, que entre el signo solicitado y las marcas registradas, se presentaban semejanzas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Que la expresión “ÁMBITO” del signo solicitado reproduce de manera idéntica la expresión “ÁMBITO” de las marcas registradas entre las cuales existe una clara similitud ortográfica, fonética y conceptual, en tanto, la expresión “EDUCATIVO” del signo solicitado, no le imprime al mismo, la distintividad necesaria para poder ser registrado debido a la identidad, puede entre los signos confrontados existe similitud susceptible de generar riesgo de confusión por lo cual, se requiere de mayor diferenciación en relación con los productos que ampara cada uno de los signos a efectos de poder registrar el signo solicitado.

Que el signo solicitado ampara iguales productos que las marcas registradas previamente, esto es los comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza “publicaciones, periódicos, folletos y revistas”; luego, al no tener el signo “ÁMBITO EDUCATIVO” (mixto) suficiente distintividad, frente a las marcas registradas y frente a los productos amparados en éstas, indiscutiblemente induce a error al consumidor, quien en el mercado, fácilmente, podría confundir los productos del signo solicitado en relación con los productos identificados con el signo solicitado con el origen empresarial de las marcas registradas.

Que el signo solicitado reproduce en su integridad, la expresión característica de las marcas “ÁMBITO MÉDICO” (mixta) y que la expresión “EDUCATIVO” y la parte gráfica del signo solicitado, no le dan a éste la distintividad necesaria para diferenciarse de las marcas "ÁMBITO MÉDICO” (mixta) y "ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (denominativa) y "ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (mixta) debido a la identidad.

Que la expresión “ÁMBITO” en relación con los productos que ampara en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza no es genérica ni de uso común, pues al interrogarnos ¿Cómo son los productos amparados en la Clase 16, "publicaciones, periódicos, folletos y revistas”? la respuesta no corresponde a la expresión “ÁMBITO”. Adicionalmente, dicha expresión no es de común utilización por los empresarios de la respectiva clase O relacionadas, toda vez que en la Clase 16 sólo se encuentran registradas las marcas de titularidad de la empresa Legislación Económica S.A., Legis S.A., esto es: “ÁMBITO MÉDICO” (mixta), “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS" (denominativa) y "ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (mixta).

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 de la citada normativa por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la referida normativa!.

“Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o 10. 11. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 2. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). 3. Términos genéricos y de uso común en la conformación de marcas. 4.

Signos evocativos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD, SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), denegó el registro del signo “ÁMBITO EDUCATIVO" (mixto), solicitado por Rafael sus Abogados Soluciones Legales en Educación Ltda. para distinguir productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, al considerarlo confundible con las marcas “ÁMBITO MÉDICO” (mixta), “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (denominativa) y “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (mixta) registradas a favor de Legislación Económica S.A., Legis S.A. en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dentro del Proceso 15-1P-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;.J" oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.? Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.0.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) Que exista identidad entre los Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS” Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) O identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) O semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) O semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 7O-IP-2008.

Marca denominativa: '“SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.

Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-/P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. 7 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss 10 12. 13.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarias', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos'*.

( )”. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, resultando de importancia tener en cuenta la distintividad en el aspecto conceptual de los signos confrontados, pues si los mismos representan o evocan una misma cosa, caracterlstica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta). El Tribunal considera necesario, para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y signos mixtos y denominativos, dado que los signos en conflicto son de naturaleza mixta y denominativa.

Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados. Signo solicitado a registro: ÁMBITO Epucarivo Proceso 15-1P-2013, Marca: "KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 11 14, 15. Marcas registradas: 50 — A. ”. ambito Jurídico sz lmbitoMédico Certificado 222054.

Certificado 280823 ÁMBITO JURÍDICO LEGIS Certificado 238980 Comparación entre signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más caracterlstico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se 12 16. 17. 18. 19. le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica".

La Sala Consultante deberá determinar el elemento caracterlstico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 10 Como ya se señaló, si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-1P-2005: Marca: "LOREX” (denominativa). *( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.” Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIIl-98, en el Proceso 10-1P-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98. Proceso 46-IP-2008, Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta). 14 de mayo de 2008, 13 20. 21. 22. “( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la silaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy dificil de distinguir.” *( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” *( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”. *! Dentro de las marcas denominativas están las llamadas denominativas compuestas, que son las marcas integradas por dos o más palabras.

Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )”.12 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”. 13 En consecuencia, "De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”. 14 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.

"FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss. Proceso 13-1P-2001, publicado en la G.O.A.C. N* 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 13-1P-2001, ya citado. Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N* 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 23. 24. 25. Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “ÁMBITO EDUCATIVO" (mixto) y las marcas “ÁMBITO MÉDICO” (mixta), “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS” (denominativa) y “ÁMBITO JURÍDICO LEGIS" (mixta) registradas en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disimiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

TÉRMINOS GENÉRICOS Y DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. El demandante argumentó que el término “ÁMBITO” es un vocablo genérico y de uso común no apropiable por el titular de las marcas registradas, en la medida que no designa nada por sí mismo o si no va acompañado de una denominación o un calificativo. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que dicha expresión, en relación con los productos que amparan los signos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, no es genérica ni de uso común, pues al interrogarnos ¿Cómo son los productos amparados en la Clase 16, “publicaciones, periódicos, folletos y revistas"? la respuesta no corresponde a la expresión “ÁMBITO”.

Adicionalmente, el referido vocablo no es de común utilización por los empresarios de la respectiva clase o relacionadas. En este marco, es apropiado referirse a los términos de uso común y genéricos en la conformación de marcas. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012, se señaló: “Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que: 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pais”. 15 Q Do Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca'5, ( ) El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: “No podrán registrarse como marcas los signos que f consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate”.

El literal trascrito prohibe el registro de palabras genéricas, pero no impide que éstas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios.

La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista de la marca, un término es genérico 15 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.

Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las particulas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”.

OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 16 26. 27. cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos O servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos oO servicios íntimamente relacionados”. La Sala Consultante debe determinar si la palabra “ÁMBITO” es una expresión genérica o de uso común en la conformación de marcas relacionadas con productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación de los signos excluyendo la palabra genérica o de uso común, siendo ello una excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo. SIGNOS EVOCATIVOS. Se abordará el tema en virtud a que en la demanda se argumenta que el llamado “elemento esencial” de las marcas registradas ("ÁMBITO”) si ofrece distintividad al signo solicitado, en tanto viene acompañado de un elemento descriptivo y evocativo como lo es “EDUCATIVO”, imprimiéndole el sentido y el alcance de que se trata de asuntos o de contextos de educación, escolaridad y curriculo. 17 28. 29. 30. 31. 32.

Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, caracteristicas o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, “Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio”.

(Proceso 92- IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1121 del 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL). Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que “entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos ( ). Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 133- IP-2009, publicado en la G.O.A.C. 1830 de 4 de mayo de 2010, marca: SUM EMERMÉDICA (denominativa))”. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos, la Sala Consultante deberá analizar si el término “EDUCACIÓN” es evocativo o no en relación a los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado a registro y así establecer la fuerza distintiva que ostenta. 18 En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO

SEGUNDO

TERCERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Debe tenerse en cuenta que la confusión ideológica o conceptual se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracterlstica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos y signos denominativos y mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En la comparación de signos denominativos compuestos la Sala Consultante debe examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de ella, resaltando, necesariamente, el elemento más caracterizado del conjunto y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse.

La Sala Consultante deberá determinar si el vocablo "ÁMBITO" es un término genérico o de uso común en la conformación de marcas relacionadas con productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el término genérico o de uso común, siendo ello una 19 excepción al principio de que “el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes”.

En este caso, la distintividad deberá buscarse en el elemento diferente que integra el signo.

CUARTO: El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro.

La Sala Consultante deberá analizar si el término "EDUCACIÓN" es evocativo o no en relación a los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado a registro y así establecer la fuerza distintiva que ostenta. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Mm Cecilia Luisa dal Luñteros Leonor Perdomo Perdomo18 MAGISTRADA MAGISTRADA 16 La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 20 boli Hernán Romero Zambrano Ss Luis José Diez CÁAnseco Núñez AGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 7 E Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 406-1P-2015 21