PROCESO 431-IP-2015 — Andean Community

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 431-IP-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Mestra AG.

Marca: “EH” (mixta). Expediente Interno: 2013- 00141. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 7 días del mes de diciembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2805 de 26 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 27 de agosto de 2015, mediante el cual, la Sección Primera Sala de Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00141. El Auto de 5 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: MESTRA AG. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia. Tercero Interesado: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Ñ Antecedentes: Por escrito de 25 de agosto de 2011, Mestra AG solicitó el registro como marca del signo “EH” (mixto) para identificar “servicios en el campo de la logística de inventarios (control de inventario), en particular la publicación de información relacionada con la logística de inventarios y la cadena de logística de inventarios; suministro y entrega de información de transporte” comprendidos en la Clase 39 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), argumentando que pretendió actualizar su registro de marca previo E+H (mixto) con número 289317.

Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 632 de 20 de septiembre de 2012, no se presentaron oposiciones. Mediante la Resolución 0017054 de 26 de marzo de 2012, la División de signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante SIC), denegó de oficio la solicitud de registro en virtud a que el signo solicitado “EH” (mixto) que pretende distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentra registrado a nombre de Electrificadora del Huila S.A. E.S.P, y por no considerarlo signo derivado de la marca E+H (mixta), inscrita con certificado de registro 289318, perteneciente a la solicitante.

Contra la citada Resolución Mestra AG. interpuso recurso de apelación. Mediante la Resolución 0064199 de 29 de octubre de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC se confirmó la Resolución 0017054 de 26 de marzo de 2012. Mestra AG presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

La Sección Primera Sala del Consejo de Estado admitió a trámite la demanda mediante providencia de 16 de septiembre de 2013, y ordenó se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y a Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. Mediante Providencia de 20 de agosto de 2014, La Sección Primera Sala del Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a Argumentos de la demanda: Mestra AG. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que la Administración omitió tener en cuenta que Mestra AG. es titular de la marca “E+H” (mixta), inscrita con Certificado de registro 289318 para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

En ese sentido, el signo solicitado es una derivación de la marca "E+H” (mixta), donde el elemento que juega mayor relevancia es la expresión conformada por las letras EH, no existiendo variaciones sustanciales para que el signo solicitado sea sometido a un nuevo examen de registrabilidad, más aun si lo que se busca proteger con la marca en referencia son servicios de igual naturaleza que los que se tienen protegidos con la marca previamente registrada. - Que la Administración no valoró que las objeciones a las marcas derivadas sólo aplican a los aspectos accesorios, nuevos O añadidos y no al distintivo principal.

En ese sentido, teniendo en cuenta que respecto de la marca E+H (mixta) las variaciones no son sustanciales, es dable concluir que Mestra AG. tiene un derecho adquirido sobre la combinación de elementos que conforman el signo solicitado “EH” (mixto), el cual no puede ser desconocido por la Administración. - Que la Administración omitió tener en cuenta la forma como deben ser analizados los signos conformados por letras.

Es decir, si bien las letras por sí solas son inapropiables, lo que se adquiere es el derecho al uso sobre la composición o diseño que incorporan las mismas; no obstante, en el caso en concreto se desconoce la incorporación de elementos adicionales que hicieron que las marcas en conflicto coexistan de forma pacífica en el mercado. - Que el acto demandado desconoció el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. - Que la Administración enuncia los criterios a efectos de tener una marca como derivada, no obstante al momento de dar aplicación a los mismos llega a una conclusión totalmente errada. 10. 11.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda en los siguientes términos: Que, si bien es cierto que MESTRA AG ostenta la calidad de titular del derecho sobre el registro de marca E+H (mixta) que distingue servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, sin embargo la marca base de su solicitud presentaba cambios significativos hallándose que la pretendida marca a actualizar y registrar no era derivada de la marca previamente registrada.

Que la sociedad demandante yerra al considerar que se le vulneró su derecho previamente adquirido, toda vez que la actualización de la marca que pretendió tramitar difería sustancialmente de la previamente registrada por ella, y que dichos cambios se enmarcaban en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

Que en las resoluciones acusadas quedó expresa y detalladamente plasmado el estudio de registrabilidad, donde se puede observar que en ningún momento se está considerando que se apropian las letras para una marca u otra, sino por el contrario, se hace el estudio sobre aquellos aspectos que la sociedad apartó del nuevo signo que pretendía registrar en calidad de actualización y que pertenecian al inicialmente concedido.

Que el signo solicitado “EH” (mixto) presentaba semejanzas fonéticas, ortográficas y visuales con relación a la marca previamente registrada “EH” (mixta) de la cual es titular Electrificadora del Huila S.A. E.S.P, la cual distingue servicios de la Clase 39 de la Clasificación internacional de Niza. Que los signos en conflicto distinguen servicios complementarios en la medida que están dirigidos al transporte de mercancias y a la logística que conlleva dicha actividad, siendo servicios de la misma naturaleza y que cumplen la misma finalidad, lo que podría conllevar a que los servicios de la marca registrada sean sustituidos por los servicios de la marca solicitada dada la identidad de los signos. Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. contestó la demanda argumentando lo siguiente: 12. 13. - Que la solicitud de registro del signo distintivo EH (mixto) es similar o parecido al registro concedido a Electrificadora de Huila SA ESP e igualmente pretende distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. - Que no se puede amparar la aseveración por parte de la demandante en relación a que la misma posee derechos adquiridos sobre la base de la marca E+H (mixta), pues la misma tiene las letras "E” y "H" pegadas un signo + incorporado en el mismo, mientras que el signo que pretende registrar tiene separadas las letras E y H y elimina el signo +.

INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. Por lo tanto, procede la interpretación solicitada. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas. Marcas derivadas. Signos conformados por letras. Conexión competitiva entre servicios de la misma Clase. ADN ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) denegó el registro del signo “EH” (mixto) solicitado por Mestra AG. para identificar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(). 14. Niza, al considerar que presentaba semejanzas evidentes con relación a la marca previamente registrada “EH” (mixta) a nombre de Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, situación que a su juicio configuraba la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.2 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y 2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en Proceso 85-1P-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS”. relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los comsumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios, y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.* Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios, (ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.S Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.” Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C, 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de | esos elementos'8, ( )”. ! WU y Proceso 15-1P-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 10 15. 16. 17. 18. Sobre la base de los criterios anteriormente desarrollados, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS Debido a que en el presente caso los signos confrontados son de naturaleza mixta, deviene necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

Para fines ilustrativos, se procede a reproducir los signos confrontados: SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Dentro del Proceso 37-1P-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: “Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.

Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo, 11 19. 20. 21. 22.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”, La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las silabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaria a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo “EH” (mixto) y la marca registrada “EH” (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

LA MARCA DERIVADA En el presente proceso la demandante sostiene que la Administración desconoció el derecho previamente adquirido que le asiste respecto del signo solicitado a registro “EH” (mixto), el cual constituye una variación de su marca previamente inscrita “E+H” (mixta) en la Clase 39 de la Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIlI-98, en el Proceso 10-IP-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.0.A.C, 394 de 15-XIl-98, 12 23. Clasificación Internacional de Niza. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que no se cumplieron los requisitos para que el signo solicitado a registro sea considerado derivado de la marca previamente registrada, toda vez que presentaba ostensibles cambios que no permitieron otorgarle dicha calidad.

Por consiguiente, el Tribunal estima necesario referirse a dicho tema. Dentro del Proceso 140-IP-2007. Marca mixta “CHILI'S MARGARITA BAR”, publicado en la Gaceta Oficial 1591, de 25 de febrero de 2008, este Tribunal reiteró que: “La Decisión 486 no consagra la figura de la marca derivada; sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como se verá a continuación, atendiendo al manejo que en la práctica se da a dicho fenómeno, ha adoptado criterios doctrinarios sobre el tema y ha hecho operante la figura en nuestro régimen normativo”.

“Las marcas derivadas son aquellos signos distintivos solicitados para registro por el titular de otra marca anteriormente registrada, en relación con los mismos productos o servicios, donde el distintivo principal sea dicha marca principal con variaciones no sustanciales del propio signo o en relación con los elementos accesorios que la acompañan”. 24.

Además, dentro del Proceso 107-IP-2010 de 11 de noviembre de 2010, este Tribunal desarrolló el tema de la marca derivada expresando los siguientes fundamentos: “En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Por lo general, el rasgo común y distintivo que figure al inicio de la denominación será el elemento dominante.

Este elemento dominante hará que las marcas que lo incluyan, produzcan una impresión general común, en el sentido que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren tienen un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a un grupo de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento constituye objeto de una marca que pertenece a una determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. En el contexto que antecede, cabe hacer mención de la figura de la marca derivada, la cual forma parte de la familia de marcas, en torno a la cual este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: 13 "En general, resulta admisible que el titular de una marca registrada goce de la facultad de usar la marca con variaciones no sustanciales o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, a fortiori se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido.

Estas 'marcas derivadas' —-como se las conoce en la legislación española (artículo 9 de la Ley de Marcas de 1988)-, sin embargo, no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados por el registro previo, pues en este caso no podrá considerárselas como una manifestación del derecho conferido por las inscripciones anteriores, sino como un registro totalmente autónomo e independiente, por lo que el solicitante no podrá pretender que el nuevo registro constituya la derivación de un derecho adquirido”.

En el marco de estas consideraciones, el Tribunal ha precisado también que: “El propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y, además, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada”.?0 Asimismo, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El fenómeno de la marca derivada se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, por un elemento descriptivo o genérico, ya que éstas poseen un elemento de uso general muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, o un elemento que describe el género, la calidad u otras características de los productos.

Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común, o bien un elemento genérico o descriptivo no puede impedir que otros usen esa partícula o elemento en la conformación de otro signo distintivo, a contrario de lo que sucede con la marca derivada, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los Proceso 84-IP-2000, sentencia del 21 de marzo de 2001, publicada en la G.O.A.C. 677 del 13 de junio del mismo año, caso: “KRYSTAL”.

Criterio reiterado en las sentencias dictadas en los expedientes 91-IP-2002 y 97-IP-2002, del 5 de febrero de 2003, publicadas en la G.O.A.C. 912 de 25 de marzo del mismo año, casos “ALPIN” y “ALPINETTE”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 14 productos que comercializa el titular de la marca derivada, y que genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. Por otro lado, el hecho de que un titular de registro de marca solicite para registro una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la Oficina de Registro de Marca_o el Juez Competente, en su caso, deberán establecer si cumple con todos los requisitos de registrabilidad y, además, que no se encuadre en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria, en donde es de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

(Subrayado agregado). La marca derivada tiene unos efectos importantes en relación con la oposición en vía gubernativa, ya que ésta no puede referirse únicamente al elemento distintivo, ya que el elemento distintivo proviene de la marca anteriormente registrada. Por lo tanto, la oposición debe involucrar los elementos accesorios y no únicamente el elemento distintivo.

(Proceso 94-IP-2006, Marca (denominativa) AVON AGE BLOCK, publicado en la Gaceta Oficial 1420 de 31 de octubre de 2006). En relación con lo anterior, el Tribunal de Justicia, adoptando un criterio doctrinal, se ha manifestado en varias de sus providencias de la siguiente manera: “Sobre el tema el tratadista Carlos Mascareñas ha indicado que: Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos complementarios.

Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión”.

(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurídica. Editor F. SEIX, Barcelona, 1982, p. 908, citado en el Proceso 95-IP-2002)”. (Proceso 108-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de 15 Y 25. 26. 27. noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1029, de 16 de enero de 2004). 1! Por lo tanto, no implica que se rompa el principio de que el análisis deba hacerse atendiendo a una visión en conjunto, sino que la oposición en la vía administrativa no puede referirse únicamente al elemento distintivo principal”.

Sobre la base de los criterios expuestos, corresponde a la Sala Consultante establecer si el signo solicitado a registro “EH” (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita “E+H" (mixta) en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

Del mismo modo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, puesto que el mismo se encuentra sujeto al análisis de registrabilidad que realice la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, siendo de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

SIGNOS CONFORMADOS POR LETRAS. En el presente caso Mestra AG. solicitó el registro de una marca mixta constituida por las letras “EH”. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente. Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo.

Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación. "“ Esta posición ha sido reiterada en las siguientes interpretaciones prejudiciales: 100-1P- 2002 del 19 de noviembre de 2003; 103-1P-2004 del 27 de octubre de 2004, y 23-1P- 2005 del 18 de marzo de 2005. 16 =— 28. 29. 30. 31. 32.

Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca!?, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo. Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso.

Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente.

La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra "H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC. para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M8A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros. 12 Véase, por ejemplo, la Decisión "a" de la OAMI (R91/98-2).

Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging".

Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www. ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marksí, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade- marks/types-of-trade-marks/. 17 33. 34. 35. 36. 37.

Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo.

Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva, De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

En consecuencia, la normativa comunitaria no prohibe el registro de marcas compuestas de una o más letras pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS DE LA MISMA CLASE. El Tribunal abordará el tema en virtud a que la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que los signos en conflicto distinguen servicios complementarios dentro de la misma Clasificación Internacional, lo que podría conllevar a que exista conexión competitiva. A saber, el signo solicitado a registro pretende distinguir: “servicios en el campo de la logística de inventarios (control de inventarios), en particular la publicación de información relacionada con la logística de inventarios y la cadena de logística de inventarios; suministro y entrega de información de almacenamiento, suministro y entrega de información de transporte”, de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por su parte, la marca registrada “EH" (mixta) distingue: “Servicios de distribución de energía y electricidad; transporte; embalaje y almacén de mercancías; organización de viajes”, de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Tratándose de servicios distintos comprendidos dentro de la misma Clasificación Internacional, la Sala Consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva.

Al respecto, este 18 Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial 65-1P-2013 de 15 de mayo de 2013: Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor;

(ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

El Tribunal ha sostenido que: “en este supuesto, y a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el producto identificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marca ya registrada o ya solicitada para registro.

A objeto de precisar que se trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito”.

(Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES”, publicado en la G.O.A.C. 871 del 11 de diciembre de 2002). Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. 19 También considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdivididos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 739, de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA). Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ( )” (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA)”. 38.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o 20 registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

PRIMERO

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “EH” (mixto) y la marca previamente registrada “EH” (mixta) ambas destinadas a distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre signos mixtos debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos, pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 21 TERCERO:

CUARTO

QUINTO: La Sala Consultante debe establecer si el signo solicitado a registro “EH” (mixto) constituye o no una variación de la marca previamente inscrita “E+H" (mixta) en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuenta que la nueva solicitud debe comprender a la misma marca con variaciones no sustanciales, y que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada.

Del mismo modo, cabe recalcar que la solicitud de registro de un signo derivado de una marca inscrita con anterioridad, no le otorga a su titular el derecho indefectible a que se le conceda el registro solicitado, puesto que el mismo se encuentra sujeto al análisis de registrabilidad que realice la Oficina de Registro de Marca o el Juez Competente, siendo de suma importancia que no se afecten los derechos del público consumidor y de titulares de marcas idénticas o similares a la que se pretende registrar.

La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una o más letras pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab ínitio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

La Sala Consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, también se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas, o se asocia el producto o servicio a un origen empresarial distinto.

Asimismo debe considerar que, cuando se dan los criterios de conexión competitiva, los mismos deberán aplicarse cuando concurran en forma clara y en grado suficiente y no en forma aislada. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso 22 interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Atenas Leonor Perdomo Perdomo!3 MAGISTRADA MAGISTRADA Luis José Digz Cafiseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. 10 E SECRETARIO WN Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 431-1P-2015 [E La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 23