TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 239-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte consultante, de los artículos 136 literal a), 143 y 150 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
Expediente Interno N° 2009-00182-00. Actor: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA. Marca mixta YOKOMOTOS. Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Oficio No. 1520 de 19 de mayo de 2015, recibido por este Tribunal el 20 de mayo de 2015, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143, 150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que f su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 27 de octubre de 2015. A.
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: SOCIEDAD COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA Demandada: Tercero Interesado: LA NACiÓN SUPERINTENDENCIA COMERCIO. COLOMBIANA DE INDUSTRIA y LA SOCIEDAD YOKOMOTOR S.A.
HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 1. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., el 18 de abril de 2007 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca mixta YOKOMOTOS para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, para amparar los siguientes productos de la Clasificación Internacional de Niza: "cadenas, batería, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y de más productos de la Clase 12 internacional para motocicletas". 2.
La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 581 del 31 de octubre de 2007. Estando dentro del término legal la sociedad YOKOMOTOR S.A., presentó oposición sobre la base de su marca mixta YOKOMOTOR, para amparar los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima". 3.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 26696 de 29 de Julio de 2008, ~ f \ 2 reso'vió deC!::V3í fundéFh la cposición presentada y negó 21 regis:r:) de la marca solicitada. 4. La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTDA., interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación. 5.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 34246 del 11 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo recurrido y concediendo el recurso de apelación interpuesto. 6. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 51510 de 04 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, confirmando lo decidido en la resolución 26696 de 29 de julio de 2008. 7.
La sociedad COMERCIALlZADORA DE REPUESTOS YOKOMOTOS LTOA., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las anteriores resoluciones. 8. Mediante providencia de 20 de mayo de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. a. Argumentos de la demanda.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 9. Afirma, que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó de manera ilegal la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, pues extendió su cobertura a vehículos automotores. Lo anterior cambia el sentido y el objeto de la solicitud inicial. La Superintendencia dio por sentado que el Oficio radicado el 9 de julio de 2007 solicitaba una modificación, cuando dicho escrito pretendía dar contestación y aclaración al requerimiento No. 005825 de 15 de mayo de 2007, pero por un error mecanográfico se incluyó a los vehículos automotores.
Dicho error fue corregido en el escrito de contestación a la oposición. La Superintendencia no tuvo en cuenta esto y, por lo tanto, violó el artículo 143 de la Decisión 486. 10. Sostiene, que los signos en conflicto están compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas: YOKO, MOTOR, MOTOS. 11.lndica, que YOKO es un término en idioma japonés que significa "al lado o el lado". 12.lndica, que el elemento relevante en el signo solicitado es el gráfico, mientras en el opositor es el denominativo. 3 '13.Argumenta, que el signo solicitado ampara motocicletas, mientras e: opositor automotor.
No existe conexión competitiva entre los productos amparados. 14. Expresa, que los actos administrativos demandados no se motivaron adecuadamente. b. Argumentos de la contestación de la demanda. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. 15.lndica, que los signos en conflicto son confundibles. 16. Agrega, que los productos tienen conexión competitiva. que amparan los signos en conflicto 17.
Sostiene, que la palabra YOKO aunque tiene significado en español no es comúnmente utilizada en nuestro idioma. Por parte del Tercero Interesado. 18. Argumentó, que los signos en conflicto son confundibles aspectos fonético, gramatical e ideológico. en los 19.1ndicó, que el prefijo YOKO no es de uso común. No es comprensible para el consumidor promedio. 20.
Sostiene, que los productos que amparan los signos en conflicto están dentro de la misma clase y tienen los mismos canales de comercialización. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL: 21. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 13 y 29 de la Constitución Política, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 136 literal a), 143, 150 Y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 22.
No se interpretarán las normas nacionales, ya que el Tribunal no tiene competencia para ello. Sin embargo, se interpretarán las normas comunitarias solicitadas, salvo el artículo 151 que no es pertinente para resolver el caso concreto 1. 1 Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( ) 4 C. CUESTiONES A INTERPi<ET AH.S:';:.
A. B. C. D. E. F. G. D. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas. Palabras en idioma extranjero en la conformación de marcas.
La conexión competitiva en productos de la misma clase. La modificación de la solicitud de marca. Oportunidad. Examen de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE. A. LA IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSiÓN O DE ASOCIACiÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. 23.
En el procedimiento administrativo interno se argumentó que los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR son confundibles. 24. Para abordar el tema propuesto, el Tribunal diferenciará cada uno de los mencionados riesgos en el mercado. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013: "Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o Artículo 143.· El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.
Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material. Asimismo, la oficina nacional competente podrá sugerir al solicitante modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite. Dicha propuesta de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 144. En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Si las normas nacionales lo permiten, se podrán establecer tasas para la solicitud de modificación. ( ) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. ( )". 5 servicios. o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad".
Sobre el riesgo de confusión manifestado lo siguiente: o de asociación, el Tribunal ha "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008.
Marca: "SHERATON"). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 2 PACÓN, Ana María, "LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMíA GLOBALlZADA".
Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho articulo manifiesta lo siguiente: "La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.
Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada.
Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente.
Surgen entonces los términos 'marca renombrada', 'marca de alta reputación' para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad". 6 Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores.
De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética.
Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.
Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
En el cotejo se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. r-, 7 numerosas Interpretaciones Prejudíciaies, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006.
Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: "GUDUPOP", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: "DK", publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006." 25. En este orden de ideas, la consultante, aplicando los anteriores parámetros, debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.
B. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. 26. En el proceso interno se procederá a la comparación entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR. Por tal motivo, es necesario abordar el tema planteado. 27. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 55-IP-2013: "El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.
Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas", loqotipos", íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto.
Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado". 3 4 "El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Lexis Nexis, Abeledo - Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.
Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente: "Logotipo: (...) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, o producto. (...)". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA 22a. edición. 2001. marca (RAE), 8 (~) {r'-,- ''"~,.. 'VVl r(~/:'e.:~rJ ':_;.)-·/i-.J-.(.".,;j,~" ",,'"' r,,),.., I d (;.;I /·;Cllf}rr0 1 I r.1Ltr.~I!~aCrO:::}f1 L..,p·~e¡¿l l ¡ICJ',S,.. de Canagena N° 821 del " ae agosto de 2002, diseno industrial: BURBUJA videos 2000).
Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto." (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 410 de 24 de febrero de 1999)". (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).
La Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado". 28.
En este orden de ideas, la Corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR. 9 f C. ANÁLISIS DE REGISTRABILlDAD POR PALABRAS DE USO DESCRIPTIVAS. DE SIGNOS COMPUESTOS COMÚN, GENÉRICAS Y 29. La demandante sostuvo que los signos en conflicto están compuestos por palabras y partículas de uso común, genéricas y descriptivas: YOKO, MOTOR y MOTOS. 30.
De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto. Para esto el Tribunal reitera la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del proceso 112-IP-2015. 31. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como elementos descriptivos, genéricos o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 32.
El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 33. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. 34.
En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las palabras o partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas". 35. Los signos descriptivos son aquellos que informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de \ Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: "El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro.
Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles". OTAMENDI Jorge.
"DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215. 10 los -1'C'~¡;':":';: e:: d:ld. (' valor, cestmo, ere. 36. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 37.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 38. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios". 39.
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil. 40.
El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate". 41. El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras o partículas genéricas conformen un signo distintivo. 42.
La denominación genenca determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de ese elemento, ya que se crearía una 11 (le un signo deoe ser apreciada en.eíac.on directa C0n los productos o servicios de que se trate. 43. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica.
Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que se desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 44. Sin embargo, una expresión genérica podría ser distintiva cuando se use para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. 45.Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. 46. La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas.
D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DE MARCAS. EN LA CONFORMACiÓN 47. La demandante argumentó que YOKO es un término en idioma japonés que significa "al lado o el lado". La Superintendencia de Industria y Comercio afirmó que la palabra YOKO aunque tiene significado en español no es comúnmente utilizada en nuestro idioma. 48. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marca. f 12 49.
No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto. 50.
Este Tribunal, con un criterio perfectamente 486, ha manifestado al respecto lo siguiente: aplicable a la Decisión "( ) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local.
(...) Al tenor de lo establecido en el arto 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (...)".
(Proceso N° 69-IP2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002). 51. La Corte consultante deberá determinar si el término YOKO hace parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo YOKOMOTOS (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia. E. LA CONEXiÓN CLASE.
COMPETITIVA EN PRODUCTOS DE LA MISMA 52. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "cadenas, batería, bandas de frenos, balineras, bielas, kit de pistones, guayas árboles de levas, comandos, lámparas de alumbrado, válvulas, velocímetros, piñones, pedales de encendido y sus partes, kit de reparación y sus partes, amortiguadores y de más productos de la Clase 12 internacional para motocicletas".
La marca mixta YOKOMOTOR ampara los siguientes productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: "vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima". 53. La demandante afirma que entre los productos signos en conflicto no existe conexión competitiva. que amparan los 13 54. De conformidad con lo anterior, se abordará el tema propuesto.
Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del Proceso 324-IP-2014: "El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El artículo 151 de la Decisión 486 hace viable la utilización de la mencionada clasificación internacional, así: "Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente". El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.
Para garantizar esto es, que al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Carlos Fernández Novoa señala al respecto que: "La consecuencia más palpable de la regla de especialidad de la marca es que sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios".
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos? 6 7 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
Ob. Cit. Pág. 278. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación de 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005. prejudicial de 19 de octubre 14 oisirnues aunque se encuentren ubicados en la rrusma clase, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.
En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios: "a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (...) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase.
En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva.
En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, 15 relación entre los productos comercializados también Influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.
La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir".
(Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)"). 55. La Corte consultante deberá establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
F. LA MODIFICACiÓN DE MARCA. OPORTUNIDAD. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE 56. La demandante argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio modificó de manera ilegal la solicitud de registro de la marca mixta YOKOMOTOS, ya que extendió su cobertura a vehículos automotores. Por tal motivo, se hace necesario tratar el tema de la modificación de la solicitud de registro y su oportunidad. 57.
Los párrafos primero y segundo del artículo 143 de la Decisión 486, atribuyen al solicitante de registro de marcas la potestad de modificar su solicitud en cualquier momento del trámite, ya sea por su propia iniciativa o a sugerencia de la oficina nacional competente al realizar el examen de forma. f 16 ele ia misma disposición, solo es procedente si no se cambian aspectos sustantivos del signo o no se amplían los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.
Quiere esto decir que la modificación es procedente en relación con aspectos secundarios o accesorios, o si se limitan los productos o servicios indicados en la petición. 59. De lo anterior surge una pregunta: ¿qué son los aspectos secundarios o accesorios? El Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, ha respondido esta pregunta de la siguiente manera: "(,..) una solicitud de registro de marca contiene dos clases de elementos o aspectos: unos que se estiman substanciales y otros que se estiman accesorios.
Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios esenciales de los elementos del signo comprendido en la solicitud de registro). Una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituiría una solicitud nueva, independiente de la primera, sujeta al procedimiento de registro inicial y determinante, para efectos del derecho de prioridad, de una nueva fecha de presentación. Los aspectos accesorios o secundarios que pudiere contener la solicitud inicial para el registro de un signo, tales como tamaño, tipo de letra en algunos casos, faltas ortográficas o mecanográficas, dirección del solicitante, supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación o, en general, todos aquellos que al cambiarse no alteren el aspecto general del signo solicitado, pueden, en cambio, ser modificados, sin que esto signifique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la inicial.
Es requisito de procedibilidad de estos cambios que ellos no denoten para el público la presencia de un signo diferente en sus aspectos esenciales, al contenido en una primera solicitud de registro". (Proceso 104-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 29 de octubre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1015, de 27 de noviembre de 2003). 60.
Con respecto a la facultad del interesado para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "En relación con el tiempo durante el cual el peticionario puede pedir que se modifique su solicitud, el párrafo primero del artículo 143 señala que la petición podrá formularse 'en cualquier momento del trámite'.
Este Tribunal, al interpretar el artículo 89 de la Decisión 344, ha hecho las siguientes consideraciones: '(...) La limitación o, 17 restricción adquiere mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación (...) el observante acceda a la inscripción de la marca.
Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o una sola parte de ellos. Por el hecho de que el peticionario restrinja o excluya los productos contenidos en la solicitud no se presume que el signo pueda ser aceptado como marca.
La administración analizará el contenido global de los hechos materia del procedimiento y el cumplimiento de los elementos esenciales que debe reunir el signo y la posibilidad de que pueda o no ser registrado'. (Sentencia dictada en el expediente N° 20-IP-95, de 16 de octubre de 1996, publicada en la G.O.A. C. N° 236, de 26 de noviembre del mismo año, caso 'MONOJ.
El párrafo segundo del artículo 143 de la Decisión 486 atribuye facultad a la oficina nacional competente para sugerir modificaciones a la solicitud en cualquier momento del trámite, caso en el cual la oficina deberá notificar las sugerencias al solicitante en el plazo señalado en el artículo 144 eiusdem, en el entendido de que las propuestas no podrán estar dirigidas al cambio de aspectos sustantivos del signo, ni a la ampliación de los productos o servicios que constituyan su objeto. y el párrafo cuarto de la disposición citada remite a la norma nacional de los Países Miembros la posibilidad de establecer tasas que graven la petición de modificaciones.
Cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que 'las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria'.
(Sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicada en la G.O.A.G. N°. 177, de 20 de abril del mismo año)". (Proceso 182-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1278, de 15 de diciembre de 2005). t: 61. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante deberá tener en cuenta las modificaciones realizadas a la solicitud, siempre y cuando éstas se hayan efectuado bajo los requisitos contemplados en la normativa comunitaria. 18 62.
Este criterio ha sido adoptado en anteriores Interpretaciones Prejudiciales, dentro de las que se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006, expedida en el proceso 180-IP-2006; e Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2008, expedida el 13 de febrero de 2008. G. EL EXAMEN DE REGISTRABILlDAD DE REGISTRO DE MARCAS.
AUTÓNOMO Y MOTIVADO. QUE REALIZA LA OFICINA DE OFICIO, INTEGRAL, 63. La demandante argumentó que los actos demandados no se motivaron adecuadamente. administrativos 64. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013. 65.
El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. 66. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: "Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países.
O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro." (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007.
MARCA: "MONARC-M"). 19 67. En '-:um':J " 'L::; ~.:"'o;..,!>·'::k-:c'':'X1to·S. ~i T;t.u,'"") ¡i da 18 [':;cisi..:m 486 regula el procecirniento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: "El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales8 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1.
El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3.
En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".
(Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: "BROCHA MONA"). 68.Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. 8 Se destacan ¡ las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004;
Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005. 20 69. Por demás, se debe aqreqsr otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina.
Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. 70. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "(...) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento.
En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio eaetenteoo'", No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos". En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL SIGUIENTE DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. 9 f Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2069, de 05 de julio de 2012. publicada en 21 Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto es captado por el público consumidor. e f SEGUNDO: La Corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos YOKOMOTOS y YOKOMOTOR.
TERCERO: La Corte consultante debe determinar si las expresiones YOKO, MOTOR y MOTOS son de uso común, genéricas o descriptivas en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las palabras o partículas de uso común, genéricas o descriptivas.
CUARTO: La Corte consultante deberá determinar si el término YOKO hace parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo YOKOMOTOS (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
QUINTO: La Corte consultante deberá establecer si efectivamente se trata de productos diferentes. Si esto es así, es preciso que matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. 22 t:i1 ccncordancia cen el ultuno párrafo aei artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. _-/.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA ""~. /(iL¿¿O/ Hernán.omejoZarnbrano GISTRADO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. I PROCESO 239-IP-2015 I 23