TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 251-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal d) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 172, 258 Y 259 de la misma Decisión. Caso: Competencia Desleal marca SALAMANDRAS (denominativa).
Actor: MEDERER GMBH Y TROLLI IBERICA S.A. Proceso interno N°. 2011-00147. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 1594 de 27 de mayo de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2011-00147.
El auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, A. 111 ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: TROLLI IBERICA S.A. Demandado: Tercero interesado: MEDERER GMBH Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS - COLMED LTOA. PROCAPS S.A. Hechos. 1. El 29 de agosto de 2003, la sociedad Colombiana de Suministros Médicos Hospitalarios Limitada (COLMED) presentó solicitud de registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) para distinguir productos en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
EI18 de marzo de 2004, la sociedad COLMED transfirió a la sociedad Procaps S.A. la solicitud de registro. 3. Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, Mederer GMBH presentó oposición contra la referida solicitud de registro por considerar que la marca SALAMANDRAS (denominativa) fue solicitada con el fin de cometer posteriores actos de competencia desleal.
Manifiesta que: La sociedad COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS LIMITADA COLMED, solicitante de la marca, ALlNOVA S.A. y PROCAPS S.A. hacen parte del mismo grupo económico entre cuyas actividades se encuentra la explotación o comercialización de productos alimenticios y entre ellos especialmente gomas de mascar o gomitas. La sociedad Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. conforman un mismo grupo económico.
MEDERER GMBH Y PROCAPS S.A. han tenido relaciones comerciales. PROCAPS S.A. a través de sus filiales fue representante para comercializar gomas de mascar en Colombia producidas en el exterior por MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. PROCAPS adquirió la titularidad de la marca TROLLI en Colombia para competir comercialmente con MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. desponjándolos de un signo notoriamente conocido no solo en Colombia sino a nivel internacional y aprovechando el buen prestigio de los productos TROLLI.
Las gomas de mascar TROLLI tuvieron como referencia, entre otras las siguientes BALLENA SOUR, CATERPILLARS, GLOWWORNS, ORCAS, PUFFS, SALAMANDRAS, SQUIGGLES, TIBURÓN AZUL, CULEBRAS mismas que PROCAPS S.A. solicita éstas mismas referencias como marcas, lo que impediría que MEDERER GMBH Y TROLLI IBÉRICA S.A. continuacen usando tales referencias. 2 4.
El 25 de junio de 2004, mediante Resolución 13829, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro del signo solicitado SALAMANDRAS (denominativo). 5. Procaps S.A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 13829. 6.
El 29 de junio de 2009, mediante Resolución 15602, la División de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 13829. 7. EI19 de noviembre de 2009, mediante Resolución 58572, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 13829 y concedió el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa). 8.
Mederer GMBH y Trolli Ibérica S.A. interpusieron acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra la Resolución 58572. Demanda que fue admitida a trámite el 2 de diciembre de 2011. 9. El 30 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486.
Argumentos de la demanda. TROLLI BERICA S.A. Y MEDERER GMBH interpusieron demanda en la que manifestaron que: 10. No se debió conceder el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) toda vez que en la Decisión 486 se encuentra consagrada como causal de irregistrabilidad de un signo distintivo como marca cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o el extranjero. 11.
Mederer GMBH es titular del signo TROLLI en diferentes países. La comercialización de la marca TROLLI realizada por Mederer GMBH incluye el uso de marcas o nombres de referencia, entre ellos la marca SALAMANDRAS (denominativa). 12. Entre Mederer GMBH y las sociedades Procaps S.A. y Colmed Ltda. existe una relación comercial. Estas últimas forman parte de un mismo conglomerado económico y cometen actos de competencia desleal al licenciarse las marcas que son propiedad de Mederer GMBH.
Argumentos de la contestación a la demanda. 3 La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que: 13. La SIC aplicó el principio de la independencia judicial en el estudio de registrabilidad del signo SALAMANDRAS (denominativo). 14. El acto administrativo acusado, expedido por la entidad demandada se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes aplicables a marcas, por lo que no es nulo. 15.
La resolución acusada fue producto de un examen de registrabilidad previo que se hizo para determinar la procedencia del registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa). Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado. PROCAPS S.A. y COLMED LTOA. contestaron siguiente: lo 16. La marca SALAMANDRAS (denominativa) posee la suficiente distintividad para ser concedida tanto en las letras empleadas como en el aspecto fonético y demás exteriores gramaticales, conceptuales y auditivos. 17.
Procaps S.A. y Colmed Ltda. nunca han sido distribuidores o representantes de Mederer GMBH ni de Trolli Ibérica S.A. La relación comercial que existió se limitó única y exclusivamente a un "contrato de suministro" y versó única y exclusivamente sobre productos marcados con la expresión TROLLI y en ningún momento se extendió al signo SALAMANDRAS (denominativo), cuya titularidad ostenta Procaps S.A. 18.
La marca SALAMANDRAS (denominativa) en nada guarda similitud con el signo opositor que conlleve a presumir la infracción de derechos de un tercero o la existencia de riesgo de confusión alguno en el público consumidor, ya que la expresión SALAMANDRAS contiene elementos que le dan suficiente fuerza distintiva y capacidad individualizadora.
B. b la demanda señalando INTERPRETACiÓNPREJUDICIAL. 19. Que, los artículos 136 literales d) y f) Y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 20.
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 4 21. Que, el Tribunal interpretará los artículos solicitados 136 literal d) y 1371 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
De oficio interpretará los artículos 172, 258 Y 2592 de la misma Decisión. No interpretará el literal f) del artículo 136 por no ser aplicable al caso concreto. C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La acción de nulidad. Su prescripción. "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;
( )". "Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 2 "Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.
( ) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, e) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
( )". 5 2. 3. Signos idénticos o que se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido. La solicitud de registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Concepto de acto desleal. De los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de competencia desleal por confusión, actos de competencia desleal por desviación de la clientela y actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. De las acciones por competencia desleal. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1.
LA ACCiÓN DE NULIDAD. SU PRESCRIPCiÓN. 22. En el proceso interno se aduce la caducidad de la acción, por lo tanto, el Tribunal interpretará el presente tema. 23. Uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Dicha distinción se acompasa con una figura de gran magnitud: la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 24.
La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico, y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 25.
De conformidad con lo anterior yen relación con los actos administrativos que conceden registros marcarios, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. 26. Cuando la norma comunitaria utiliza el término "acción", se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas 6 de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 27. 28. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales de nulidad", por los siguientes motivos: 1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 4.
De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas".
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del artículo 273, que establece: "( ) Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia".
2. SIGNOS IDÉNTICOS O QUE SE ASEMEJEN A UN SIGNO DISTINTIVO DE UN TERCERO, CUANDO EL SOLICITANTE SEA O HAYA SIDO UN REPRESENTANTE, UN DISTRIBUIDOR O UNA PERSONA EXPRESAMENTE AUTORIZADA POR EL TITULAR DEL SIGNO PROTEGIDO. 29. La sociedad demandante manifiesta que el signo SALAMANDRAS (denominativo) fue solicitado para perpetrar actos de competencia desleal ya que es titular de las marcas TROLLI registradas en diferentes países cuya comercialización realizada por MEDERER GMBH incluye el uso de marcas o nombres de referencia entre ellos la marca SALAMANDRAS (denominativa). 30.
Igualmente manifiesta que no se debió conceder el registro de la marca SALAMANDRAS (denominativa) ya que se encuentra incursa en la causal de 7 irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro. 31. Este Tribunal ha emitido pronunciamiento 2012, en el cual esgrimió lo siguiente: al respecto en el Proceso 48-IP- La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en estos casos, la oficina nacional competente denegará el registro del signo solicitado.
En otras palabras, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercantiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial con el titular.
Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. 32. El Sala consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada se subsume o no en el supuesto contemplado en el literal d) del artículo 136, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos o servicios de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse".
En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno.
3. LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. CONCEPTO DE ACTO DESLEAL. DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR CONFUSiÓN, ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL POR DESVIACiÓN DE LA CLIENTELA Y ACTOS DE COMPETENCIA 3 http://www.rae.es 8 DESLEAL POR APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACiÓN AJENA.
DE LAS ACCIONES POR COMPETENCIA DESLEAL. 33. El Tribunal abordará el tema en virtud a que la parte demandante presentó oposición en virtud a que el signo SALAMANDRAS (denominativo) fue solicitado con el fin de perpetrar un acto de competencia desleal. Para abordar el tema, primero se desarrollarán los conceptos necesarios sobre la competencia desleal.
Este Tribunal seguirá los criterios jurisprudenciales emitidos dentro de los Procesos 126-IP-2009 y 129-1P-2009. Concepto de Acto Desleal. 34. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como competencia desleal. En virtud del artículo 1Obis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal. 35.
El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. 36.
En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que "son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor". (Proceso 38-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 419, de 17 de marzo de 1999). 37.
El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.
En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".
(Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). 38. "La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de '\ '~ e 9 honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios".
(Narvaez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). 39. Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. 40. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero, además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(publicidad engañosa, por ejemplo)". (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1982, Pág. 47). 41. Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 1. 2. 3. 42. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
Que el acto o la actividad sean indebidos. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: "En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos.
La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprende de la propia normativa andina. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. 10 Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo".
(Proceso 143-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N°. 1436, de 1 de diciembre de 2006, marca: COATEL). 43. Conforme a lo expuesto, la instancia nacional consultante debe determinar si la demandada quiso perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de la sociedad demandante. De los actos Industrial. 44. de competencia desleal vinculados a la Propiedad El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa.
Estos son: 1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. Actos de competencia desleal por confusión. 45. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: "1.
No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa.
Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 11 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.
En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.
( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ). (FLlNT BLANCK, Pinkas: ''Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1172, de 7 de marzo de 2005, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca: CALCIORAL)".
(Proceso 143-IP-2006, ya citado). 6 46. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, yen especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. 47.
La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 12 48.
La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo." (Proceso 116-IP-2004, ya citado). 49. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 50.
Finalmente, se aclara que los actos de competencia desleal por imitación se encuadran dentro de los parámetros descritos, en virtud a que la imitación consiste en copiar las características de un producto o un servicio lo que acarrearía un riesgo confusión de confusión y/o asociación entre el público consumidor y, de acuerdo a lo descrito, podría configurase en un acto de competencia desleal. 51.
Se hace esta pequeña diferenciación virtud a que la demandante encuadra su conducta en actos de confusión, imitación y desviación de clientela, sin embargo, en el desarrollo de la demanda no se hace alusión directa a la imitación como acto de competencia desleal, sino más bien, la demanda se centra en los actos de competencia desleal por confusión entre los signos SALAMANDRAS (denominativo) y TROLLI. 52.
Por lo tanto, en el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada. Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Actos de competencia desleal por desviación de clientela. 53.
Respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado: "En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios. Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos.
Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal. b 13 La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado.
Para el caso particular es muy importante que la Corte consultante determine: • Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo denominativo ( ). • Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.
Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvío encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico".
Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALlV RUS MK mixta). Actos de competencia desleal por aprovechamiento de la reputación ajena. 54. El aprovechamiento de la reputación ajena puede, si se cumplen los requisitos para ello, dar lugar a actos de competencia desleal. 55. Al respecto el Tribunal ha manifestado: "En un mercado competitivo ganar prestigio es muy difícil; lograr posicionar una marca es un trabajo soportado en grandes esfuerzos empresariales.
Por lo tanto, si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial. En el presente caso, el aprovechamiento del prestigio ajeno se materializa en el hecho de que un competidor se cuelga o utiliza la fama, el prestigio o la notoriedad de determinada marca para distorsionar la competencia y causar perjuicio a un competidor, que bien podría ser la disminución de las ventas o la dilución de la capacidad distintiva de la marca".
(Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. N°. 2053 de 22 de mayo de 2012, Caso: COMPETENCIA DESELAL 14 RELACIONADA CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. DERECHOS MARCARlOS. Balón total 90 aerow). 56. INFRACCiÓN DE De conformidad con lo anterior, el juez consultante deberá determinar si la acción desplegada por COLOMBIANA DE SUMINISTROS MÉDICOS HOSPITALARIOS LIMITADA Y PROCAPS, cumple los requisitos para ser considerada un acto de competencia desleal relacionado con la propiedad industrial.
De las acciones de competencia desleal. 57. El artículo 267 de la Decisión 486 consagra la acción de competencia desleal, la cual se puede intentar sin perjuicio de otra acción ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. 58. De acuerdo con lo anterior, la acción de competencia desleal se puede intentar por el afectado, quien, además, puede ejercer otro tipo de acciones para procurar la defensa de sus intereses, tal como sería el caso de que se intentara una acción de competencia desleal y una acción de nulidad. 59.
Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletiva o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal. Regulan, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. 60.
En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. 61. El artículo 269 dispone, por su parte, que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal.
En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: ANDINA, EMITE EL PRIMERO: La nulidad relativa, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 15 El Juez consultante debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente interpretación prejudicial.
SEGUNDO: La prohibición de registro contemplada en el literal d) del artículo 136 de la Decisión 486 establece que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero.
TERCERO: Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. Son actos de competencia desleal, entre otros, aquéllos capaces de crear confusión en el consumidor acerca del establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiendo a aquél elegir debidamente según sus necesidades y deseos.
A los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, deberá tomarse en cuenta la necesidad de que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar si se trata de un supuesto de competencia desleal por confusión con una marca registrada.
Al respecto, cabe indicar que antes de analizar el supuesto de competencia desleal, es necesario que exista riesgo de confusión entre los signos confrontados. Si un competidor se aprovecha de la reputación ajena con la finalidad de falsear la competencia y causar daño a un competidor específico, estaríamos en frente de un acto de competencia desleal vinculado con la propiedad industrial.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. 16 Leonor Perdomo Perdorno", ~p'iJR~~, ~ 't~'~ ( / }t~ Hernán Ij-omero Zambrano MAGISTRADO " Luis ost? fM, MAplS a'~~';~ ~ñez ADa De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman i_Qualmentela presen~~. nte",¡et ?/1 LuisJos Brito, P ión:reiUdiCialel Presidentey el sec:~~/;l_~ t W1/1- ~ansecoNúñez SIDENTE -)} ( j/~/~? ~ __ ~ust~~ __'::::, ~------------SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Proceso 251-IP-2015 4 La Señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo no firma la presente Interpretación Prejudicial, toda vez que renunció al cargo de Magistrada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con posterioridad a su adopción y antes de la suscripción de la misma. 17