TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO325-IP-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) y 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: The Tesalia Spring Holding Corp.
Marca: "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta). Expediente Interno: 01767-2011-0-1801-JR-CA-14. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 20 días del mes de octubre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 1767 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 01767-2011-01801-JR-CA-14.
El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: THE TESALIA (Panamá). SPRINGS HOLDING CORP. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual _ INDECOPI, República del Perú. Tercero ACAVA LlMITED. interesado: 2. Antecedentes: 1. El 7 de mayo de 2009, ACAVA LlMITED de Malta solicitó el registro como marca del signo "VOLT + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto)", para identificar productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.
La referida solicitud se publicó en el Diario Oficial "El Peruano". 3. The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá formuló oposición al registro solicitado alegando ser titular en Ecuador de las marcas: "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza; además, señaló haber solicitado en el Perú el registro como marca del signo "220V" (denominativo) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
Mediante Resolución 522-2010/CSD-INDECOPI de 3 de marzo de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 5. Dentro del plazo oportuno, The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó recurso de apelación contra la resolución antes indicada. 6.
Mediante Resolución 0013-2011ITPI-INDECOPI de 5 de enero de 2011, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 5222010/CSD-INDECOPI. 7. The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó demanda contenciosa administrativa a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas y se deniegue el registro solicitado. 8.
Mediante Sentencia de 9 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta. Se reivindican los colores azul, blanco, amarillo y gris en varias tonalidades. ~. 1 ¿'p; 2 9. The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. 10.
Mediante auto de 22 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a: El legítimo interés para obrar de quien tiene registrada su marca en otro país. La existencia de riesgo de confusión ante signos que distinguen productos de la misma clase.
Si el ostentar derechos previos sobre la denominación "VOLT" determinan una coexistencia pacífica en el mercado. 3. Argumentos de la demanda: 11. The Thesalia Springs Corp. de Panamá sustentó su demanda en los siguientes argumentos: Que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.
Que los signos en conflicto presentan similitud gráfica, fonética y conceptual al grado de generar riesgo de confusión indirecta en el público consumidor. Que los signos en conflicto presentan como elemento predominante el denominativo, estando conformada la marca registrada por una cifra y una letra "220V", la cual resulta arbitraria respecto a los productos que distingue y además posee una carga conceptual fácilmente identificable por el público consumidor; mientras que el signo solicitado a registro se encuentra conformado por los siguientes elementos: "VOLT +440 MÁXIMA ENERGíA" Y logotipo, siendo "440 VOL T" el término de mayor relevancia. En tal sentido, el público consumidor considerará que se trata de un producto nuevo con características particulares mejores que las de la marca "220V" (denominativa y mixta) es decir, que brinda el doble de energía, o una máxima energía, frente a los productos que distingue la marca registrada.
Que la cifra "440" que conforma el signo solicitado es precisamente el doble de la cifra "220" de la marca registrada, por 3 lo que la evidente similitud entre ambos no puede deberse a una simple casualidad. Que la letra "V" de la marca registrada corresponde a la abreviatura internacional de Voltios, evocando el mismo significado que el término "VOLT" en el signo solicitado.
Es decir, ambos signos evocan la idea de la energía contenida en la bebida que distinguirán, sólo con una diferencia, la bebida de la solicitante indica tener más energía (440 voltios), mientras que la bebida de su representada sólo 220 voltios. 4. Argumentos de las contestaciones a la demanda: 12. EIINDECOPI contestó la demanda en los siguientes términos: Que el elemento predominante del signo solicitado no es la denominación "VOLT + 440" como equivocadamente señala la parte demandante; resultando relevantes, por el contrario, tanto los elementos figurativos como los denominativos que contiene.
Explica que en el elemento denominativo predomina la expresión "VOLT +" que aparece en grandes letras con un destello que obliga a centrar la atención en ella; mientras que el número "440" aparece en otra posición en dimensiones mucho más pequeñas, resultando casi imperceptible dentro del conjunto del signo debido a la tonalidad azul que presenta, la cual se confunde con la tonalidad de fondo.
Que desde el punto de vista fonético los signos confrontados presentan una distinta secuencia de vocales y consonantes. Así, el elemento denominativo relevante del signo solicitado se pronuncia como "VOLT MAS", mientras que la marca registrada se pronuncia como "DOSCIENTOS VEINTE VE", lo que determina que susciten una entonación y pronunciación de conjunto distinta; e incluso considerando los demás elementos denominativos del signo solicitado, también se apreciará la diferencia fonética referida al tener por un lado "VOLT MÁS CUATROCIENTOS CUARENTA MÁXIMA ENERGíA" Y por otro "DOSCIENTOS VEINTE VE". 13.
Acava Limited contestó la demanda señalando lo siguiente: Que en el presente caso sólo resulta aplicable el artículo 147 de la Decisión 486, mas no el inciso a) del artículo 136 de la referida Decisión como alega la parte demandante. Que el INDECOPI ha realizado un correcto examen para descartar la confundibilidad de los signos en conflicto, por lo que se encuentra de acuerdo con la decisión tomada. 4 (/ Que no resulta suficiente para acreditar confusión entre las marcas en conflicto el hecho de compartir la consonante "V", estando conformadas por números distintos: "220" y "440".
Que el examen comparativo se realiza entre una marca mixta y una marca denominativa; por lo que no puede acreditarse un parecido gráfico contundente entre ambas. Además, en el ámbito fonético, el elemento relevante del signo solicitado es "VOL T +" Y no "440 MÁXIMA ENERGíA". Que los signos en conflicto sólo comparten la letra "V", además, en el signo solicitado resulta relevante el término "VOL 1", siendo reconocido como tal en el mercado, sin tener en cuenta el número "440" y/o la letra "V" de forma individual, descartándose de este modo la existencia de confundibilidad.
Que comparando los signos en el ámbito conceptual la expresión "220V" no tiene un significado concreto, mientras que "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" da a entender que si se consume la bebida se va a obtener a cambio energía. Que es erróneo lo señalado por la parte demandante respecto a que el público demandará los productos en el mercado designándolos por su denominación, pues en el caso de la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) el consumidor la reconoce por el color azul que la distingue además de fijarse en el término "VOL 1".
Que en el caso de las marcas que distinguen bebidas (productos de consumo humano), el consumidor escoge con detalle el producto que va a adquirir; en tal sentido, el consumidor promedio decidirá si toma "VOL 1" o "220 V" según sus preferencias sin confundir los productos. 5. Sentencia de Primera Instancia 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró considerar que: infundada la demanda al De la apreciación en conjunto de los signos en conflicto se advierte que en ambos cobran relevancia tanto el elemento denominativo como el elemento gráfico.
Desde el punto de vista fonético, se advierte que las denominaciones "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" Y "220 V" no resultan semejantes entre sí, ya que presentan una secuencia distinta de números, vocales y consonantes que determinan una pronunciación diferente. 5 Desde el punto de vista gráfico, los signos confrontados dejan una impresión visual diferente debido a que la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) se encuentra conformada por el número "440", una palabra "VOL 1", la frase "MÁXIMA ENERGíA" Y una figura con una combinación de colores celeste, azul, blanco y plomo; a diferencia de la marca "220 V" (mixta) que sólo está conformada por la letra "V", el número "220" y los colores rojo, amarillo y azul.
Estando a las diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los signos en conflicto, se concluye que la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta), reivindicando colores, no es susceptible de causar riesgo de confusión en el público consumidor respecto de la marca "220 V" (denominativa) ni frente a la marca "220 V" (mixta). 6. Argumentos 15.
The Tesalia Springs Holding Corp. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada reproduciendo básicamente los argumentos esgrimidos en su escrito de demanda. B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL 16. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 136 inciso a), 147 y 151 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Del análisis efectuado no procede la interpretación del artículo 151 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literal a)2 y 1473 de la mencionada normativa. del recurso de apelación "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". 3 Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en /J !d" / 6 C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. 2. 3. 4. 5. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
Comparación entre signos mixtos. Signos conformados por palabras descriptivas. Coexistencia de marcas. Procedimiento y legitimación para presentar oposiciones andinas. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. 17.
En el presente caso, Acava Limited solicitó el registro de la marca "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza-. Ante ello, The Tesalia Springs Holding Corp. formuló oposición alegando ser titular en Ecuador de las marcas: "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza-; además, señaló haber solicitado en el Perú el registro de la marca "220V" (denominativa) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, con las cuales el signo solicitado resulta confundible. 18.
Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: "La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un 4 5 cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido.
En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente. "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y zumos de frutas; bebidas energizantes, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". 7 fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'." Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal 6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: "CAMPO VERDE". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.,/1 I L/,j. 8 similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directo, riesgo de confusión indirecto y riesgo de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'." Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.v 7 8 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS".
Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: "CHILlS y diseño". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. I d 9 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;
(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.? También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), e), d) y h);
Y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'.
(PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: 'SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditiva mente la idea es de la misma denominación o marca.
El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al 'tL l 9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891 de 29 de enero de 2003, marca: "CHIP'S".
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o qráfica"." Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos." Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: 'La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio., ¡\ ~\I " En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra 10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: "DERMALEX". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 BREUER MORENO, Pedro C. "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO", Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 Y ss. 11 marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos e Iemen t os '12.
( )"..1- ¿, I 19. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. 2. COMPARACiÓN COMPARACiÓN 20. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos.
En el presente caso, el signo solicitado es "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que las marcas registradas son "220V" (denominativa) y "220V" (mixta), ambas para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. 12 Proceso 15-IP-2013, Marca: "KOLKANA" (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS ENTRE SIGNOS MIXTOS. 12 Y MIXTOS. 21. Para fines ilustrativos se procede a reproducir los signos confrontados: Signo solicitado: Marcas registradas: 220V 22. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 23. Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Al respecto, el Tribunal ha establecido que: "No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico ( )". (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLlN BOLA). 24.
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo.
Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado".13 13 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.OAC. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA f(/ i 13 l Comparación entre signos denominativos y mixtos. 25.
La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico. 26. De acuerdo con la doctrina especializada, "en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumldores.t- 27.
Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 28.
Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: uLOREX" (denominativa). "( ) Ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora." l', l~l U( ) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir." U( ) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación." U( ) En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones 14 14 tI I r Proceso 46-IP-2008.
Marca: "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta) de 14 de mayo de 2008. confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores." 15 Comparación entre signos mixtos. 29. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. 30.
Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente: "Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el Juez Nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan.
Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.
La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica"16. 15 16 / FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos.
"FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS". Editorial Montecorvo SA España, 1984, pp. 199 Y ss. Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.OAC. 394 de 15-XII-98. 15 31. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 32.
Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre los signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos: Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 33.
Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión. 34. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (denominativo) y las marcas registradas "220V" (mixta) y "220V" (denominativa), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.
3. SIGNOS CONFORMADOS 35. En el presente caso se aprecia que el signo solicitado a registro se encuentra conformado en su parte denominativa por la expresión "VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA", siendo que entre los productos que distingue en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza se encuentran las bebidas energizantes. Por lo que resulta apropiado referirse a los signos conformados por palabras descriptivas. 36.
Al respecto, este Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 103-1P-2015: POR PALABRAS DESCRIPTIVAS. "Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o 16 terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.
Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone: "No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios".
La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.
Ahora bien, lo que es de uso descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin 17 embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.
Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados". 37. Sobre la base de lo expuesto, la Sala Consultante debe determinar si las expresiones "VOL1" Y "MÁXIMA ENERGíA" son descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo.
4. COEXISTENCIA DE MARCAS. 38. En el presente caso la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, efectuó la siguiente consulta: "Si el ostentar derechos previos sobre la denominación "VOL1" determinan una coexistencia pacífica en el mercado". 39.
Al respecto, se reitera lo expresado en Interpretación Prejudicial de 29 de septiembre de 2010, expedida en el marco del Proceso 97-IP-2010: "Cuando en un mismo mercado dos o más personas pretenden utilizar signos similares o idénticos para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se estaría generando el "riesgo de confusión" en el público consumidor, ya que no se podrían distinguir los signos o el origen empresarial de los bienes y servicios que amparan.
Sin embargo, existe un fenómeno denominado "LA COEXISTENCIA DE HECHO" consistente en que los signos en disputa, pese a que identifican productos o servicios similares o idénticos, han estado presentes en el mercado. Al respecto, el Tribunal estima que tal "coexistencia de hecho" no genera derechos en relación con el registro de una marca, así como tampoco es una prueba irrefutable de la inexistencia de riesgo de confusión, ni convierte en innecesario el análisis de registrabilidad, reiterando, en consecuencia, la jurisprudencia sentada de la siguiente manera: "La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad".
(Proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial 18 de 12 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Acuerdo de Cartagena 916 de 2 de abril de 2003)". Oficial del 40. Por lo antes expuesto, la Sala Consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si son capaces o no de crear confusión en el consumidor. 5.
PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACiÓN OPOSICIONES ANDINAS. 41. En el presente caso la demandante formuló oposición al registro del signo VOL T + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) alegando ser titular de la marca mixta y denominativa "220V" registrada en Ecuador para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, la Sala Consultante solicita que en la presente Interpretación Prejudicial se aclare el tema del legítimo interés para obrar de quien tiene registrada su marca en otro país. 42.
Este Tribunal en la Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 140IP-2014, respecto de la oposición andina ha esgrimido lo siguiente: PARA PRESENTAR "El artículo 14617 de la Decisión 486 establece que quien tenga legítimo interés podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de una marca.
Para ello tiene un plazo de treinta días desde la publicación de la solicitud. Asimismo, señala que, a solicitud de parte, la oficina nacional competente, en este caso la Dirección de Signos Distintivos o la Comisión de Signos Distintivos, otorgará por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. rtl Por su parte, el artículo 147 de la Decisión 486 dispone que tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como I 17 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada. 19 quien solicitó primero el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
Precisamente, en ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar la marca al momento de interponerla. Asimismo, dentro del Proceso 46-IP-200718, este Tribunal ha determinado que el interés legítimo para presentar oposiciones conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina surge de la concurrencia de dos requisitos: a) Acreditar que el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; y, b) Acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo. Sobre la base de la legislación y jurisprudencia citada anteriormente, se advierte que el artículo 147 de la Decisión 486 amplía el interés legítimo para presentar oposiciones.
En efecto, matiza el principio de territorialidad del Derecho de marcas, permitiendo presentar oposiciones en un País Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o a partir de registros concedidos en los demás Países Miembros. 43. Para responder de manera precisa la consulta realizada, el Tribunal considera que "El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error (artículo 147).
En todo caso, agrega la norma, el opositor deberá acreditar la posesión de un interés real en el mercado del País Miembro donde haya formulado la oposición" (Proceso 153-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial 1172 de 7 de marzo de 2005, marca: HERBAMIEL, mixta) (Lo subrayado es nuestro). 44. La Sala Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, 18 Publicado en la Gaceta Oficial 1530 de 14 de agosto de 2007. 20 Que quien formule oposición andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. 45.
En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si la oposición formulada por The Tesalia Springs Holding Corp. de Panamá sobre la base de sus marcas registradas en Ecuador cumple con los requisitos para presentar oposiciones andinas conforme a los criterios esgrimidos en la presente providencia. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado "VOLT + 440 MÁXIMA ENERGíA" (mixto) y las marcas previamente registradas "220V" (mixta y denominativa) aplicando los criterios adoptados en la presente Interpretación Prejudicial.
SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
TERCERO: La Sala Consultante debe determinar si las expresiones "VOLr y "MÁXIMA ENERGíA son descriptivas en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza o en clases 21 conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, para así determinar el carácter distintivo de la marca en su conjunto.
CUARTO: La Sala Consultante es quien debe verificar dentro del examen de registrabilidad si los signos en conflicto son o no capaces de inducir a error o confusión considerando que la coexistencia de hecho no confiere derechos, por lo que se debe analizar los signos en conflicto en mérito de verificar si son capaces o no de crear confusión en el consumidor.
QUINTO: El interés del opositor será legítimo si se funda en una solicitud previa de registro de un signo como marca en cualquiera de los Países Miembros, o en la titularidad de una marca registrada en cualquiera de ellos, ante la solicitud posterior de registro de un signo idéntico o semejante, destinado a amparar productos o servicios respecto de los cuales el uso de dicho signo pueda inducir al público a error.
La Sala Consultante debe tener en cuenta que los requisitos para que proceda una oposición andina son: Que quien formule oposición sea titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error; y, Que quien formule oposicron andina deba, además, acreditar su interés de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina solicitando al efecto el registro del signo. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. / / i '/ •. Cecilia ib.uisaAyllón Quinteros MAGISTRADA 22 /,."~JII/r;('i' '..¡/f/1/ '(o Luis j 'j.(_l, A,) / /j. e DiezC~seco Núñez MA~';lRAOO jJ!~t i i í) i il' 1 fr J ~;
(1 / I /¡ 1 1/ Luis José Diez,Canseco PRE.sf'OENTE úñez Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 325-IP-2015 23