TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 338-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 241 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, República de Colombia, Marcas: “SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO” (mixta), “SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA” (mixta) y “SOPAS Y POSTRES MRG” (mixta).

Expediente Interno: 2013-238596. Magistrado Ponente: Hernán Romero Zambrano. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. Mediante Resolución 1/2016 de 15 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia por enfermedad al Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez y, en consecuencia, no participa en du adopción. VISTOS: El Oficio 1003-167 de 22 de junio del 2015, recibido vía courier el 9 de julio del mismo año, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno N* 2013-238596.

El Auto de 7 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. Los hechos relevantes señalados por el consultante. A.

ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno: Demandante: JBY SERVICIOS S.A.S. Demandado: MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ ROJAS Hechos. El 28 de junio de 2001, el señor Jhon Francis Bolek Ycaza, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO (mixta) para amparar servicios de la clase 42 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

El 17 de enero del 2002, mediante Resolución 634 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO (mixta) a favor de Jhon Francis Bolek Ycaza. Como consecuencia de un proceso de divorcio entre el señor John Francis Bolek Ycaza y la hoy demandada la señora María del Rosario Gómez Rojas, siendo el señor John Francis Bolek Ycaza en dicho momento titular único del signo registrado, de mutuo acuerdo las partes decidieron la adjudicación y uso del mismo en un 50% para cada una de ellas.

El 25 de octubre de 2011, la empresa MRG E.U., representada por la señora María del Rosario Gómez Rojas, solicitó el registro de la marca SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA (mixta) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el signo, el señor John Francis Bolek Ycaza presentó oposición. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 39205 de 27 de junio de 2012, aceptó la oposición y denegó la solicitud de registro. inconforme con tal decisión, el 21 de agosto del 2012, la señora Maria del Rosario Gómez Rojas, solicitó nuevamente el registro de la marca SOPAS Y POSTRES MRG (mixta), para reconocer servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha marca fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 652, y se le opuso John Francis Bolek Ycaza, siendo denegado su registro. tw 10. 11. 12. 13. El 6 de febrero de 2012, el señor John Francis Bolek Ycaza, solicitó unilateralmente la renovación del signo SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO (mixto).

El 21 de enero de 2013, el señor John Francis Bolek Ycaza, presentó la solicitud de transferencia de la marca SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO (mixta) a favor de la sociedad JBY SERVICIOS S.A.S., de la cual el demandante es el único accionista, quedando tal afectación inscrita dentro del expediente 01051262 correspondiente a la marca.

El 8 de octubre de 2013, la empresa JBY SERVICIOS S.A.S., presentó demanda verbal por infracciones a los derechos de propiedad industrial en contra de la señora María del Rosario Gómez Rojas. El 19 de diciembre de 2014, la señora María del Rosario Gómez Rojas contestó la demanda. Mediante auto 40751 de 10 de junio del 2015, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;

Superintendencia de Industria y Comercio; Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda: La sociedad JBY SERVICIOS S.A.S. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la demandada al hacer un uso indebido del signo distintivo, presenta confusión para el consumidor entre la marca originalmente registrada y los diferentes signos utilizados indistintamente por la demandada, lo que posibilita que asocien los establecimientos de comercio y las empresas como si fueran los mismos.

El común de los consumidores desconoce que los productos y servicios son ofrecidos por cadenas distintas, ingresando y realizando consumos en los establecimientos de comercio ahora denominados SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA MRG, antes SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA, antes SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA MRG, asumiendo equivocadamente que lo hace en los establecimientos de comercio SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR AUTÉNTICO.

Que en el derecho de marcas es sancionable incluso el riesgo que pueda generarse en el mercado de acuerdo con el artículo 134 y concordancias de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como es claro para el presente caso no solo existe un riesgo, las infracciones ya se encuentran consumadas de manera sucesiva, % 14. 15. 16. 17. 18. siendo los siguientes factores los que hacen que sea más gravosa la situación: A) La distintividad del signo;

B) El conocimiento que del signo hay en el mercado; C) La asociación que puede hacer el consumidor por la similitud de los signos; D) La asociación del origen empresarial que puede hacer el consumidor entre una u otra cadena; y E) La similitud entre signos y los productos y servicios que identifican. Que la alteración, modificación y supresión que la demandada ha hecho de la marca también ha de ser objeto de sanción ya que el valor específico de la marca se está viendo seriamente afectado, es por este motivo que se configura la infracción, sin que sea necesario demostrar el engaño o la inducción al error al consumidor ni la pérdida de valor que ha sufrido la marca, no obstante tales consecuencias negativas se encuentran consumadas, lo cual hace objetivamente gravosa la situación para el demandante.

Que unilateralmente, de buena fe, y en aras de mantener los derechos inherentes al registro el señor John Francis Bolek Ycaza, procedió a la renovación del registro, de acuerdo con el artículo 153 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, lo cual confirma la falta de interés y voluntad en conservar el registro —por parte de la demandada—- que entre otras no viene usando, contrario sensu, confirmando la pretensión de desligarse totalmente de la marca originalmente registrada con el fin de crear una propia.

Argumentos de la contestación a la demanda: MARÍA DEL ROSARIO GÓMEZ ROJAS, en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que la marca tiene como titulares dos personas y comerciantes distintos, una natural y ahora, una persona jurídica. Cada titular, explota la marca de conformidad al acuerdo celebrado en la escritura pública mediante la cual disuelven y liquidan la sociedad conyugal de mutuo acuerdo, documento en el que mencionan y se evidencia la aceptación del señor BOLEK ICAZA para que los establecimientos de comercio que se adjudican a la señora MARIA DEL ROSARIO GOMEZ ROJAS, se pudieran diferenciar con las iniciales MRG, y asi lo reconocieron libre y voluntariamente las partes, al momento de la adjudicación de dichos establecimientos.

Asi las cosas, cuantas veces sea necesario, se deberá aclarar al consumidor que pregunte, que los restaurantes son de dos propietarios distintos, porque ese fue el acuerdo al que llegaron las partes, y no lo puede desconocer ninguna de ellas, unilateralmente. Que respecto a los inconvenientes operativos y administrativos que pueda tener alguna de las compañías al interior, y trascienda a los medios, son contingencias que deben sortearse en el giro ordinario del 19. 20. 21. 22. 23. negocio, y cargas que soportan los cotitulares, porque no solo la marca otorga derechos y facultades, sino también, cargas u obligaciones especiales, al haber acordado las partes la cotitularidad de una marca registrada, pero también, la adjudicación de diferentes establecimientos de comercio y su aviso, permitiendo que los de la señora María del Rosario Gómez Rojas, llevaran aspectos diferenciadores.

Que la inscripción de la nueva marca pretende diferenciar los establecimientos de comercio y, en ningún momento se debe tener como indicio de renuncia a un activo (marca) adjudicado en virtud de un divorcio, por intentar diferenciar otro activo (establecimiento de comercio). Solicitud de la Entidad consultante. La entidad consultante solicita que el Tribunal emita interpretación prejudicial respecto de: - Del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 en el sentido de precisar si, en los términos de ese literal, puede ser ejercida_la acción de infracción de derechos de propiedad industrial por uno de los cotitulares de una marca registrada respecto de otro cotitular de la misma que está usando un signo similar a dicha marca registrada para identificar productos o servicios de la misma clase pero con calidades diferentes. - Interpretación prejudicial del literal f) del artículo 241 de la Decisión 486, en el sentido de precisar si, en los términos de dicha regla es posible que una de las medidas dirigidas a impedir la repetición de la infracción consista en la cancelación de registro.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Los artículos 155 literal d) y 241 literal f) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del articulo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; El Tribunal interpretará los siguientes articulos: 24. 25. Solicitados: 155 literal d)' y 241 literal f? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Derechos que confiere la marca registrada. 2. La legitimidad para iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, en casos de cotitularidad o condominio de una marca registrada. 3. Medidas en el marco del artículo 241 de la Decisión 486. 4. De la transferencia de una marca. Irregistrabilidad de un contrato de cesión o transferencia que no reúna los requisitos determinados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Derechos que confiere la marca registrada. En el caso en análisis, la entidad consultante ha solicitado que se interprete el artículo 155 literal d) de la Decisión 486 “( ) en el sentido de si en los términos de este literal puede ser ejercida la acción de infracción de derechos de propiedad industrial por uno de los cotitulares de una marca registrada en contra de otro cotitular de la misma marca que está usando un signo similar a dicha marca registrada para identificar productos o servicios de la misma Clase pero con calidades diferentes”.

En consecuencia, resulta imprescindible referirnos al tema de los derechos que confiere a su titular una marca. El Tribunal de Justicia, en reiteradas ocasiones ha sostenido?, con relación al momento a partir del cual una persona adquiere la titularidad Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: C.) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titutar del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; ( ) Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad naciona! competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: (..) f) la adopción de fas medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o ( ) Como en el caso del Proceso 40-1P-2015 que se toma como referencia, de un derecho de marca y, consecuentemente, la facultad subjetiva de oposición que este derecho conlleva, manifestando lo siguiente: “El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca quien registra un signo en la oficina correspondiente.

Gracias a esta inscripción, se otorga a los fabricantes o comerciantes una protección contra terceros”. En este sentido, el Tribunal reitera “que el registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y que este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca" (Proceso 10-IP-2005, marca: EKSTASE, publicado en la Gaceta Oficial N* 1177, de 22 de marzo de 2005).

Con referencia específica a la finalidad de la acción del ¡us prohibendi que puede ejercer el titular de una marca o signo registrado, el Tribunal ha expresado a través de la Sentencia dictada en el expediente N* 11- IP-96, Caso Marca: “BELMONT”, publicado en la Gaceta Oficial N* 299, del 17 de octubre del mismo año, que esta acción "está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee ( ) La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ( ) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”.

El Tribunal ha precisado, además, que "los derechos de exclusión en referencia pueden subsumirse en la facultad del titular del registro de marca para “impedir” determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir al público a confusión' (Sentencia dictada en el expediente N” 69-IP-2000, Caso: acción de nulidad de la resolución interna N* 0968, publicada en la Gaceta Oficial N* 690, de 23 de julio del mismo año).

Por las razones que anteceden, el artículo 155 de la Decisión 486 impide a los terceros realizar, sin el consentimiento del titular de la marca, los actos de aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), y los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d).

En virtud de lo precedentemente expuesto, está claramente establecido que es en el momento del registro de una marca en la oficina competente de uno de los Países Miembros, cuando una persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o afectar la exclusividad que otorga este derecho.

La prohibición prevista en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene dos elementos fundamentales, el primero determinativo, referido a impedir el uso de una marca o signo registrado en el comercio y, el segundo, condicional, cuando expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Con relación al primer elemento es necesario considerar lo siguiente: si lo que se prohibe es usar una marca registrada en el comercio, cabe analizar qué es lo que realmente representa el comercio y cuál es su alcance.

Manuel Ossorio define en su Diccionario de Ciencias Juridicas, Políticas y Sociales al comercio como una “Actividad lucrativa que consiste en intermediar directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza”. De la definición precedente podemos colegir que al ser el comercio una actividad, es un conjunto de operaciones o tareas sistemáticamente ordenadas, que van a permitir la comercialización de un bien o servicio, que no es otra cosa que mover los bienes en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.

Por lo tanto, la expresión “usar” en el comercio se refiere a utilizar y disfrutar una marca o signo en cualquiera de los actos que configuran al comercio. Sin embargo, resulta necesario tomar en cuenta que estas operaciones o tareas no sólo son sucesivas sino consecuentes, vale decir, que si la primera operación de obtención de un bien o servicio para su posterior puesta a disposición de los consumidores y finalmente su venta es S 26. 27. legítima, los demás actos comerciales también lo serán y a la inversa, en caso de que uno de los actos sea ilegítimo.

Para absolver la primera pregunta formulada por la Entidad consultante en el sentido de precisar si, en los términos del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 “( ) puede ser ejercida la acción de infracción de derechos de propiedad industrial por uno de los cotitulares de una marca registrada respecto de otro cotitular de la misma que está usando un signo similar a dicha marca registrada para identificar productos o servicios de la misma clase pero con calidades diferentes”.

El Tribunal precisa que en los términos de la norma invocada, corresponde al titular de un registro de marca la facultad de iniciar acciones en contra de cualquier tercero no autorizado, solicitando a la autoridad nacional competente que cese el uso, así como a la respectiva imposición de las sanciones correspondientes. Sin embargo, si bien en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 se hace referencia al “titular del registro”, conforme a lo establecido en el tercer inciso del artículo 238* de la antes referida Decisión, debe entenderse que es un derecho también conferido a cualquier cotitular de derecho de marca.

Consecuentemente, de lo analizado se colige claramente que uno de los cotitulares de la marca registrada puede ejercer en contra de otro cotitular de la misma marca todas las acciones establecidas en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto en cuanto éste último —en perjuicio de la marca de la cual es cotitular— use en el comercio un signo idéntico o similar a dicha marca respecto de cualesquiera productos o servicios, sin su consentimiento y cuando tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada. 2.La legitimidad para iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, en casos de cotitularidad o condominio de una marca registrada.

En el caso en análisis la cotitularidad de la marca SOPAS DE MAMÁ Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO (mixta), se produjo como consecuencia de un proceso de divorcio que determinó que exista un condominio sobre el antes aludido signo distintivo. En consecuencia, procede analizar a continuación el tema de la legitimidad para iniciar una acción por infracción de derechos de propiedad En el tercer inciso del artículo 238 de la Decisión 486 se establece que en “( ) caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares” 28. 29. 30. 31. 32. industrial, en casos de cotitularidad o condominio de una marca registrada.

Habiendo determinado en líneas precedentes el derecho que una persona posee sobre una marca y la legitimidad de cualquier acción que sirva para proteger su derecho de propiedad sobre la misma, debemos precisar las relaciones entre los copropietarios y respecto de terceros y las facultades de cada condómino sobre la marca y sobre su parte indivisa.

Al respecto el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa' precisa que “( ) la comunidad sobre una marca se rige, en primer término, por los acuerdos que al amparo del principio de la autonomía de la voluntad adopten los cotitulares. Los pactos reguladores de la comunidad son sumamente recomendables porque es indudable que son los cotitulares de la marca quienes tienen en su mano los datos necesarios para articular el régimen de la comunidad en atención a la naturaleza de los productos o servicios diferenciados por la marca y, en general, a las perspectivas que presenta la utilización de la marca común?.

En ausencia de pactos reguladores de la comunidad, ésta se rige supletoriamente por las disposiciones contenidas en el propio apartado 1 del Art. 46 de la Ley de Marcas de 2001. Estas disposiciones abarcan los siguientes puntos: concesión de licencias y uso de la marca por los coparticipes; ejercicios en defensa de la marca; cesión de la marca o de una participación y derecho de tanteo y retracto; y oposición de un partícipe al uso de la marca.

En último término, la comunidad sobre marca se rige por las normas contenidas en los arts. 392 y siguientes del Código Civil". (Las negrillas y el subrayado son nuestros). Cuando la relación se establece entre la marca y dos o más personas, estamos en presencia de condominio, cotitularidad o copropiedad. Al respecto Carlos Fernández-Nóvoa afirma que “( ) la cotitularidad del derecho de marca puede ser originaria o surgir a título derivado”, la comunidad será originaria cuando varias personas solicitan conjuntamente la marca, mientras que será derivada cuando —como en el presente caso- varias personas adquieren una marca inicialmente concedida a un solo titular mediante un acto jurídico de transferencia, ya inter vivos, mortis causa, voluntario o forzoso.

La legislación comunitaria sobre derechos conferidos por la marca? determina que cualquiera de los condóminos puede presentar Tomado de la obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, de Carlos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, página 528. Dado que no es fácil prever en los pactos relativos a la comunidad todas las incidencias que puedan producirse, lo más razonable es que los participes instauren contractualmente un sistema de adopción de acuerdos que permita resolver los problemas concretos que sucesivamente vayan apareciendo.

Tercer inciso del artículo 238 de la Decisión 486. 10 33, oposiciones y deducir acciones por infracción a la marca en copropiedad, pero no se ha normado específicamente lo relativo a las acciones por infracción de derechos que pueden ser ejercidas entre cotitulares de una misma marca?, En relación con la dificultad que presenta este tema, Carlos Fernández- Nóvoa? advierte que, como en el caso sub lite, el uso “( ) simultáneo e independiente de la marca por los participes es ( ) problemático, porque un uso simultáneo e incontrolado de la marca común podría desembocar en situaciones que comprometieran las funciones de la marca y atentara contra los intereses de los consumidores.

Piénsese, en efecto, que los diversos participes podrían ofrecer bajo la marca común productos o servicios de calidad muy diferente, lo cual pondría en peligro la función indicadora de calidad y, en consecuencia, desorientaría a los consumidores, A fin de evitar estas situaciones, es preciso que en el acuerdo relativo al uso de la marca por los participes se reglamente cuidadosamente tal uso, adoptando —en su caso— un sistema afín al de una pluralidad de licencias de marca territorialmente limitadas'*”.

(Lo subrayado es nuestro). Por otra parte, como anotamos en líneas precedentes de la simple lectura del literal d) del artículo 155 de la Decisión 4861? se advierte que la misma se refiere únicamente al derecho del titular de una marca registrada para impedir a cualquier tercero el uso de una marca registrada, no hace referencia a derechos o limitaciones de uso entre los coparticipes de una marca común, sin embargo, en virtud de lo estatuido en el artículo 238 de la referida Decisión “( ) cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción”, consecuentemente, debe entenderse que ese derecho también le asiste a cualquiera de los cotitulares de una marca registrada. 10 1 “Argentina es el único Estado del Mercosur que ha legislado especificamente sobre el condominio de marcas, aunque la escueta regulación lo haya sido en forma parcial.

No obstante, queremos recoger la enseñanza del maestro Fernández Novoa, en el sentido que es conveniente la formalización de un acuerdo entre los condóminos destinado a regir la vida del condominio, para evitar las disputas y soluciones grises que puedan entorpecer la adecuada explotación de la marca, permitiéndote adquirir prestigio como bien inmaterial.

De lege ferenda propugnamos el establecimiento de un régimen propio para el condominio de marcar que atienda las particularidades de los bienes inmateriales, evitando la analogía, forzada a veces, con las normas del Código Civil", (Tomado del Diario Judicial, edición 3940.1SSN 1667-8487, 17 de noviembre de 2015). Tomado de la obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, de Carlos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, páginas 529 y 530.

Conforme a este sistema, cada uno de los participes estaría autorizado para usar la marca común en una zona determinada, obligándose todos los coparticipes a observar reglas uniformes en cuanto a la calidad de los productos o servicios. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, fos siguientes actos: (5) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión”. 11 34. 35. 36. 37. En el caso sub lite el demandante alega que la "confusión al consumidor y la errónea asociación empresarial, han conllevado a que las indebidas prácticas comerciales y laborales de M.R.G, E.U., transciendan ( ) por lo cual el señor Bolek tuvo que ( ) aclarar que se trataban de dos empresas distintas, con diferentes establecimientos de comercio, personal, colaboradores e iniciativas comerciales, ligados únicamente por el uso de la marca", Es importante resaltar que cada “( ) condómino!? es propietario de su parte indivisa, lo que significa que, sobre la porción ideal de la marca, puede ejercer todos los actos inherentes a aquel derecho”.

Es precisamente debido a la dificultad que representa la cotitularidad sobre una marca que se sugiere la adopción de acuerdos relativos al uso de la marca, sin embargo, de no existir contractualmente entre los cotitulares de una marca “( ) un sistema de adopción de acuerdos que permita resolver los problemas concretos que sucesivamente vayan apareciendo”'”, de manera supletoria la comunidad sobre una marca se rige por las normas del ordenamiento civil del respectivo Pais Miembro'*, en particular aquellas relativas a los actos necesarios para la conservación de la marca común, entre los cuales cabe citar “.) la renovación de la marca, y el entablamiento de oposiciones contra solicitudes posteriores de marcas cuya concesión representaría una grave amenaza al statu quo de la marca común”??, así como las normas civiles relativas a la duración de la comunidad, que generalmente, determinan que “( ) salvo pacto en contrario, la comunidad sobre la marca podrá extinguirse en cualquier momento: ningún participe está obligado a permanecer en la comunidad.

Esta regla —conforme al Derecho español- dejará de aplicarse cuando se ha suscrito un pacto de conservar la marcar por un tiempo determinado el cual no podrá sobrepasar los diez años". En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, se han definido cuáles son los derechos y obligaciones de los condóminos””, a saber: “( ) 1.

Derechos de los condóminos. Son CONDOMINO. Del lat. Cum, con, y dominiun, dominio. Dominio o propiedad de una cosa perteneciente en común a dos o más personas. 1 Aunque menos usual, titularidad compartida de un derecho. ( ) 1 Aspectos generales, El condominio se denomina también dominio en común y comunidad de bienes, y no es más que una situación de copropiedad (v.).

Normalmente corresponden en una misma persona todas las facultades de dominio; pero ocurre en ocasiones que éste está atribuido a varias personas en común; por lo que, no pudiéndose dividir, resulta que pertenece pro indiviso a varios, sin que ninguno pueda aducir su derecho sobre toda la cosa, ni siquiera a una parte determinada de ella, sino una participación que puede llamarse ideal.

(Tomado del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 12* Edición, pág. 272). Tomado de la obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, de Carlos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, página 528. Artículo 276 (Decisión 486).- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.

Tomado de la obra TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, de Carlos Fernández-Nóvoa, Segunda Edición, página 532. Ibidem. Tomado del Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, 12” Edición, pág. 272 12 38. 39. 40. a) disponer cada uno de ellos de su porción respectiva en beneficio de guien estimen conveniente; b) enajenaria a un extraño o a cualquiera de los condóminos, salvo ciertas limitaciones; c) poder solicitar la división del condominio en cualquier momento; d) servirse de las cosas comunes según su naturaleza, sin perjuicio de los otros dueños y sin impedirles_a ellos derecho similar; e) obligar a los coparticipes a contribuir a los gastos; f) hipotecar o ceder su parte; g) ejercer las facultades de tanteo y retracto cuando alguno de los condóminos enajene su parte a un extraño. 2.

Obligaciones de los condóminos: Son: a) en caso de venta de su parte, conceder a los condueños derecho de preferencia que pueden ejercer dentro de cierto plazo; b) satisfacer proporcionalmente todos los gastos de reparación y conservación de la propiedad común; c) no impedir a los condueños que ejerzan sus derechos; d) no alterar la cosa común sin el consentimiento de los demás condueños; e) aceptar los acuerdos de la mayoría relativos a la administración de la cosa; f) no ejercer la acción de división si se ha pactado permanecer en condominio hasta una duración de 10 años”.

Por otra parte, si dentro de la legislación interna del respectivo País Miembro cualquiera de los cotitulares en cualquier momento tiene el derecho de pedir la partición del bien común y su posterior adjudicación a uno de los cotitulares o a un tercero, es evidente que una vez repartida la cuota o dividida la marca cualquier cotitular puede ejercer por separado cualquier acción administrativa o judicial contra otro ex cotitular por violación, alteración o deformación en el uso de la marca que difiera de la propia marca registrada.

La entidad consultante tendrá en cuenta lo establecido en esta interpretación prejudicial acerca del ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial entre cotitulares de una marca común registrada, teniendo presente que la comunidad sobre una marca se rige, en primer término, por los acuerdos que al amparo de la autonomía de la voluntad hayan adoptado los cotitulares y, en último término, que dicha comunidad sobre la marca se debe regir de manera supletoria por las normas civiles internas del País Miembro.

La cotitular no puede alterar la cosa común sin el consentimiento del otro cotitular. 3. Medidas en el marco del artículo 241 de la Decisión 486. La entidad consultante, Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, en la solicitud de Interpretación Prejudicial ha pedido a este Tribunal que, en relación con el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, se pronuncie “( ) en el sentido de precisar si, en los términos de dicha regla es posible que una de las medidas 13 41. 42. 43. dirigidas a impedir la repetición de la infracción consista en la cancelación del registro”.

Conforme lo ha manifestado este Tribunal", a tenor de lo dispuesto en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales, de los productos resultantes de la infracción, asi como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

El mencionado artículo 241 de la Decisión_486 hace referencia a la marca falsa, en el sentido que en el caso de productos que ostenten una_marca falsa, la supresión o remoción de la marca del mercado deberá, necesariamente, ir acompañada de acciones dirigidas a impedir que las marcas falsas se introduzcan en el comercio. En este mismo sentido de protección al consumidor, no se podrá permitir que esos productos sean re exportados en el mismo estado, es decir como marcas falsas, ni podrán ser sometidos a un procedimiento aduanero diferente.

Exceptuándose de este tratamiento los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente o aquellos que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. Para absolver la segunda pregunta formulada por la Entidad consultante en el sentido de precisar si en los términos del literal f del artículo 241 de la Decisión 486 “( ) es posible que una de las medidas dirigidas a impedir la repetición de la infracción consista en la cancelación de registro”.

El Tribunal luego del análisis completo del artículo 241 de la Decisión 486 y en particular de su literal f) advierte claramente que la” cancelación del registro de marca" no corresponde a ninguna de las formas de tutela por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en dicha norma. Siendo que, por otra parte, la figura de la cancelación del registro de una marca ha sido debidamente reglada en los artículos 165 a 170 del Capítulo V de la Decisión 486.

Proceso 49-1P-2012, 14 44. 45. 46. 47. 4. De la transferencia de una marca. Irregistrabilidad de un contrato de cesión o transferencia que no reúna los requisitos determinados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el proceso interno se ha señalado que como “( ) consecuencia de un proceso de divorcio entre el señor John Francis Bolek Ycaza y la hoy demandada la señora María del Rosario Gómez Rojas, siendo el señor John Francis Bolek Ycaza en dicho momento titular único del signo registrado, de mutuo acuerdo las partes decidieron la adjudicación y uso del mismo en un 50% para cada una de ellas”, en consecuencia, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la transferencia de marca y la irregistrabilidad de un contrato de cesión o transferencia que no reúna los requisitos determinados en la normativa comunitaria andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado reiteradamente sobre el tema, entre otros dentro del Proceso 219-IP- 2013, que tomando como antecedente la sentencia en el Proceso 71- IP-2009 de 1 de julio de 2009 publicada en la Gaceta Oficial 1772 de 10 de noviembre de 2009. (Actor: BATA BRANDS S a.r.!. Marca: “VERLON-V”), y citada en el Proceso 136-1P-2011, marca: “"WEINBRENNER” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2036 de 2 de abril de 2012, el Tribunal reitera lo siguiente: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá 15 48. 49. 50. 51. denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".

De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas. A efectos de su oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia. Empero, expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca.

La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva. Ello acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

Es del caso destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada Pais Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente. Acorde a lo anotado en líneas precedentes, una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “( ) Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión".

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El registro del signo como marca, ante la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular y en el presente caso del cotitular al uso exclusivo del signo, y este derecho le 16 ha SEGUNDO:

TERCERO

CUARTO: confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En el presente caso, la entidad consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que la cotitular hizo uso de la marca “SOPAS Y POSTRES DE LA ABUELA EL SABOR DE LO AUTÉNTICO” (mixta) a fin de verificar si los hechos y los medios que emplea pueden ampararse en las limitaciones previstas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

En la presente interpretación y en respuesta a la primera de las preguntas formuladas por la Entidad consultante se ha dejado claramente establecido que uno de los cotitulares de la marca registrada puede ejercer en contra de otro cotitular de la misma marca todas las acciones establecidas en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto en cuanto éste último —-en perjuicio de la marca de la cual es cotitular— use en el comercio un signo idéntico o similar a dicha marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada.

En respuesta a la segunda de las preguntas formuladas por la Entidad consultante, el Tribunal luego del análisis completo del artículo 241 de la Decisión 486 y en particular de su literal f) advierte claramente que la “cancelación del registro de marca" no corresponde a ninguna de las formas de tutela por infracción de los derechos de propiedad industrial establecidos en dicha norma. — Siendo que, por otra parte, la figura de la cancelación del registro de una marca ha sido debidamente reglada en los artículos 165 a 170 del Capitulo V de la Decisión 486, Se debe tener presente que la transferencia de una marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El contrato de transferencia de un registro de marca deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. 17 De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la entidad nacional consultante, deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. col a Agilón Quinteros MAGISTRADA a Merchán AGISTRADA De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ile Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Dr. Hernán/Rodrigo éro an ] ESIDENTE SECRETARI Notifíquese a la Entidad Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 338-IP-2015 18