TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 388-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales b), e) y f), y último párrafo, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 228 de la misma Decisión, con fundamento en interpretación prejudicial solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Marca: FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa). Demandante: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Proceso interno: 2009-0299. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS: El Oficio 2608 de 11 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos, recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2009-0299.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto. A.

ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandante: Demandada: CORPORACiÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA. Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Hechos. 1. El 19 de mayo de 2003, Corporación de Ferias y Exposiciones S.A. - Usuario Operador de Zona Franca (en adelante, Corferias) solicitó el registro de la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.

El 31 de julio de 2003, el extracto de la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 530, sin que fuera presentada oposición alguna dentro del plazo legal. 3. El 22 de noviembre de 2004, mediante Resolución 28317, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió denegar el registro de la marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) por considerar que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca puesto que indica de manera clara, inmediata y directa características esenciales de algunos de los servicios que pretende distinguir en la Clase 35. 4.

Corferias presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 28317. 5. El 10 de febrero de 2005 mediante Resolución 2547, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 28317. 6. El 23 de diciembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 28317. 7.

El 7 de mayo de 2009, Corferias interpuso acción de nulidad en contra de las Resoluciones 28317, 2547 Y 54661. 8. El 31 de marzo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda. 2 ~r~olt; <. Corror.as.nterpuso demanda en ¡] que manifestó que: 9. La marca solicitada FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) ha adquirido un segundo significado o secondary meaning. Desde el año 1988 y hasta el año 2008, Corferias ha venido explotando y utilizando la marca solicitada, incurriendo en gastos considerablemente altos para la explotación de dicha marca, pero también percibiendo unas utilidades considerablemente altas derivadas de su explotación, año tras año. Las ventas percibidas anualmente, casi en su totalidad, doblan los gastos en los que se incurrió, incrementándose los ingresos año a año. 10.

Según la doctrina, la publicidad es un elemento importantísimo para demostrar la distintividad adquirida de un signo. Por ello, se aportaron 42 documentos publicitarios, dentro de los cuales se puede encontrar publicidad realizada a través de brochures o guías y publicidad realizada a través de revistas como Newsweek, Semana y Cromos y diarios de alta circulación como El Tiempo, El Espectador y Portafolio, los cuales se encuentran dentro de los más altos índices de popularidad dentro y fuera de Colombia.

Es importante advertir que en toda esta publicidad masiva, aparece Corferias como organizador y sede del evento, lo cual es plenamente visible en toda la publicidad aportada. 11. Adicionalmente, se aportaron 6 discos compactos en los cuales se incluyen publicidad audiovisual de la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias. Es importante tener en cuenta que la mención de Corferias como organizadora y sede de la feria se ha hecho desde la primera Feria Internacional del Libro, la cual tuvo lugar en el año 1988, es decir, que durante los 21 años consecutivos que lleva realizándose la feria, Corferias ha sido publicitada como tal, situación que es posible corroborar con los CD en donde se encuentra la publicidad que se ha venido haciendo a través de propagandas comerciales. 12.

A lo largo de su trayectoria, la Feria Internacional del Libro ha adquirido renombre en Colombia, que se ha convertido en el evento cultural más importante, situación que es corroborada por la misma ministra de cultura del año 2006. Adicionalmente, dada su trayectoria e importancia, se ha convertido en el centro de atención, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, situación que es corroborada por el Presidente de la Cámara Colombiana del Libro y por la participación de China como país invitado en su décima octava edición. 13.

Finalmente, para demostrar la distintividad adquirida, se contrató a la firma de mercadeo Alpha & Omega Mercadeo, quienes realizaron una encuesta general en las principales ciudades del país, demostrando la amplia difusión, recordación, familiarización y reconocimiento del signo solicitado por parte del consumidor. Adicionalmente, se aportaron como pruebas certificaciones otorgadas por editoriales, proveedores de alimentos y de publicidad que certifican haber participado en la Feria Internacional del Libro que realiza Corferias año tras año. 3 Argumentos de la contestación La Superintendencia manifestando que: a la demanda. de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda 14.

La expresión solicitada cumple los presupuestos previstos en los artículos 134 y 135 literal a) sin que pueda predicarse que el actuar de la SIC contravenga las mencionadas normas, como se advirtió en los actos administrativos ahora demandados. 15. En el presente asunto no nos encontramos frente a una marca que pueda ampararse dentro del supuesto de la distintividad adquirida, y es que en cambio la marca FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativa) está incursa en la causal prevista en el literal e) del artículo 135, por constituir el signo una expresión descriptiva para los servicios que pretende amparar. 16.

Si bien el actor aportó unas pruebas respecto de la expresión, dichas pruebas en efecto lograron probar un uso de la marca mas no el grado o nivel de distintividad adquirida por la expresión frente a los consumidores, toda vez que éstas se dirigieron a demostrar el uso de la marca pero no la distintividad de la marca frente a los consumidores ni el conocimiento que éstos tienen de ella.

B. INTERPRETACiÓN 17. Que, los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 18. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; 19.

Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: PREJUDICIAL: Solicitados: 134 Y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará el artículo 135 literales b), e) y f) de la citada norma, así como su último párrafo 1. No se interpretará el artículo 134 de 1 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) b) carezcan de distintividad;

( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; 4 la misma Decisión por no ser de directa aplicación para la resolución del caso concreto.

De oficio: 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina". C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad. Los signos descriptivos y genéricos. 2. Los signos evocativos. 3. Distintividad adquirida o secondary meaning. 4. El signo notoriamente conocido solicitado para registro.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. LA FALTA DE DISTINTIVIDAD COMO CAUSAL ABSOLUTA IRREGISTRABILlDAD. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS Y GENÉRICOS. DE 20. En el presente caso, se argumenta que el signo solicitado a registro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) no es distintivo, por tal motivo, el Tribunal interpretará el tema. 21. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo f) 2 consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

( ) No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". "Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero". 5 posibte que el consumidor o usuario los seleccione.

Es consicerada corno una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. 22.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la "suficiente" distintividad, para efectos del registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que "( ) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintivided>. 23.

Se reconoce tanto una capacidad distintiva "intrínseca" como una capacidad distintiva "extrínseca", la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. 24. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: "Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal by. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercedo": 3 Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.OAC.

UNA BOTA Y SUS SUELAS". 1333, de 25 de abril de 2006, caso: "FORMA DE 4 Proceso 90-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. 1907, de 30 de noviembre de 2010, marca: ERASSIN (denominativa ). 6 25. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en eí presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales. 26.

Adicionalmente, en el proceso interno, se debate sobre si el signo solicitado a registro FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) contienen términos descriptivos y genéricos y para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

En tal virtud, el Tribunal desarrollará a continuación los referidos subtemas. Signos que contengan términos descriptivos. 27. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. 28. El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. 29.

El Tribunal, sobre la base de aportes doctrinarios, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta "¿cómo es?" el producto o servicio que se pretende registrar, "( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denommecíon», 5 Proceso 27-IP-2001, G.OAC. 686, de 10 de julio de 2001, marca: "MIGALLETITA", citando al Proceso 3-IP-95, marca: "CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.", publicado en la G.OAC. 189, de 15 de septiembre de 1995. 7 30.

El Tribunal ha señalado que: "Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utí/íza".

El Tribunal continúa diciendo: "La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibí/ídad de ser registrados siempre que formen un conjunto (...) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada déblt". 31.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases conexas competitiva mente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Signos que contengan términos genéricos. 32.

El Tribunal, al referirse al signo genérico, ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, "según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte", teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros.

Además, "la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como merce", 33. Al respecto el Tribunal ha expresado, "(oo.) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿ Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata", por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como merce": 34.

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las 6 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA AMERICANA (mixta). 7 Proceso 17-IP-2003, publicado en la G.OAC. 917, de 10 de abril de 2003, marca: TUBERíAS PREFABRICADOS DE CONCRETO TU BESA SA 8 Proceso 7-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 661, de 11 de abril de 2001, marca: LASER.

Y 8 marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los signos que estén conformados por palabras genéricas, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. 35. Sobre la base de la citada jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. 36. De igual manera, en el proceso interno, se controvierte si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Por tal motivo, el Tribunal considera necesario interpretar el tema. 37. Un signo tiene capacidad evocativa si uno de sus elementos contiene las características de los signos evocativos. Es decir, si un signo está compuesto por palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones evocativas, dicho signo adquiere tal carácter. 38. El signo evocativo es aquél que sugiere ciertas cualidades, características o efectos en relación al producto o al servicio que busca distinguir en el mercado, pero a diferencia de los signos descriptivos, no lo describen, sólo poseen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor o usuario, una imagen o una idea sobre el producto o servicio que, a través de un esfuerzo imaginativo y de inteligencia, los hace diferenciar de otros, por lo que cumplen con la función distintiva de la marca y pueden ser objeto de registro. 39.

El Tribunal ha manifestado al respecto que, "Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio", 40.

Como se tiene dicho, el signo evocativo es registrable. Sin embargo, el Tribunal ha enfatizado que "entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrá que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se 9 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1121, de 28 de setiembre de 2004, caso: UNIVERSIDAD VIRTUAL. 9 ~ ~j, é'{} {Ji L~d;';;'J Q.,:; uqno: evc'cu~.v; s que ccnienqan eÚ~fT](;~r¡{OSqenericos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a/ signo, también /0 tornan especia/mente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utílícen dichos elementos (...J. Cosa distinta ocurre cuando e/ signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con e/ producto o servicio que pretende distinguir.

En este evento, e/ consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por /0 tanto, /a capacidad distintiva de/ signo es marcadamente tuene'": 41. En este sentido, en el caso concreto y bajo los criterios emitidos en la presente providencia, el Juez Consultante deberá analizar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA O SECONDARY MEANING. 42. El demandante manifiesta que el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) ha adquirido un segundo significado o "secondary meaning", por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema. 43. La distintividad adquirida o sobrevenida se consagra en el artículo 135, último párrafo de la Decisión 486.

Si bien el sentido del último párrafo del artículo 135 establece el fenómeno de la "distintividad adquirida" para antes de la solicitud del registro del signo, dicho artículo debe analizarse o extenderse bajo el entendido de que la distintividad adquirida o sobrevenida se puede generar después de la solicitud del registro del signo y, obviamente, después del registro mismo. 44.

Esta interpretación extensiva obedece a que el reqimen comunitario sobre protección de la propiedad intelectual descansa principalmente en el principio de la protección al esfuerzo empresarial" y, en consecuencia, propugna por una sana competencia, lo que se traduce en evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del esfuerzo ajeno. Si un empresario después de la solicitud del registro, o luego del registro del signo, convierte por su uso constante, real y efectivo en el mercado, un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos o servicios; resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y 10 Proceso 133-IP-2009, publicado EMERMÉDICA (denominativa)". en la G.OAC. 1830, de 4 de mayo de 2010, marca: SUM 11 Sobre el tema, el profesor Otamendi ha señalado lo siguiente: "Todo fabricante por lo general tratará de ganarse al público, de obtener una clientela.

Podrá hacerlo si sabe que los resultados de su esfuerzo podrán ser conocidos por el público a través de su marca. Sin marcas esos esfuerzos serán vanos, el público no podrá distinguir los buenos productos de los malos. Con esta breve descripción es fácil advertir que la marca es el vehículo de la competencia. La competencia, sin ella, se verá seriamente trabada ya que se limitaría a la que los dueños de las marcas pudieran realizar desde sus propios locales.

Las marcas permiten que los productos se encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición al público." Cf. OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". LexisNexis. Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2001. 10 ac.ividad empresarial y, en consecuencia, evitar así que su solicitud sea denegada o su registro sea declarado nulo por la circunstancia de que al momento de la solicitud no reuniera el requisito exigido por la norma comunitaria. 45.

En el Acuerdo de Marrakech", en su anexo 1C, relativo al «Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio» (ADPIC), establece lo siguiente: "Artículo 15.1: ( ) Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso ( )". 46.

En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca. 47. El uso como signo distintivo de productos y servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto o servicio.

Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486. En palabras de Carlos Correa: "( ) Según el derecho de marcas, por lo general se ha aceptado que la falta del carácter distintivo intrínseco no significa necesariamente que se excluya la protección si ha adquirido dicho carácter a través del USO"13. 48.

En virtud de la figura para distinguir la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo ha cumplido tal requisito por su uso constante, real y efectivo en el mercado. En efecto, la Decisión 486 consagra la figura en el último párrafo del artículo 135, de la siguiente manera: "No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) Y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica". 49.

En consecuencia, la norma comunitaria contempla los siguientes presupuestos para que opere la figura estudiada, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Juez Consultante: El primer requisito fundamental para que opere la 12 Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994, al término de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATI). 13 CORREA, Carlos (1996), "Acuerdo TRIPs", Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, p. 88. 11 oisnntividac aoquinca es que el signo que se pretende solicitar para registro o que se registró, ab initio no reúna el requisito de distintividad.

El otro requisito esencial es el uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado. 50. Se advierte, en anteriores interpretaciones, que este Tribunal de Justicia ha abordado el tema teniendo en cuenta la aplicación de dicha figura antes de la solicitud de registro. En ellas ha ilustrado sobre sus características básicas que son de aplicación en este caso. 51.

En efecto, en el Proceso 92-IP-2004, el Tribunal ha indicado lo siguiente: "Por otra parte, si bien la inscripción en el registro, visto su efecto constitutivo, configura el único modo de adquisición de la marca y del derecho a su uso exclusivo, el signo puede alcanzar aptitud distintiva, en relación con el producto o servicio a que se refiera, como consecuencia de su uso constante y, en tal caso, hacerse registrable.

Así se desprende del tenor del artículo 135, último párrafo, según el cual un signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo ab initio, o de ser descriptivo, o genérico, o común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.

En la doctrina se explica que 'un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un 'secondary meaning' (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca'.

(BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p. 471)"14. 52. Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) Y h), del artículo 135. 53. Si bien la figura de la distintividad adquirida sirve para que una marca acceda a registro, de haber obtenido una marca no distintiva el registro correspondiente, no será nulo éste por la omisión de los requisitos citados en el párrafo anterior si la marca adquiere de forma sobrevenida la distintividad.

Es gracias a la relación surgida en un segundo momento, entre el producto o servicio designado por el signo y el fabricante o proveedor, que se puede identificar a un producto o servicio con un determinado origen empresarial. Al respecto McCarthy señala como elemento principal del "secondary meaning" a la asociación que existe en 14 Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.OAC.

UNIVERSIDAD VIRTUAL. 1121, de 28 de septiembre de 2004, caso: 12 f la mente de los compradores entre la marca y un único origen empresarial del producto". 54. Una de las características esenciales para que opere la figura estudiada es que, por efecto del uso constante en el comercio subregional, en el territorio de un país determinado, el signo haya adquirido distintividad en un País Miembro respecto de los productos o servicios que ampara. 55.

El Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, al momento de decidir el registro de un signo distintivo o al resolver la nulidad de un registro, debe prestar una especial atención a esta circunstancia, sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado. 56.

Uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca ha sido consagrado en la normativa comunitaria: en la Decisión 311 en el artículo 100, en la Decisión 313 en el artículo 99, en la Decisión 344 en el artículo 110 y en la Decisión 486 en el artículo 166. 57.

El Juez Nacional o la Ofícina Nacional Competente, en su caso, se enfrenta al problema de la prueba del uso real y efectivo. Los artículos comentados traen algunos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no: a. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. b. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 15 Mc CARTHY, J. Thomas. "Mc. Carthy on Trademarks Caliahan, Nueva York, pp. 15-18. and Unfair Competition". Clark Boardman 13 f 58.

En relación con estos parámetros cuantitativos el Tribunal ha manifestado: "Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. (...)" (El subrayado es nuestro)". 59. En consecuencia, el Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos o servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

4. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. 60. Se interpretará el tema en razón a que, en el proceso interno, Corferias manifiesta que el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) ha adquirido la calidad de notoriamente conocido. 61. Sobre el particular, dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo siguiente: "La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial.

En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. 16 Proceso 17-IP-95, publicada en G.OAC. 199, de 26 de enero de 1996. 14 f En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero.

Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario.

Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo.

Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

(...) 15.::n ccnsecuetic.e GOlf 10 enter.ormente expuesto, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros: a. el grado de su conocimiento entre los miembros pertinente dentro de cualquier País Miembro; b. la duración, amplitud y extensión geográfica dentro o fuera de cualquier País Miembro; del sector de su utilización, c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 16 1. la ex.siencie de actividades siqnitlcetivz» do 1¿.01,cación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extrenjero:": 62.

En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado precedentemente. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL siguiente, DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Un signo para ser registrado como marca debe cumplir con el requisito de distintividad. En tal virtud, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es distintivo para distinguir servicios de "realización de eventos feriales encaminados a facilitar el encuentro comercial de vendedores y compradores de todo tipo de productos y servicios" comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza tomando en consideración que no cuenta con elementos adicionales.

Sobre la base de esta jurisprudencia, el Juez Consultante deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es descriptivo en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en las clases competitiva mente conexas. Adicionalmente, deberá determinar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) resultaría genérico o no en relación con los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO: En el caso concreto, el Juez Consultante deberá analizar si el signo FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es evocativo de los servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, según los criterios esgrimidos en la presente providencia. 17 Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, marca: LOCKHEED MARTIN (mixta). 17 TERCERO: La figura de la "distintividad adqumda" opera bajo ei régimen de la Decisión 486, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de la presente interpretación. Dicha figura debe entenderse en el sentido que, si un signo que ab initio no tiene carácter distintivo, bien porque es genérico, descriptivo, común o usual, etc., por su uso constante, real y efectivo en el mercado adquiere dicha distintividad, es registrable aún si dicha distintividad la adquirió después de la solicitud de registro; y no es anulable su registro si dicha distintividad la adquirió después de tal registro.

El Juez Nacional o la Oficina de Registro, para que opere la figura de la distintividad adquirida, debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo, de conformidad con lo expresado en la parte considerativa de esta interpretación. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos y servicios que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

CUARTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el Juez Consultante deberá tener en consideración que el análisis de registrabilidad es independiente. El Juez Consultante deberá determinar si el signo solicitado FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO (denominativo) es notoriamente conocido, para posteriormente realizar el análisis especial referenciado en la presente providencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial.

Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. i " ' Cecilia Luisa Ay11OrÍ-Quinteros MAGISTRADA /P//#~ff/~¡;é'é4_ ~rtfí~(ap{tFfu~da M~ISTRADA Merchan / 18 "'~ '~¿: Hernán, _ r!'L/,Ll0 '''';Zro Zambra o. lSTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente presente Interpretación Prej~dicial el Presidente y el Sec~tél~~L', / /.-,:'llc," le' / Hern~' éói~rQ__Za~ano'; -,;,..BRESIDENTE / I / / t: 1/ 1//:,1.... _( Vi' _1'.r I 1///, -: --, " ~' af' la ~,//---1 /A,Ú~, //, _ riFo SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 388-IP-2015 19