(EN, sa) QUA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 380-1P-2015 Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 137 de la referida normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

Demandante: Compagnie Gervais Danone. Marca: “INMUNIS” (denominativa). Expediente Interno: 2007-0325. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS: El Oficio 2516 de 3 de agosto de 2015, recibido vía correo electrónico el 4 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2007- 0325. El Auto de 15 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia. Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (ALPINA). Antecedentes: El 16 de noviembre de 2004, Alpina Productos Alimenticios S.A. solicitó el registro como marca del signo “INMUNIS” (denominativo) para identificar “productos lácteos con prebióticos” comprendidos en la Clase 29 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

La referida solicitud se publicó en la Gaceta para la Propiedad Industrial 548 de 28 de enero de 2005, a la que no se presentaron oposiciones. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) mediante Resolución 13500 de 17 de junio de 2005 otorgó el registro de la marca “INMUNIS” (denominativa) a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. Compagnie Gervais Danone presentó demanda ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad de la Resolución 13500, y como consecuencia se ordene la cancelación del registro de la marca “INMUNIS” (denominativa).

La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante providencia de 20 de noviembre de 2007, y ordenó se notifique a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., tercero interesado, en las resultas del proceso. Mediante Providencia de 15 de abril de 2011, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la demanda: Compagnie Gervais Danone alegó lo siguiente: - Que el otorgamiento de registro de la marca “INMUNIS” viola el artículo 134 de la Decisión 486, porque ésta no tenía los elementos que le otorguen la suficiente fuerza distintiva respecto de la marca “INMUNITASS” (denominativa). - Que la resolución demandada viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, pues la marca "INMUNITASS” (denominativa) de su propiedad?, es similar a la concedida en la resolución controvertida, “INMUNIS” (denominativa).

En ese sentido, conceder el uso de la marca “INMUNIS” (denominativa) a la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. puede llevar a confundir a los consumidores respecto de los productos comercializados con la marca "INMUNITASS” (denominativa) de su propiedad. - Que se vulneró el artículo 172 de la Decisión 486, toda vez que el registro de la marca “INMUNIS” (denominativa) fue obtenido de mala fe por Alpina Productos Alimenticios S.A., pues dicha sociedad, por el mercado en el que actúa, conocía con anterioridad que la actora tenía registrada en Francia una marca similar que es usada para identificar los mismos productos. - Que la Compañía Alpina de manera deshonesta y parasitaria inició una estrategia encaminada a la imitación de las marcas de Compagnie Gervais Danone y Grupo Danone, lo cual evidencia no sólo la clara intención de bloquear ciertos nombres en Colombia para que Danone no pueda acceder a ellos, sino también, con sus marcas restringir el libre acceso al mercado colombiano del Grupo Danone y de competir de manera desleal. - Adicionalmente, a los actos de apropiación e imitación de la propiedad industrial de Compagnie Gervais Danone, Alpina Productos Alimenticios S.A. ha venido usurpando otras presentaciones de los productos de Danone, y además consideró apropiado imitar la presentación audiovisual usada por Compagnie Gervais Danone en Argentina en la promoción de su producto “ACTIMEL”, lo cual evidencia una clara intención de imitar las prestaciones del Grupo Danone. - Que la Resolución 13500 de 17 de junio de 2005 que otorgó el registro de la marca “INMUNIS” (denominativa) a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A., debe ser declarada nula por ser violatoria de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901. - Que en virtud del principio de Trato Nacional consagrado en el artículo 1 de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia, los ciudadanos franceses tienen en Colombia los mismos derechos que en Colombia tienen los ciudadanos colombianos. Por tanto, la protección que la La marca "INMUNITASS” (denominativa) fue concedida el 2 de octubre de 1997 a la sociedad actora mediante Resolución 97706853 en Francia, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

Convención pretendía otorgar, no estaba supeditada, en el caso colombiano, a que la persona francesa obtuviera el registro de marca en su país. Que el artículo 2 de la Convención establece como condición para que sean protegidas las marcas francesas en Colombia, que los titulares de las mismas observen las demás condiciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamentos del país, no se está refiriendo, para el caso de Colombia, a la obtención del registro previo de la misma ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que el artículo 3 de la Convención Colombo-Francesa, prevé la posibilidad de proteger las marcas francesas en Colombia a condición de que las mismas se hayan adquirido legítimamente en Francia y sus titulares hagan uso de ellas. En ese sentido, la Sociedad Compagnie Gervais Danone ya tenía sobre la marca "INMUNITASS” (denominativa) un derecho adquirido, siendo precisamente ese derecho el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la Convención Colombo-Francesa de 1901.

Que en virtud de la segunda parte del artículo 3 de la Convención Colombo-Francesa, la protección que se otorga en Colombia a una marca registrada en Francia solamente estará condicionada a que dicha marca no sea contraria al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, requisitos estos de naturaleza eminentemente sustancial. Existen indicios razonables, tales como el conocimiento previo de los negocios de DANONE y la existencia de información en la web.

Argumentos de las contestaciones a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contestó la demanda señalando lo siguiente: Que entre la marca “INMUNIS” (denominativa) e “INMUNITASS” (denominativa) no se presentan semejanzas visuales, ortográficas o fonéticas. Si bien, ambas marcas comparten la partícula “INMUNT”, se tiene que la marca solicitada está estructurada por 7 letras, mientras que la marca registrada por 10 letras, lo que las hace visualmente diferentes.

Adicionalmente la pronunciación también es disímil. - Que sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante, ello no fue demostrado dentro de la vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo. - Que en aplicación del artículo 1 de la Convención Colombo- Francesa, considerando la igualdad de garantías que le asisten tanto a nacionales como a extranjeros en Colombia, es claro que tanto colombianos como franceses se encuentran legitimados para solicitar el registro de una marca en Colombia, cumpliendo para ello con los requisitos previstos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Externa 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. - Que para efectos de que en Colombia se proteja de manera automática una marca francesa, será menester demostrar la existencia de una reciprocidad formal entre Francia y Colombia, conforme a la cual el interesado demuestre que en Francia se protegen automáticamente las marcas de los colombianos. - Que de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Colombo- Francesa, para efectos de que un ciudadano francés obtenga la protección de su marca en Colombia, será menester que cumpla con los requisitos previstos en la Decisión 486, el Decreto 2591 de 2000 y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, y que además, acredite ser titular de la misma en Colombia, tal y como deben hacerlo todos los ciudadanos colombianos para evitar el registro del mismo o similar signo por parte de terceros. - Que el demandante hace una interpretación errada de la Convención Colombo-Francesa, en la medida que le atribuye un alcance que ésta no puede tener, siendo claro que el entendimiento que debe tenerse de la misma es que, en tanto en ella se consagra una reciprocidad material o trato nacional, bajo tal óptica es que debe ser aplicada, a menos que la parte interesada demuestre en Francia se tiene una interpretación distinta y más favorable de la Convención, conforme a la cual las marcas colombianas de ciudadanos colombianos son protegidas de manera automática y sin necesidad alguna de registro. 8.

Alpina Productos Alimenticios S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente: - Que el acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca “INMUNIS" (denominativa) no es violatorio del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, pues la sociedad accionante no ejerció su derecho de oposición al registro solicitado dentro de la oportunidad legalmente establecida, lo que no dio lugar al estudio de confundibilidad entre los signos. - Que la marca "INMUNIS” (denominativa) fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, observando lo dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, teniendo en cuenta que el signo solicitado cumplía con los requisitos allí establecidos para constituirse como marca, sin que se hubieren presentado oposiciones a la solicitud realizada. - Que los alegatos sobre la supuesta mala fe de Alpina Productos Alimenticios S.A. para la obtención de los registros de sus marcas carecen de sustento probatorio. - Que de acuerdo a la doctrina oficial, para que Compagnie Gervais Danone pudiera hacer valer el registro que alega tener sobre la marca “INMUNITASS” (denominativa) en Colombia debió cumplir con las formalidades previstas en el artículo 2 de la Convención Colombo-Francesa, como es efectuar trámites de registro en alguno de los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia).

Es decir Compagnie Gervais Danone no sólo debió registrar su marca en dichos países, sino darlas a conocer y usarlas para poder invocar la aplicación de la Convención suscrita con Francia en 1901. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la citada norma por no resultar pertinentes. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los artículos 136 literal a) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 y, de oficio, se interpretará el artículo 137 de la mencionada normativa?. Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Cc. 10. 11. 12. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. Prevalencia de la Normativa Comunitaria Andina. 2.

Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. 3. Comparación entre marcas denominativas. 4. — La nulidad relativa: la solicitud de registro presentada con mala fe. 5. La solicitud de registro para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR PREVALENCIA DE LA NORMATIVA COMUNITARIA ANDINA. El Tribunal abordará el tema, debido a que en el proceso interno la demandante invocó la aplicación de la Convención Colombo-Francesa de 1901, indicando que sus marcas previamente adquiridas en Francia están protegidas en la República de Colombia, en virtud de la mencionada Convención. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de "Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de "Autonomía del ordenamiento jurídico andino".

En relación con el principio de Primacia del Derecho Comunitario Andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Paises Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al Articulo 172.- ( ).

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legistación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. 13. 14, 15. 16. igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacia y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario.

Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico. Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho Comunitario Andino sobre las demás normas internacionales.

IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso la sociedad demandante sostiene que la resolución demandada viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, por cuanto la marca “INMUNITASS” (denominativa) de su propiedad, es similar a la marca “INMUNIS” (denominativa) otorgada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a favor de la sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. mediante Resolución 13500 de 17 de junio de 2005.

Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reiteró que: “La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: 'La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca'.3 Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las ralces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética, se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las Proceso 46-1P-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, caracteristica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que: 'La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'*.

Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de estar comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial comúns, Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: "DIUSED JEANS”.

Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: *CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 10 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serian los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos;

(ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos$, También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que 'El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica'. (PROCESO 70-IP-2008.

Marca denominativa: “SHERATON', publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarian sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP'S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 11 significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. Reglas para realizar el cotejo de signos. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos', Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra Proceso 48-1P-2004, citando al Proceso 13-1P-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX"”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 12 marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.

El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de 'disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos", ( )”. 17.

Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. 18. En el caso en análisis, los signos confrontados “INMUNIS” e “INMUNITASS” son de naturaleza denominativa, por lo que deviene necesario desarrollar los criterios de comparación entre marcas denominativas. 19. Dentro del Proceso 26-1P-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: "Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una O varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. yy y Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la O Proceso 15-1P-2013, Marca: "KOLKANA* (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, 13 naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.

Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sllaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.

Enel análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.

Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que 14 20. 21. 22. a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. ( )”. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial al realizar el cotejo comparativo entre las marcas denominativas “INMUNIS” e “INMUNITASS”.

LA NULIDAD RELATIVA: LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA CON MALA FE. Se abordará el tema en virtud a que en el escrito de demanda se alega la violación del artículo 172 de la Decisión 486, bajo el argumento de que el registro de la marca “INMUNIS” (denominativa) habría sido obtenido de mala fe por parte de Alpina Productos Alimenticios S.A. quien, por el mercado en el que actúa, conocía con anterioridad que la demandante era titular en Francia de una marca similar que es usada para identificar los mismos productos.

El Tribunal reitera lo establecido en el Proceso 130-1P-2013 de 2 de octubre de 2013: “( ) El segundo párrafo del artículo 172 establece como causal de nulidad relativa que el registro de marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario no escapa de esto, así que también se encuentra fundamentado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: “El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden juridico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. 15 En el régimen comunitario el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: "para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio.

En este sentido, el ordenamiento juridico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado. Ahora bien, el análisis que haga corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro tenía mala fe.

Para el caso particular, la mala fe podría estar marcada por la intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento de un signo distintivo, de su grado de recordación en el público consumidor, o de su poder de penetración en el mercado, así como la clara intención de ocultar gráficamente ciertos elementos demominativos para lograr un registro sin oposiciones de ninguna clase.

Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión, del que por vía de inferencia pueda desprenderse el acto de mala fe. ( )”. 16 23. 24. 25. 26. 27. 28. Conforme a lo anterior, sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Se debe proteger no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: 1. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; 2.

Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, 3. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe. LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA PERPETRAR, FACILITAR O CONSOLIDAR UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL. Debido a que en el escrito de demanda se argumenta que Alpina Productos Alimenticios S.A., de manera deshonesta y parasitaria inició una estrategia encaminada a la imitación sistemática de las marcas más prestigiosas de Compagnie Gervais Danone para distinguir los mismos productos, con la finalidad de restringir el libre acceso al mercado colombiano del Grupo Danone y de competir de manera desleal, es necesario abordar el tema de la solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Para esto se determinará cuál es el ámbito y el campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal y cuáles son los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Por último, cómo se estructura la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la Propiedad Industrial.

Lo primero que se advierte es que las anteriores disposiciones se encuentran contenidas en el Título XIV “de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial”, de donde se desprende que la 17 29. 30. 31. 32. normativa comunitaria regula la competencia desleal que se encuentre vinculada a la propiedad industrial. Teniendo como propiedad industrial, aquella que tiene por objeto el conjunto de bienes inmateriales que utilizan los sujetos que compiten en el mercado, ya sea en forma de patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales o signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o los lemas comerciales, entre otros, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, la represión de competencia desleal en relación con la propiedad industrial es utilizada como un mecanismo de protección de los derechos de propiedad industrial, es por eso que la Decisión 486 dedica el Titulo XIV a dicha figura?0, De conformidad con lo anterior, cuando la normativa comunitaria se refiere a competencia desleal vinculada a propiedad industrial, está tratando de regular aquella competencia desleal que se relaciona con el uso y goce y protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria, y para ello la Decisión 486 prevé sobre la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial regulando lo relativo a los actos de competencia desleal y a los secretos industriales y sobre las acciones que puede adelantar el legítimo interesado.

Los actos de competencia desieal vinculados a la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado a la competencia desleal. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el articulo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal.

De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones: El numeral 2 del articulo 1 del Convenio de París, estipula: *2) La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, asl como la represión de la competencia desleal”. 18 O» Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial”, lo hace en relación con el empresario dentro del mercado, es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada al mercado y la competencia. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir con mala fe.

(Proceso 38-IP-98. interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 419 de 17 de marzo de 1999). 33. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe 34. 35. comercial”: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes.

En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"!!.

“La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solia definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"*?, De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

En esta línea se puede decir que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de JAECKEL KOVAKS, Jorge. "APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general.

Editorial Legis, Colombia, 1971, p. 316. 19 36. 37. 38. amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer Una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”13.

El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son: - Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. - Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser considerado desleal: 1. “Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la victima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2. Que el acto o la actividad sea indebido. 3.

Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008).

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características: GACHARNAÁ, Marta Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL” Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p. 47 20 No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos”.

(Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005). La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es necesario que los competidores concurran en un mismo mercado.

Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los 21 mA 39. 40. 41. 42. 43. competidores concurran en un mismo mercado.

En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( ). (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia', Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-1P- 2004. Ibidem).

En el segundo grupo de actos, que se pueden denominar actos de descrédito comercial, se encuentran todas aquellas aseveraciones falsas sobre el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, que tengan el efecto de desacreditarlo ante el público consumidor. Se debe entender por aseveración, “todo información que de por cierto algo del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor”**, El tercer grupo de actos, se refiere a las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, no es más que una especie del primer grupo de actos de competencia desleal, es decir, es un conjunto de actos de competencia desleal por confusión. La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se use para ejecutar un acto de competencia desleal. 14 “DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA”.

“Aseverar: Afirmar o asegurar lo que se dice. Afirmar: 2. Asegurar o dar por cierto algo”. Vigésima segunda edición. 22 45. 46. 47. 48. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por si misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas; es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca.

Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.

En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la Oficina Nacional competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca.

Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada. El análisis que haga la oficina nacional competente debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.

Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vla de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Entre los indicios que podrían configurar un acto de competencia desleal deben tenerse en cuenta los actos sistemáticos de empresas competidoras que evidencien una conducta obstruccionista en el mercado en perjuicio de los demás concurrentes, ya sea al imitar las prestaciones del otro competidor al punto de generar riesgo de confusión o al solicitar de manera reiterada registros de marcas muy similares a las de otra empresa, denotando una conducta inusual en el mercado.

En tal sentido, si bien la solicitud de registro de marcas es una actividad lícita y beneficiosa para incentivar la competencia, cuando éstas se presentan de manera sostenida y reiterada respecto de signos muy cercanos o similares a los de otra empresa para identificar los mismos productos, podría configurarse un indicio razonable de que 23 49. 50. 51. tales registros están siendo solicitados para perpetrar o configurar un acto de competencia desleal.

En el presente caso, la Sala Consultante deberá analizar si existen indicios razonables, tales como la existencia de un conocimiento previo de los negocios de DANONE, o si en su momento ya existía información en la web, entre otros. La Sala Consultante deberá verificar, a través de los medios de prueba obrantes en el proceso interno, si existen indicios razonables que permitan establecer que la solicitud de registro presentada por Alpina Productos Alimenticios S.A. respecto de la marca “INMUNIS” (denominativa) tuvo como finalidad la consolidación de un acto de competencia desleal en perjuicio de la sociedad Compaigne Gervais Danone.

Finalmente, cabe precisar que no es necesario que los actos de competencia desleal se configuren dentro de un mismo territorio en el que se desenvuelven las actividades económicas o comerciales de los competidores. Por el contrario, tal escenario también es posible entre territorios distintos debido al mercado ampliado que ofrece la Comunidad Andina y los diferentes Tratados de Libre Comercio.

De todas formas, el tema de la competencia desleal se debe relacionar con la marca extracomunitaria. Protección de la marca notoria extracomunitaria. 52. 53. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido.

De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones: - Enel régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocidos en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. 24 54. 55. - No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios sí puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial: La competencia desleal de conformidad con lo previsto en el artículo 225 de la Decisión 486, que dispone: “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro".

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Por el Principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de Derecho internacional. En este marco, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho comunitario y las normas de Derecho internacional, también prevalece el Derecho comunitario andino. En el presente caso, corresponde a la Sala Consultante atender los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas nacionales.

SEGUNDO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, 25 TERCERO:

CUARTO

QUINTO: sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro. La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre las marcas denominativas “INMUNIS” e “INMUNITASS” ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

En la comparación entre signos denominativos, los signos deben ser observados en su conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que disminuyan dicha función. En el caso concreto, la Sala Consultante deberá efectuar el cotejo comparativo de los signos denominativos confrontados aplicando los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

Sí procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta. Debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios.

En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro de marca haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: a. Desconocer el derecho de prelación obtenido por la presentación de su solicitud de registro; b. Denegar el registro en atención a la causal contenida en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486; o, c. Sancionar con la nulidad el registro obtenido de mala fe.

El artículo 137 consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo, si la solicitud de registro permite la 26 realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas, es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza sobre la base de la posible obtención de un registro de marca.

Y el tercero, cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.

La Sala Consultante debe determinar la existencia de indicios razonables que le hagan pensar que de manera deshonesta la solicitud del signo “INMUNIS” (denominativo) para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó para generar confusión con la marca “INMUNITASS” (denominativa) registrada en la Clase 29, con el objetivo de perjudicar a la titular de dichas marcas registradas.

Resulta muy importante tener en cuenta que cuando se presentan solicitudes de registro de marcas de manera sostenida y reiterada respecto de signos muy cercanos o similares a los de otra empresa para identificar los mismos productos, podría configurarse un indicio razonable de que tales registros están siendo solicitados para perpetrar o configurar un acto de competencia desleal.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que no es necesario que los actos de competencia desleal se configuren dentro de un mismo territorio en el que se desenvuelven las actividades económicas o comerciales de los competidores; por el contrario, tal escenario también es posible entre territorios distintos debido al mercado ampliado que ofrece la Comunidad Andina y los diferentes Tratados de Libre Comercio.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. 27 DL Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA-- Martha Esperanza Rueda Merchán » ¡AGISTRADA So Zambra > 5 Luis 46Se Die nseco Núñez O MAGISTRADO De acuerdo corre o 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la ía Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretafjo.

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 380-P-2015 28