TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 468-|P-2015 Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito de la República del Ecuador.
Marca: “LERAKON” (denominativa). Proceso Interno: 17811-2013-3091. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 15 días del mes de marzo de 2016, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador.
VISTOS: El Oficio 4777-TDCA-NPC de 6 de agosto de 2015, recibido personalmente el 17 de septiembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador, solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013- 3091. El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Demandante: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial (IEPI) Director Nacional de Propiedad Industrial. WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. Antecedentes: El 5 de noviembre de 1997, AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI) el registro del signo LERAKON (denominativo) para proteger “preparaciones farmacéuticas para tratamiento y mejoramiento del sistema inmune” de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial 394 correspondiente al mes de noviembre de 1997. El 14 de enero de 1999, WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. sobre la base de su marca PERACON (denominativa) de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, presentó observación contra la solicitud de registro del signo LERAKON (denominativo), debido a que la misma consistía en una denominación semejante a la marca registrada a su favor.
Mediante Resolución 974340 de 30 de noviembre de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI aceptó la observación presentada por WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. y denegó el registro del signo LERAKON (denominativo). El 9 de diciembre de 1999, AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION interpone recurso de reposición ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del IEPI, a fin de impugnar la Resolución 974340.
Mediante Resolución 975237 de 24 de enero de 2000, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial del IEPI resuelve ratificar la Resolución 974340 señalando que el signo solicitado LERAKON (denominativo) desde el punto de vista gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual o ideológico es similar y confundible con la marca PERACON (denominativa).
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 975237. El 31 de mayo de 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito cumple con suspender el proceso y solicita la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ta SS 10. 11. 12. 13. Argumentos de la demanda: AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, el signo distintivo LERAKON (denominativo) es susceptible de registro y prueba de ello es que se encuentra registrado en otros palses. - Que entre el signo solicitado LERAKON (denominativo) y la marca PERACON (denominativa) existen suficientes diferencias visuales, gráficas y fonéticas, por lo que no existe posibilidad de confusión. El signo solicitado LERAKON (denominativo) y la marca PERACON (denominativa) ya coexisten en otros países.
Argumentos de las contestaciones de la demanda: El Presidente del lEPI señaló que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Ratifica lo decidido en la Resolución 975237, y alegó que dicho pronunciamiento guarda conformidad con la legislación nacional. Solicita que cuando se dicte sentencia se acojan sus excepciones y se rechace la demanda.
EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL [EPI contesta la demanda bajo los siguientes argumentos: - Que, el signo solicitado LERAKON (denominativo) no posee suficientes elementos distintivos respecto de la marca PERACON (denominativa) en el campo visual gráfico como fonético, por lo que se induciria al público consumidor a error sobre la procedencia de los productos solicitados y causarían un riesgo de confusión y de asociación, tanto más si ambos signos distintivos identifican productos de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. no compareció ni contestó la demanda. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la 14, Comisión del Acuerdo de Cartagena. Del análisis de los antecedentes del presente proceso no procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal a) de la citada norma.
Por lo tanto, procede la interpretación del artículo 83 literal a) de la mencionada normativa; y, de oficio, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!. CUESTIONES A INTERPRETAR 1. — La normativa comunitaria en el tiempo. 2. — Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión y/o de asociación. Reglas del cotejo de signos. 3. Comparación entre marcas denominativas. 4. — Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. En el presente caso, el 5 de noviembre de 1997, AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION solicitó el registro del signo LERAKON (denominativo) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a Una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Disposiciones Transitorias: Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.
El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor.
Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. El Tribunal ha manifestado al respecto: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurldica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.
(Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004). Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.
Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento. A manera de conclusión, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será 22. 23. 24. 25. la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento de un registro de marca.
Por otro lado, las etapas procesales cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. Contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata, respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Consultante y de los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro del signo "LERAKON" (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicarse en el caso concreto.
IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD, RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS. En el presente caso, se debe comparar el signo solicitado LERAKON (denominativo) para proteger “preparaciones farmacéuticas para tratamiento y mejoramiento del sistema inmune” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza con la marca registrada PERACON (denominativa) de la misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Dentro del Proceso 31-IP-2004 de 9 de junio de 2004, este Tribunal ha reiterado que: “El prohibir el registro de aquellos signos que afecten derechos de terceros de conformidad con la normativa comunitaria sobre propiedad industrial es uno de los objetivos del articulo 83 de la Decisión 344, En este sentido, el literal a) del artículo 83 establece como prohibidos para ser registrados, aquellos signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la misma, pueda inducir a los consumidores a error.
Como se ha manifestado en reiteradas interpretaciones prejudiciales realizadas por este Tribunal “( ) la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente” (Proceso 101-IP-2002.
G.O.A.C. 877 de 19 de diciembre de 2002. Marca: COLA REAL+ GRÁFICA). En este sentido, la confusión que se puede presentar entre dos o más signos conlleva a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir la capacidad suficientemente distintiva de dichos signos. A fin de evitar este riesgo de confusión, la prohibición contenida en el literal a) del artículo 83 no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varias denominaciones y los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: * que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos” (Proceso 68-IP-2002, G.O.A.C. 876 de 18 de diciembre de 2002.
Marca: ÁGUILA DORADA). En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante. La jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, en términos generales, los siguientes tipos de similitud: La similitud gráfica o visual se presenta por el parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces oO las terminaciones iguales, pueden incrementar el grado de confusión. Habrá lugar a presumir la semejanza entre los signos si las vocales idénticas se hallan situadas en el mismo orden, vista la impresión general que, tanto q” =$ Ss desde el punto de vista ortográfico como fonético, produce el citado orden de distribución. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La similitud ideológica o conceptual se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. Este órgano jurisdiccional ha manifestado que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos.
La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por lo tanto, de existir semejanza entre un signo pendiente de registro y una marca ya registrada o entre dos marcas, existirá el riesgo de que el consumidor relacione y confunda aquel signo con esta marca, o una marca con la otra.
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios;
(ii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.? También es importante tener en cuenta el riesgo de asociación: "El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, 2 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003.
Marca: “CHILIS y diseño”. que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica" (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: "SHERATON", publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
REGLAS DEL COTEJO DE SIGNOS: Conforme se señala en el Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, la jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al Juez Nacional cuando actúa como Juez Comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurldico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea.
Con este propósito el Tribunal ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del Juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no riesgo de confusión. El cotejo de marcas para esos efectos se basa en un análisis de los campos en que las marcas pueden producir riesgo de confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo que en su conjunto forma una unidad de hecho para el registro.
Este órgano jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas para realizar el cotejo entre marcas: - Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. - Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - Regla 3: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. - Regla 4: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.3 3 BREUER MORENO, Pedro C., "TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. ' 26. 27. 28.
Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el Tribunal coincide con Breuer Moreno al señalar que: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine asi la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS. En el presente caso, se debe confrontar el signo solicitado LERAKON (denominativo) con la marca registrada PERACON (denominativa). Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró lo siguiente: 10 “Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una O varias letras, palabras oO números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. ( ) En la comparación entre signos denominativos ( ) el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3. — Enelanálisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del Administrador o Juez Nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. 11 ) xXx As 29. 30. 31. 32. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos.
Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (.)J En el caso concreto, la Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado LERAKON (denominativo) y la marca registrada PERACON (denominativa).
ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. En el presente caso, los signos confrontados distinguen productos farmacéuticos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que deviene necesario hacer referencia al análisis de registrabilidad entre signos que amparan productos farmacéuticos. Sobre el particular, en la Interpretación Prejudicial de 15 de marzo de 2013, recaída en el Proceso 8-1P-2013, este Tribunal señaló que el examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de riesgo de confusión entre los consumidores.
En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Lo que se trata de proteger evitando la confusión entre marcas, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad.
Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas. Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura “curativa personal”, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber 12 q. recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias.
Asi, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente: Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno. Dentro del Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta linea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado, insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. 13 34, Sobre la base de los criterios expuestos, la Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO: De la solicitud de interpretación prejudicial remitida por la Sala Consultante y los documentos anexos, se desprende que la solicitud para el registro como marca del signo “LERAKON" (denominativo) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lo tanto, es esa la norma sustancial que debe aplicar la Sala Consultante.
No son registrables los signos que según lo previsto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Basta la posibilidad de riesgo de confusión para que opere la prohibición de registro. La similitud fonética depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de un posible riesgo: de confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
La Sala Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparación entre el signo solicitado LERAKON (denominativo) y la marca registada PERACON (denominativa). Al efectuar la comparación de signos que distinguen productos farmacéuticos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso, en vista de la repercusión que el riesgo de confusión podrla suscitar en la salud y la vida de los consumidores.
En el presente caso, la Sala 14 Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado, tomando en cuenta que de incurrir en error podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su To Ú ú J, Yx< Cecilia Luisa AÑlión Quinteros MASGISTRADA. GISTRADA JUUiZS — 1% Hernán/Ro ro Zambrano Luis Jósé Djez Cáñseco Núñez ¡MAGISTRADO MAGISARADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, an igualmente la presente Interpretación Rrejudicial el Presidente y el Segretario.
ESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante mediante copia certificada y remltase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Proceso 468-1P-2015 15