TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 232-1P-2015 Interpretación prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 238 de la misma Decisión, con fundamento en la interpretación solicitada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., República de Colombia.
Caso: Infracción al Derecho de Propiedad Industrial. Demandantes: PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. y PRODUCTOS — S.A.S. C.V. Proceso interno: 1100131990012013347934 02. Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.
VISTOS: El 13 de mayo de 2015, se recibió en este Tribunal, vía courier, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., República de Colombia, relativa al artículo 155 literales a, d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 1100131990012013347934 02.
El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto..
ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso intemo que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el Proceso Interno. Demandantes: PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. y PRODUCTOS S.A.S. C.V. Demandadas: PRODUCTOS YUPI S.A.S. FERRIS ENTERPRISES CORP.
COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS S.A.S. Hechos. El 28 de noviembre de 2012, Ferris Enterprises Corp. solicitó el registro de la marca YUPI CHEESE (mixta) para distinguir el producto “pasabocas” en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
El extracto de la referida solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial 658. Mediante escrito de 31 de enero de 2013, Productos S.A.S. C.V. y PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. presentó oposición en contra de la solicitud de registro sobre la base de la existencia de riesgo de confusión con sus marcas CHEESE TRIS (mixtas) que distinguen productos en las Clases 29 y 30.
El 18 de octubre de 2013, PepsiCo Alimentos Colombia LTDA. y Productos S.A.S. C.V. presentaron, ante el Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de medidas cautelares sin intervención de parte en contra de Ferris Enterprises, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y productos Yupi S.A.S., alegando que desde abril de 2013, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S., subsidiaria de Productos Yupi S.A.S. comercializa en Colombia a través de supermercados y tiendas, el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso”.
El 18 de diciembre de 2013, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. presentaron demanda de infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Ferris Enterprises Corp., Productos Yupi S.A.S. y Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. sobre la base de una supuesta infracción de derechos de propiedad industrial a causa del uso que hacen Productos Yupi S.A.S. y Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. del empaque del producto YUPI| CHEESE (mixta) a título de marca, empaque que sería confundible con aquel de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), de titularidad de las demandantes.
La solicitud de medidas cautelares fue decidida por el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales mediante los Autos 33440 y 34392 pS; 10. 11. 12. 13. de acoger la referida pretensión cautelar. El 22 de noviembre de 2013, mediante Auto 36567, el Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales ordenó hacer efectivas las medidas cautelares decretadas.
El 17 de febrero de 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486. Argumentos de la demanda. PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. interpusieron demanda en la que manifestaron que: Desde el año 2008, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. comercializa de manera directa y a través de distribuidores y comercializadores productos bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) para identificar el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso” en una presentación protegida por registros de marcas.
De otro lado, la expresión CHEESE, por sí misma, es conocida por ser la traducción inglesa de QUESO y, en ese sentido, es además usada comúnmente en la referencia a productos comprendidos en las Clases 29 y 30. Por lo tanto, no debe haber duda de que el principal aspecto para analizar la existencia de una infracción de marca es precisamente la disposición particular de los elementos gráficos.
Ni PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. ni Productos S.A.S. C.V., han autorizado ni suscrito contrato de licencia alguno con Productos Yupi S.A.S., con Ferris Enterprises Corp. o con Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. sobre los signos distintivos CHEESE TRIS (mixtos), que les confiera facultades para usarlo. La presentación comercial del producto que fabrica, comercializa y promociona Productos Yupi S.A.S. y su subsidiaria Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. es similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), conducta que resulta idónea para ocasionar confusión en el público consumidor.
Las similitudes entre las presentaciones comerciales se demuestran con el estudio de mercado llevado a cabo por Synapsis Research S.A.S, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. subsidiaria de Productos Yupi S.A.S. comercializa en Colombia, desde abril de 2013, a través de mercados, tiendas y página web, el producto “tronquitos de maíz con sabor artificial a queso" identificado con la marca YUPI CHEESE (mixta), bajo 14. 15. 16. 17. 18. registro sanitario RSAV2114503, Producto que promocionó a traves de televisión, prensa, revistas, radio y material impreso en puntos de venta, siendo la mencionada marca similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas) y compitiendo ambas en el mismo mercado.
Argumentos de la contestación a la demanda. Productos Yupi S.A.S., Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Ferris Enterprises Corp. presentaron contestación a la demanda manifestando que: El presente caso se puede reducir a determinar si la presentación comercial, empaque del producto del producto comercializado bajo la marca YUPI CHEESE (mixta) es “similarmente confundible” con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), frente a lo cual es posible afirmar que: ¡) no son similares en sus elementos distintivos por cuanto la supuesta similitud recaería en elementos descriptivos o de uso común, que se encuentran dentro de la esfera del dominio público, y ¡i) tal eventual similitud no es suficiente para hacerlos confundibles entre sí. Como la propia demanda lo reconoce, “la expresión CHEESE es conocida por ser la traducción inglesa de QUESO y, en ese sentido, es además usada comúnmente en la referencia a los productos de las Clases 29 y 30”.
Adicionalmente al hecho de que sea “conocido” su significado y sea "usada comúnmente”, se trata de un elemento descriptivo, por cuanto informa a los consumidores, de manera directa (ya no evocativa), una característica del producto distinguido por el signo, su sabor a queso (fojas 32-33). Es cierto que ambos productos emplean en sus empaques un fondo en tonalidades rojas.
Sin embargo, tal uso del rojo no es semejante, pues mientras YUPI CHEESE (mixta) lo emplea con una tonalidad sólida, los empaques comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) lo utilizan con diversos matices de colores y texturas que lo hacen diferente. Además, no sólo los fondos en tonalidades rojas son diferentes, sino que su uso es común para la categoría de los pasabocas producidos sobre la base de ingredientes naturales.
Adicionalmente, el uso del rojo en los empaques de pasabocas cumple, ante todo, una finalidad técnica: estimular el apetito. La elección del color respondería a una función práctica: categorizar productos y mejorar la elegibilidad de los mismos. En consecuencia, el color rojo se utiliza para empaques de perfumes, alimentos, pastas y salsas.
En cuanto al color naranja, éste tiene una característica acogedora, caliente, íntima como el fuego ardiente, existiendo la teoría de que despierta el apetito, por esta razón es el color más utilizado en empaques para alimentos (fritos) snacks. Con relación a la figura del pedazo de queso en el fondo del elemento denominativo, debe partirse por reconocer que un bloque de queso en un empaque de pasabocas con sabor a queso es, indiscutiblemente, un * 19. 20. 21. 22. 23.
Jomenio evocativo en tanto sugiere una caracteristica del producto que distingue el signo. Tal elemento evocativo es necesariamente débil y, por lo tanto, llamado a tener que soportar que sea usado por otros competidores que también quieran o necesiten informar gráficamente al consumidor el sabor del producto ofrecido. Además de que la representación gráfica de ambos bloques de queso se trata de un elemento evocativo, el cual además no reúne los requisitos jurídicos para hablar de similitud (trazado y concepto), por cuanto se trata de un concepto evocativo y, con respecto al trazado, difícilmente puede sostenerse que un bloque de queso en diagonal y degradé de colores comparte el trazado de un bloque horizontal sin degradé significativos de colores, sin perjuicio de las evidentes diferencias en su tamaño proporcional al empaque.
La figura del “muñeco en patineta" es el principal elemento distintivo y diferenciador del empaque de los productos comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas), elemento que, valga decirlo, ni siquiera está presente en el empaque de los productos comercializados bajo la marca YUPI CHEESE (mixta). Ello resultaría determinante, por cuanto en el estudio de mercado realizado por Synapsis, el 73% de los encuestados señala que la razón de agrado de los productos comercializados bajo las marcas CHEESE TRIS (mixtas) es el elemento gráfico “muñeco en patineta”.
INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. Que, el artículo 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros; Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: - Solicitado: 155 literales a), d) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!.
Procede la interpretación del artículo 155 1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titutar el derecho de Impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; al 6) de la cuada norma. Mo proceda la interpretacion del ¡culo 155 literales a) y e) por no considerarse pertinentes para la resolución del caso concreto. - De oficio: 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?.
C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derecho. 2. La acción por infracción de derechos. Sus características. 3. Riesgo de confusión o asociación de signos en los temas de infracción de derechos de propiedad industrial. Reglas para realizar el cotejo entre signos distintivos.
Similitud ortográfica, fonética e ideológica. 4. Comparación entre marcas mixtas. Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. 5. Palabras en idioma extranjero de uso común y descriptivas (CHEESE). 6. La marca evocativa. 7. Elementos gráficos de uso común y descriptivos en la conformación de marcas mixtas (COLORES Y FIGURAS). 8.
El principio de no funcionalidad aplicado a los colores. D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 24.
25. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. EL USO NO CONSENTIDO COMO BASE DE UNA ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE DERECHO. En el caso de autos, PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y Productos S.A.S. C.V. son titulares de las marcas CHEESE TRIS (mixtas) para distinguir productos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación Intemacional de Niza, sobre la base de las cuales se presentó la demanda en acción de infracción de derechos de propiedad industrial que dio origen al proceso interno, por el uso no consentido del signo YUPI CHEESE (mixto).
En tal virtud, el Tribunal considera necesario referirse al tema. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y del uso no consentido como base de una acción por infracción, en la jurisprudencia que se cita a continuación: 2 “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares”. > JA (..) Derecho al uso exclusivo de la marca.
El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho marcario. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades: - Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla O cederla. - Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registral o en el campo del mercado.
En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ¡us prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado”, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada “de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee ( ).
La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ( ) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia uuada en e Sapo ¡ENE iru Us e au EGOS.O ve iLuf, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).
El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
La norma aclara que, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.
El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. moaprelziuca Erejuciciar de 2 de julio 43 2008, excovica trámite 70-IP-2008)”. 26.
El Juez Consultante, para determinar el riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre las marcas registradas CHEESE TRIS (mixta) y la marca supuestamente infractora YUPI CHEESE (mixta) teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite.
2. LA ACCIÓN POR INFRACCIÓN DE DERECHOS. SUS CARACTERÍSTICAS. 27. En el presente caso, PepsiCo Alimentos Colombia LTDA. y Productos S.A.S. C.V. interpusieron demanda en infracción de derechos de propiedad industrial en contra de Ferris Enterprises, Compañía Internacional de Alimentos S.A.S. y Productos Yupi S.A.S. por la presunta infracción de derechos de Propiedad Industrial, debido el uso del signo YUPI CHEESE (mixta), que según alegan es similarmente confundible con las marcas CHEESE TRIS (mixtas), registradas a su favor.
Por tal motivo, el Tribunal estima conveniente abordar el presente tema. 28. En consecuencia, el Tribunal considera apropiado citar su jurisprudencia previa: “La acción de infracción de derechos. Sus características ( ). La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 1.
Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos: a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (Párrafo 3 del artículo 238). b. El Estado.
Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238). 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: 3 Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. 2053, de 22 de mayo de 2012, asunto: Cornpetencia Desleal relacionado con la Propiedad Industrial.
Infracción de derechos. Balón 90: 6 a. Cuelguis o que infrinja el derecho ae proj..503d inatistó.s. b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.
Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el Proceso 116-1P- 2004. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005. 3.
Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: - Impedir la comisión de la infracción. - Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. - Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. - Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. - Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.
El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.
(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246). 4. Medidas de frontera. El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.
Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular 10 c+ Un vegisuo de i¡narca, esgrimiendo mecilvos jusilicados y dando ja información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 5.
Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 6.
Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor.
Este deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.
La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).
Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber 11 y 1% isñico lugar la competencia desleal del infractor. Zn esta caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.
En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas”. (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-1P-2007, Caso: “Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar”, publicado en la Gaceta Oficial 1588 de 20 de febrero de 2008). 7.
Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: - — Siel término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción. - El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término. (.J%. 29.
Adicionalmente, dentro del Proceso 60-IP-2010, de 13 de octubre de 2010, este Tribunal ha señalado que: El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. 4 Ibid. 12 El lexo recoge el principio de la correlación normal entre la tilularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes.
La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.
En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.
El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial.
A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor, (JJ 5 Proceso 60-IP-2010, publicado en la Gaceta Oficial 1889, de 13 de octubre de 2010, asunto: Violación a los derechos de Propiedad Industrial, de nombre comercial y competencia desleal. 13 2 Da uostecar, ademas, la compeioncia ds lus Palses ienñopos para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276).
A la vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”*. 31.
Cabe precisar que, la acción de infracción de derechos y la acción de competencia desleal, si bien pueden ser usadas bajo unos mismos supuestos de hecho, son acciones diferentes, con finalidades y objetivos bien diferenciados. Mientras la primera persigue salvaguardar los derechos que otorga el registro, la segunda persigue la represión de los actos de competencia desleal.
Es decir, si bien un acto de competencia desleal puede tener relación con la infracción de derechos, lo que persigue directamente la acción de competencia desleal como tal, es reprimir los actos deshonestos y de mala fe realizados por el competidor desleal. 32. En el caso de autos, el Juez Consultante debe determinar si el uso del signo YUPI CHEESE (mixto) constituye propiamente un caso de infracción de derechos de propiedad industrial, sobre la base del derecho al uso exclusivo de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), conferido a PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y a Productos S.A.S. C.V, en virtud del registro de las mismas a su favor.
3. RIESGO DE CONFUSIÓN O ASOCIACIÓN DE SIGNOS EN LOS TEMAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS. SIMILITUD ORTOGRAÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. 33. El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que, en el proceso interno, se debate la existencia de un riesgo de confusión o de asociación entre los signos CHEESE TRIS (mixtos), de titularidad de Productos S.A.S. C.V. y PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y YUPI CHEESE (mixto), usado en el mercado por Ferris Enterprises Corp. 34, El Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud entre marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: 1.
La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su IN $ Proceso 10-IP-94, publicado en la Gaceta Oficial 177, de 20 de abril de 1994, citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 60-IP-2010, ya mencionado. 14 NS 35. uligltud, v la juentidad de sus ¡eicas O Wesnminaciones, pudiera aumentar el riesgo de confusión..
La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética..
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaria impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo entre signos distintivos.
A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”..
En el examen de confundibilidad, las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto de la marca. 7 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos.
“Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p. 215. 15 36. 37. 38. 39. 40. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en ei lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa?. En el presente caso, el Juez Consultante deberá identificar cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas.
Posteriormente, en el cotejo que realice el Juez Consultante, será necesario verificar una eventual similitud ortográfica, fonética o ideológica entre los signos comparados, para luego determinar la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, según los criterios desarrollados en la presente providencia. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.
COMPARACIÓN ENTRE LAS PARTES GRÁFICAS DE LOS SIGNOS MIXTOS. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud de que el signo YUPI CHEESE (mixto) y las marcas CHEESE TRIS (mixtas), sobre la base de las cuales se presentó la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, son signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
Sobre el tema la jurisprudencia ha señalado que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Cuando el Juez Consultante realice el examen de confundibilidad entre signos mixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor.
El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico O determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.
El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo O 8 BREUER MORENO. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”. Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y ss. 9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEOS 2000. 16 Gvociua” 02 CONCEPIOS, Que Cuuao cOnSisas sirplemenie e, un algo abstracto", 41.
En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ) suscita en el consumidor ( ) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores", 42.
Sobre la base de estos criterios, el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si, por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento.
Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, los cuales se describen a continuación. 43. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que: 1.
Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir. 2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación. 3.
En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más caracteristica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente 10 Proceso 26-1P-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta). 11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239. 6 17 45. 46. 47. 48. 49.
Val consummiaor y delermina, por lo misiño, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
En el cotejo entre signos distintivos, la confusión puede depender de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos o que tengan conexión competitiva. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación entre signos, y prestará especial atención al criterio que señala que se deben apreciar los signos desde una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.
Comparación entre las partes gráficas de los signos mixtos. En el caso concreto el Juez Consultante deberá tener especial cuidado al realizar el cotejo entre las partes gráficas de los signos mixtos en conflicto, toda vez que éstas resaltan en el conjunto de la marca, para lo cual deberá tener en cuenta los criterios generales descritos a continuación. El cotejo entre marcas mixtas con partes gráficas predominantes requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico.
En el análisis correspondiente deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incumir en riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
Igualmente, y de acuerdo con los gráficos que componen los signos en conflicto, el Juez Consultante, deberá aplicar, en lo pertinente, lo expresado por este Tribunal respecto con los criterios del trade dress. *( ) el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que 18 50. 51. 52. 53. nor su presentación generan una percepción distintiva en la mente del cOsumidor., En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.
La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el Derecho de la represión de la competencia desleal AA Por lo tanto, el Juez Consultante deberá tener especial cuidado al realizar el cotejo entre los signos en conflicto tomando en cuenta el conjunto del signo y la influencia de los elementos — tanto gráficos como denominativos — que lo componen, en la mente el consumidor.
PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVAS (CHEESE). En atención a que, tanto el signo presuntamente infractor YUPI CHEESE (mixto) como los signos CHEESE TRIS (mixtos), sobre la base de los cuales se presentó la demanda en acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentran conformados por la expresión en idioma extranjero CHEESE?*? que, según la parte demandante, se trataría de una palabra de uso común para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30, y que, conforme al demandado, sería además un elemento descriptivo, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero de uso común o descriptivas en la conformación de signos distintivos.
Es preciso señalar que, los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los demás elementos contenidos en el signo solicitado le otorgan suficiente distintividad al signo. Sin embargo, tales vocablos no podrán ser oponibles ni determinarán per se — aisladamente considerados — la existencia de un riesgo de confusión. A este respecto, el Tribunal ha manifestado que: “No serán registrables dichos signos, sí el significado conceptual de las partículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público 1 Proceso 234-1P-2013, publicado en la G.O.A.C. 2362 de 10 de julio de 2014. 13 “Cheese” (sustantivo): “queso" (sustantivo).
Cf. htip://www.wordreference.comí/. 19 55. 56. 57. essoumidor o usuario, habiéndose extendido su uso pera una clase determinada, 0 si se irata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto ( y'14, Adicionalmente, “existen palabras extranjeras que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo ( ) es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que “el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma.
Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros"!5, Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”, En consecuencia, si un determinado signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras en idioma extranjero de uso común o descriptivas, cuyo significado se ha hecho comprensible para la mayoría del público consumidor, su presencia no impedirá el registro del signo, ni determinará per se la existencia de un eventual riesgo de confusión o asociación con otros signos que contengan las mismas palabras en idioma extranjero, en caso el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
El Tribunal reitera que, al crear un signo distintivo, se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común o descriptivas, siempre y cuando se incluyan otros elementos que, 34 Proceso 146-1P-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta). Anteriormente, se había expresado, en el mismo sentido, que: “No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar”.
Cf. Proceso 70-1P-2012, de 12 de septlembre de 2012, Marca: MC KEBAB (mixta). 15 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SALTIN y etiqueta. 18 Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI. 20 58. 59. 60. 61. r ¿cr unto, otorguen disiiniividad al signo. Las referidas palabras, pretijos, suiijos, raices o terminaciones no pueden ser objeio as monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos, en el diseño de signos. En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar si la palabra en idioma extranjero CHEESE es una de uso común o descriptiva para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30 de la Clasificación internacional de Niza y si su significado es conocido para la mayoría del público consumidor.
En tal caso, el titular del registro de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), sobre la base de las cuales se presentó la demanda en acción por infracción de derechos de propiedad industrial, no podrá oponerse al uso de la palabra CHEESE por parte de terceros, siempre y cuando ésta se combine con otros elementos que otorguen distintividad al signo presuntamente infractor.
LAS MARCAS EVOCATIVAS. En vista de que, en el caso concreto, las demandadas alegaron que las figuras de bloques de queso, comprendidas en ambos signos confrontados, son evocativas de las propiedades o características de los productos incluidos en la Clase 30, distinguidos por ambos signos, el Tribunal interpretará el tema de las marcas evocativas.
El signo evocativo, es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquei con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.
Con relación a los signos evocativos, el Tribunal ha expresado que: “( ) Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de USO 21 62. 63. 64. 65. común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte” (Subrayado por fuera del texto). En consecuencia, la presencia de elementos gráficos evocativos de las propiedades o caracteristicas de los productos o servicios distinguidos por el signo registrado, supondrá la debilidad del mismo cuando exista una fuerte proximidad con los productos o servicios correspondientes y, por ende, que su titular deba soportar y no pueda impedir que otros signos evoquen igualmente las mismas propiedades o características del correspondiente producto o servicio, y que por ello puedan resultar ideológicamente similares.
Cabe recordar que, los elementos gráficos, imágenes visuales, dibujos o figuras se componen de un trazado, constituido por los trazos del dibujo que conforman el signo, y un concepto o idea que el elemento gráfico suscita en la mente de quien lo observa??, En consecuencia, es posible afirmar que el carácter evocativo del concepto o idea que tal elemento suscita en la mente del consumidor puede determinar la debilidad del signo. Sin embargo, el signo evocativo cumple la función esencial de identificar el origen empresarial de la marca y, por lo tanto, es registrable.
Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia!? y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En 7 Proceso 190-IP-2003, de 23 de octubre del 2003, marca: YANBAL LA ESCALERA DEL ÉXITO (mixta). 18 Véase, en ese sentido, Proceso 07-IP-2012, de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA (figurativa). 19 Los signos de fantasía son producto del ingenlo e Imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, a que teniendo significado propio no se relacionan con los productos que distinguen.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: 22 66. este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal, en anteriores interpretaciones prejudiciales, ha citado doctrina relevante sobre el tema??.
A continuación, se transcribirá lo pertinente: “Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es “débil' por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen).
En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrinseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro ( ). ( ) a) La “marca débil por razón del signo escogido.
Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro.
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; tamblén lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas ( ) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas".
(Proceso 72-1P-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003). Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. 20 Dicha doctrina fue citada en la interpretación prejudicial de 15 de diciembre de 1996, expedida dentro del Proceso 4-IP-95. 23 SS. 37 67. 68. 69. 70.
¡as marcas evocativas són débiles, / en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades ( )". En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la presencia de la figura de un bloque de queso en ambos signos cotejados determina que los mismos sean considerados como evocativos para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración, para tal efecto, los demás elementos genéricos, descriptivos o de uso común que pudieran contener los signos, que los podrían tornar especialmente débiles, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para posteriormente proceder con el respectivo análisis de confundibilidad en el marco de las acciones de infracción amparadas en el literal d) del artículo 155, tomando en consideración el grado de debilidad o la fuerza distintiva del signo opositor.
Sin embargo, acorde con lo anteriormente expresado, es posible concluir que, según las imágenes aportadas de las marcas en conflicto, reunidas en el expediente, las figuras de un bloque de queso contenidas en ambos signos, son propiamente elementos gráficos que describen directamente el sabor de ciertos productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
En consecuencia, el Tribunal estima conveniente desarrollar in extenso el tema de los elementos descriptivos en el siguiente acápite. ELEMENTOS GRÁFICOS DE USO COMÚN Y DESCRIPTIVOS EN LA COMFORMACIÓN DE MARCAS MIXTAS (COLORES Y FIGURAS). En el proceso interno, las demandadas alegaron que los signos confrontados utilizan colores de uso común en la Clase 30 y que la figura de un bloque de queso sería evocativa de las propiedades o caracteristicas de los productos distinguidos por ambos signos, cuando en realidad se trata propiamente de un elemento gráfico descriptivo, como se ha explicado precedentemente.
Por tal motivo, el Tribunal interpretará el presente tema. Con relación a este tema en particular, el Tribunal estima apropiado citar la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-1P-2014?1: “Una marca mixta como ya se analizó, está conformada por una parte denominativa (palabras, números, combinación de ambos) y una parte figurativa (dibujos, trazos, formas) que en un conjunto crean un signo diferente.
Dentro del contexto de la gráfica puede a su vez su creador incorporar no solo palabras de uso común, sino también gráficos y colores como barras de codificación, señales de información 21 Proceso 66-IP-2014, de 19 junio de 2014, marca: ZONIA (mixta). 24 > £ 71. 72. 73. “nnenticia, coracteres o simbolos ds reciclaje, entre ctros tantos que son de uso general para los productores de la misma rama.
Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta, se entiende que engloba la totalidad de las palabras, figuras, colores delimitados, sin embargo de lo cual, su propietario, no puede reivindicar el uso o apropiación exclusiva de aquellas grafías necesarias y usuales que el resto de su competencia necesita para poder en sí identificar el mismo producto o las mismas propiedades en el sector al que se dirige.
Cuando el titular incluye gráficos de uso común dentro del contexto de su marca mixta, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar los mismos símbolos, figuras, dentro de otra marca siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo y no vaya a causar confusión o riesgo de asociación en el consumidor. Para efectuar el cotejo de signos mixtos que incorporen gráficos y colores de uso común para el sector al que se destinan, el juzgador no debe considerarlos respecto de la eventual confusión, pese a que el cotejo es siempre en conjunto, ateniéndose más a las semejanzas que a las diferencias, esta es la excepción, en cuanto no pueden interferir en la comparación figuras o colores sobre los cuales no existe un derecho de exclusividad.
( ) El juzgador es quien debe comparar qué gráficas y colores son aquellos que no deben entrar dentro del análisis, limitándose al cotejo entre aquellas partes que sí son distintivas y protegidas bajo los lineamientos del derecho de marcas”. En consecuencia, cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta que contiene elementos gráficos de uso común, su propietario no podrá reivindicar el uso o apropiación exclusiva de tales elementos, que el resto de la competencia puede necesitar para poder identificar el mismo producto o servicio, o las mismas propiedades en el sector relevante.
En ese sentido, si el titular de una marca mixta incluye gráficos de uso común dentro de la misma, no podrá impedir que terceros puedan utilizar los mismos gráficos o figuras dentro de otro signo, siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo en su conjunto, y cause riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, teniendo en cuenta que dichos gráficos o figuras no podrán interferir en el cotejo a realizarse entre los signos. A este respecto, el Tribunal reitera que, al crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones, 25 Dd Á 74, 75. 76. 77. gráficos, colores, etc. de uso común, los que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen, en combinación de otros elementos en el diseño del signo. Con relación a los signos descriptivos, la norma comunitaria y la doctrina calificada han manifestado que los signos descriptivos o conformados por expresiones descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar.
Al respecto, el tratadista Femández- Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio?2, El literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de una marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.
Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.
El Tribunal con base en la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, o está formado por expresiones descriptivas, es formularse la pregunta “¿cómo es?” el producto o servicio amparado por el signo, “( ) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”2, El Tribunal ha señalado que: “Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”.
El Tribunal continúa diciendo: “La norma transcrita prohíbe el registro de signos que sean designaciones o 22 FERNÁNDEZ-NOVOA, Cartos. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Ed. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, 23 Proceso 27-IP-2001, G.O.A.C. 686, de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-1P-95, marca: “CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTIFRUTTI S.A.”, publicado en ta G.O.A.C. 189, de 15 de septiembre de 1995, 26 indicaciones descriptivas.
Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto ( ) suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil'?. 78.
En el caso de los colores de uso común, se pueden dar como ejemplos el color rojo para extintores de incendios y el amarillo para los servicios postales. En cuanto a colores descriptivos, es posible mencionar como ejemplos ilustrativos, el color amarillo para indicar el sabor a limón y el rosa para indicar el sabor de determinados productos, así como el color verde para pasa bocas o bocaditos con sabor a finas hierbas o cualquier color para distinguir tintes. 79.
En principio, la regla general es la siguiente: - Al efectuar el examen comparativo entre marcas mixtas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso común o descriptivos, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes.
En el caso de los gráficos o colores de uso común o descriptivos, la distintividad se busca en los elementos diferentes que integran el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto. - La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común o descriptivos, puedan ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales o descriptivos, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituirá el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos. - Una marca que contenga gráficos o colores de uso común o descriptivos, no reivindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso común o descriptivo, posiblemente necesario.
El titular de una marca con un elemento de uso común o descriptivo sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores y con aquellas que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común o descriptivos son necesariamente débiles y que el cotejo entre 24 Proceso 29-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. 2217, de 16 de julio de 2013, marca: HELADERIA.
AMERICANA (mixta). 27 80. 81. 82. 83. nas que los contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente. El Juez Consultante, para poder realizar un correcto análisis de confundibilidad entre los signos mixtos confrontados, deberá determinar si los elementos gráficos (colores y figuras) que componen ambos signos son de uso común o descriptivos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, en cuyo caso, tales elementos no podrán interferir con, ni ser relevantes para efectos del cotejo entre los signos que los contengan, el cual deberá ser efectuado con un criterio benevolente.
EL PRINCIPIO DE NO FUNCIONALIDAD APLICADO A LOS COLORES. En el proceso interno, las demandadas alegan que el uso de los colores rojo y naranja, aplicados a las marcas CHEESE TRIS (mixta), otorgan una ventaja técnica al producto en el sentido de estimular el apetito, con respecto a los productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
En tal virtud, el Tribunal estima conveniente interpretar el tema propuesto. El literal d) del artículo 135 de ta Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que “consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican” (Subrayado por fuera del texto).
A este respecto, el Tribunal ha señalado lo siguiente: “( ) no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase. Así ocurrirá, según Fernández- Novoa, cuando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrarse como marca ( ).
Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes oO porciones separadas. CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos.
En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica"?. 25 Proceso 23-1P-98, publicado en ta G.O.A.C. 379, de 21 octubre de 1998, marca: UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES. 28 84. 85. 86. 87. 88.
Sobre la base de los criterios expuestos, ciertos colores podrían otorgar una ventaja funcional o técnica un determinado producto, como es aquella de estimular el apetito en el consumidor potencial. De ser el caso, estos colores no serán registrables, ni podrán oponerse frente a terceros, por cuanto su inclusión dentro de una marca registrada no podrá conferir a su titular un derecho al uso exclusivo sobre el mismo.
Sin embargo, de combinarse con otros elementos que confieran un carácter distintivo al signo en su conjunto, será procedente su registro, de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en la normativa andina (artículos 134 al 137 de la Decisión 486). En tal caso, siguiendo el mismo razonamiento previamente desarrollado, el titular del signo no podrá oponerse a la inclusión del color que aporta una ventaja funcional o técnica en otros signos que distingan los mismos productos o servicios, inclusive.
De igual manera, la presencia de tal color en otros signos utilizados en el sector pertinente no determinará per se la existencia de un riesgo de confusión. Un color será funcional, desde el punto de vista jurídico, cuando sea esencial para el uso o la finalidad del respectivo producto o cuando afecte a su costo o su calidad. Adicionalmente, cabe precisar que el uso exclusivo de dicho color colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja no relacionada con la reputación?, Se pueden citar como ejemplos de colores técnicamente funcionales con respecto al producto o servicio que distinguen, el color rojo para los extintores de incendios o ciertos colores para cables eléctricos.
Adicionalmente, cabe indicar que existen colores que pueden tener una función utilitaria por poseer propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color. Finalmente, existen colores que cumplen una función económica, es decir, que son el resultado natural del proceso de fabricación, como el color terracota para tejas o piezas de cerámica.
En consecuencia, los factores que deben tenerse en cuenta para determinar sí un color es funcional son, entre otros, los siguientes: —- Si el color responde a la naturaleza del producto (por ejemplo, para distinguir tintes); —- Si el color otorga una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican (por ejemplo, un color que posea propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color); 26 Véase, a título referencial, el caso Qualitex Co. c. Jacobson Products Co., Inc., 514 US. 159, 255 (1995), 34 USPQ.2d 1161. 29 89. 90. —- Si _el color es técnicamente funcional (por ejemplo, el rojo para extintores de incendios y determinados colores utilizados para los cables eléctricos); — Si el color tiene una función económica, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación (como el color terracota para las tejas o las piezas de cerámica); y, — Si es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un_ mercado? en el que, habida cuenta del color elegido y de los productos de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirán de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus productos o servicios?8, En consecuencia, en caso el cotejo entre signos distintivos involucre un signo que contenga elementos cromáticos funcionales, éstos deberán ser excluidos de la comparación y no podrán ser tenidos en cuenta para efectos de determinar la similitud entre los signos cotejados, por cuanto el alcance de la protección exclusiva no puede extenderse a elementos funcionales que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o servicio distinguido por el signo correspondiente, debiendo el titular de tal signo soportar el uso de colores funcionales idénticos o similares por parte de otros competidores, para distinguir los mismos productos o servicios.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si los colores rojo y naranja en los empaques o empaquetados de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza efectivamente conceden una ventaja funcional a esta clase de productos. En tal caso, los mencionados colores deberán ser excluidos del cotejo entre los signos confrontados, por no ser susceptibles de ser objeto de apropiación ni de ningún derecho al uso exclusivo sobre los mismos, debiendo apreciarse los 27 Al respecto, cabe citar lo manifestado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) en la decisión del célebre caso “Libertel”: "Cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho: exclusivo conferido, en su caso, por la marca presente un carácter exorbitante y sea por ello: contrario al mantenimiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro".
Sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003, asunto C-104/01, Libertel Groep BV c. Benelux- Merkenbureau, apartado 56. 28 Los criterios establecidos responden a una interpretación sistemática del artículo 135 literales c) y d) de la Decisión 486, en concordancia con los criterios establecidos en las “Directrices de Examen de la Oficina de Armonización del Mercado Intemo (OAMI)”, Parte B: Examen.
Sección 4: Motivos. de denegación absolutos (“Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the Intemal Market” on community trademarks. Part B: Examination. Section 4: Absolute grounds for refusal), versión final 1.0, de 2 de enero de 2014, pp. 16-17; así como en jurisprudencia comparada, especialmente, la reiterada por el Tribunal Federal de Australia en los casos "Philmac Pty c. the Registrar Trademarks” (2002) y “BP Ple c. Woolworths Limited” (2004), y la establecida por el TJCE en el caso “Libertel” (2003), asunto C-104/01. 30 iuncionales, En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ¡us prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de un signo idéntico o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado.
Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
SEGUNDO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el uso del signo YUPI CHEESE (mixto) constituye propiamente un caso de infracción de derechos de propiedad industrial, sobre la base del derecho al uso exclusivo de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), conferido a PepsiCo Alimentos Colombia Ltda. y a Productos S.A.S. C.V. en virtud del registro de las mismas a su favor.
TERCERO: El Juez Consultante deberá identificar cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor y verificar la existencia de una eventual similitud ortográfica, fonética o ideológica entre ambos signos cotejados, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en ei público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en la presente interpretación prejudicial. 31 a MD Los sin cs matos se componen de un elemento dencminativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, teniendo en consideración que, cuando se otorga el registro de la marca mixta, se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.
En el análisis que realice de una marca mixta, el Juez Consultante deberá fijar cuál es la dimensión más caracteristica que determina la impresión general que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores.
El cotejo entre marcas mixtas con partes gráficas predominantes requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis correspondiente deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que dicha marca suscite en la mente de quien la observe.
Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, se debe tomar en cuenta que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión. Al comparar este tipo de marcas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas.
QUINTO: Si un determinado signo se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras en idioma extranjero de uso común o descriptivas, cuyo significado se ha hecho comprensible para la mayoría del público consumidor, su presencia no determinará per se la existencia de un eventual riesgo de confusión o asociación con otros signos que contengan las mismas palabras en idioma extranjero, en caso el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.
El Tribunal reitera que, al crear un signo distintivo, se puede hacer uso de toda clase de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común o descriptivas, siempre y cuando se incluyan otros elementos que, apreciados en su conjunto, otorguen distintividad al signo. Las referidas palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona alguna, por lo que su titular no 32 iá amonrado por la ley para oponersa use ! ¡ " 2N combinación de otros elementos, en el diseño de signos. En el presente caso, el Juez Consultante deberá verificar si la palabra en idioma extranjero CHEESE es una de uso común o descriptiva para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y si su significado es conocido para la mayoría del público consumidor.
En tal caso, el titular del registro de las marcas CHEESE TRIS (mixtas), sobre la base de las cuales se presentó la demanda en acción por infracción de derechos de propiedad industrial, no podrá oponerse al uso de la palabra CHEESE por parte de terceros, siempre y cuando ésta se combine con otros elementos que otorguen distintividad al signo presuntamente infractor.
SEXTO: La presencia de elementos gráficos evocativos de las propiedades o características de los productos o servicios distinguidos por el signo registrado, supondrá la debilidad del mismo cuando exista una fuerte proximidad con los productos o servicios correspondientes y, por ende, que su titular deba soportar y no pueda impedir que otros signos evoquen igualmente las mismas propiedades o caracteristicas del correspondiente producto o servicio, y que por ello puedan resultar ideológicamente similares.
En el caso concreto, el Juez Consultante deberá determinar si la presencia de la figura de un bloque de queso en ambos signos cotejados determina que los mismos sean considerados como evocativos para distinguir servicios comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en consideración, para tal efecto, los demás elementos genéricos, descriptivos o de uso común que pudieran contener los signos, que los podrían tornar especialmente débiles, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para posteriormente proceder con el respectivo análisis de confundibilidad en el marco de las acciones de infracción amparadas en el literal d) del artículo 155, tomando en consideración el grado de debilidad o la fuerza distintiva del signo opositor.
SÉPTIMO: Cuando la autoridad competente confiere la titularidad de una marca mixta que contiene elementos gráficos de uso común o descriptivos, su propietario no podrá reivindicar el uso o apropiación exclusiva de tales elementos, que el resto de la competencia puede necesitar para poder identificar el mismo producto o servicio, o las mismas propiedades en el sector relevante.
En tal sentido, si el titular de una marca mixta incluye gráficos de uso común o descriptivos dentro de la misma, no podrá impedir que terceros puedan utilizar los mismos gráficos o figuras dentro de otro signo, siempre y cuando el nuevo signo sea distintivo en su conjunto, y no cause riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, teniendo en cuenta que tales gráficos o figuras no podrán interferir en el cotejo de signos a realizarse. 33 á r realizar un correcto análisis do confundibiidad entre los signos mixtos confrontados, deberá determinar si los elementos gráficos (colores y figuras) que componen ambos signos son de uso común o descriptivos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia, en cuyo caso, tales. elementos no podrán interferir con, ni ser relevantes para efectos del cotejo entre los signos que los contengan, el cual deberá ser efectuado con un criterio benevolente.
OCTAVO: Una ventaja funcional o técnica supone un uso exclusivo que colocaría a los demás competidores en una situación de desventaja significativa no relacionada con la reputación. Los factores que deben tenerse en cuenta para determinar si un color es funcional son, entre otros, los siguientes: - Si el color responde a la naturaleza del producto - Si el color otorga una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican —- Si el color es técnicamente funcional — Si el color tiene una función económica — Si es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado Sobre la base de los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial, ciertos colores podrían otorgar una ventaja funcional o técnica a un determinado producto, como es aquella de estimular el apetito en el consumidor potencial.
De ser el caso, estos colores no serán registrables, ni podrán oponerse frente a terceros. En caso el cotejo entre signos distintivos involucre un signo que contenga elementos cromáticos funcionales, éstos deberán ser excluidos de la comparación y no podrán ser tenidos en cuenta para efectos de determinar la similitud entre los signos cotejados, por cuanto el alcance de la protección exclusiva no puede extenderse a elementos funcionales que otorguen una ventaja funcional o técnica al producto o servicio distinguido por el signo correspondiente, debiendo el titular de tal signo soportar el uso de colores funcionales idénticos o similares por parte de otros competidores, para distinguir los mismos productos o servicios.
En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si los colores rojo y naranja en los empaques o empaquetados de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza efectivamente conceden una ventaja funcional a esta clase de productos. De ser el caso, los mencionados colores deberán ser excluidos del cotejo entre los signos 34 os sucosptibles de ser dojeío ae apropiación ni de ningún derecho al uso exclusivo sobre los mismos, debiendo apreciarse los signos en su conjunto sin tener en cuenta los referidos elementos funcionales.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cect Aytlón Quinteros MAGISTRADA < De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Herná mero Zambrano - 3 > AZ o ¿PRESIDENTE Ñ SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. a — Proceso 232-1P-2015 35