== 6 (AÑ (sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de mayo de 2016 Proceso: 351-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00532 Referencia: Marcas involucradas CONEXIA y CONEXION Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2291, recibido el 16 de Julio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00532; y, El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: AEROVIAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A. N (AIRES S. A.) 2.2. 2.3. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) - REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: SOCIEDAD CONEXIA $. A. Hechos Relevantes. El 19 de noviembre de 2007 la sociedad CONEXIA S.A., presentó la solicitud de registro de la marca CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (mixta)' para distinguir: papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras Clases, productos de imprenta, articulos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa, material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles), material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), materas plásticas para embalaje (no comprendidas en otras Clases), caracteres de imprenta y clichés de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Signo cuyo registro se solicitó conexla Sabemos qué, Sabemos cómo. Una vez publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. AIRES S.A., presentó oposición fundamentada en la similitud y confundibilidad del signo solicitado con la marca previamente registrada CONEXIÓN (mixta) para distinguir productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza”.
Marca Titular Expediente | Clase | Certificado | Vigencia opositora INTEGRACION | 05 124016 16 358055 28/03/2018 REGIONAL S.A. IÓN “AIRES S.A." € 10) AEROVIAS DE NEX El 30 de enero de 2009, mediante Resolución 4701, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (mixta).
Expediente Administrativo 07 121873. Material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), especialmente una publicación. LE 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. Contra la anterior Resolución, AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones 15279 de 30 de marzo de 2009 y 30460 de 23 de junio de 2009, respectivamente, ambas confirmando la Resolución 4701.
El 14 de septiembre de 2009, AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S.A. planteó demanda de acción de nulidad contra las Resoluciones 4701, 15279 y 30460, dictadas las dos primeras por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la última por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, ambos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
El 25 de enero de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda. El 19 de junio de 2014, mediante auto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la Acción de Nulidad AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: Que el acto administrativo? “( ) desconoce y vulnera lo previsto en las siguientes normas constitucionales y legales: i) artículo 209 de la Constitución Nacional: ¡i) artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones;
¡ii) artículo 3* del Código Contencioso Administrativo; iv) artículos 1” y 3* de la Ley 489 de 1998 y; v) artículo 15 de la Ley 962 de 2005 y demás normas concordantes y pertinentes”. “( ) es claro y evidente que entre la marca previamente registrada CONEXIÓN y la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO existe enorme similitud ortográfica, fonética y visual.
La marca solicitada reproduce parte esencial de la marca CONEXIÓN previamente registrada”. *( ) a pesar de tratarse de marcas mixtas que naturalmente contienen elementos gráficos, es de anotar que sin lugar a dudas, el elemento predominante es el nominativo, principalmente porque el carácter de mixto únicamente se lo da el tipo de letra más no la inclusión de figuras y gráficas con relevancia dentro del conjunto”. 3 Cuya declaración de nulidad es objeto de la demanda. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4.
“( ) el consumidor confundirá la marca registrada con la ahora solicitada más aún cuando los signos en conflicto están llamados a distinquir la misma clase de productos”. “( ) es evidente que la similitud conceptual es de gran importancia, pues las dos marcas evocan el mismo concepto de algo que conecta”. “( ) dos marcas que evocan exactamente el mismo concepto “CONEXIÓN”, insistimos que las expresiones “sabemos qué sabemos cómo” no son suficientes para que la marca recientemente concebida adquiera la distintividad suficiente en relación con la ya registrada”.
“( ) los productos que distingue mi representada con su marcas CONEXIÓN y CONEXIONES están contenidos dentro de la cobertura de productos de la marca recientemente concedida CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO”. Que AEROVÍAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL S. A. es titular de la marca CONEXIÓN (mixta) para distinguir material de instrucción o enseñanza (excepto aparatos), especialmente una publicación, de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Argumentos de la Contestación a la demanda La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. 4.4. “( ) el signo solicitado CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO (MIXTO) y las marcas CONEXIÓN (MIXTA), apreciados en conjunto de manera sucesiva y no simultánea, no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor, pues si bien estos no coinciden en la expresión CONEXIA y CONEXIÓN, se puede observar que el signo solicitado está acompañado de la expresión SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO, la cual otorga suficiente distintividad e indica el origen empresarial de los productos que amparará”..
“(..) el aspecto fonético es diferente, ya que existiendo las diferencias mencionadas, la pronunciación de cada uno de los signos resulta lo suficientemente distintivo en cada caso para evitar el riesgo de confusión”.. “( ) el impacto visual que se genera al confrontar los signos es diferente, creando una imagen diferente en la mente del consumidor”.
“( ) aunque coinciden en varias de sus letras, sus terminaciones son diferentes (IA — ÓN), lo que causa que la sílaba tónica de cada una ocupe un lugar diferente (conÉxia — conexión), haciéndolas fonéticamente disímiles”. Ca 4.5. “( ) la expresión CONEXIA no tiene un significado conocido en el idioma, 1.1. mientras que CONEXIÓN sí, tratándose de un significado comúnmente conocido por el consumidor, por lo que conceptualmente difieren”.
De la revisión del expediente no consta que la SOCIEDAD CONEXIA S.A.S haya dado contestación a la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 135 literal b) y 136 literal a)? de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán únicamente el Artículo 136 literal a) de la antes referida Decisión por ser aplicable al caso.
TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud ortográfica, fonética e ideológica.
Riesgo de confusión y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el proceso interno, mediante Resolución 4701, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición por considerar que “( ) las similitudes existentes no son suficientes para genera riesgo de confusión o asociación en el consumidor, por lo que las diferencias gramaticales, fonéticas y conceptuales, sumadas a los elementos gráficos que son accesorios en la marca registrada, permiten al consumidor identificar cada una de ellas”.
En consecuencia, resulta pertinente referirnos a lo dispuesto en el Artículo 136 literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor”. 1.3. En cuanto al riesgo de confusión, el Tribunal ha sostenido que éste puede ser: 1.3.1.
Directo: Frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro. 1.3.2. Indirecto: Cuando el consumidor cree que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.
La Corte Consultante al examinar los signos en conflicto debe tener en cuenta que la semejanza entre ellos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Ed Entre ellas: Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006, expedida en el marco del proceso 58-1P-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006 expedida en el marco del proceso 62-IP-2006. 1.6. Igualmente, el Juez Consultante, observará las siguientes reglas para el 1.7. 1.8. 2.1. cotejo entre signos distintivos: 1.6.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual o ideológica. 1.6.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.
Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. La Corte Consultante al resolver la controversia deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar, si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la semejanza entre dos signos puede ser fonética, ortográfica, figurativa o conceptual.
Sin embargo, no resulta suficiente que base el examen de confundibilidad únicamente en la semejanza en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor, incluido el examen de los productos que amparan las marcas mixtas “CONEXIA” y “CONEXIÓN”.
Comparación entre marcas mixtas con parte denominativa simple y compuesta Como la controversia radica en la confusión de signos mixtos (CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO / CONEXIÓN), es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos de dicha naturaleza están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. > 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez que la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.3.2.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente 2.5. está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 2.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos "CONEXIA SABEMOS QUÉ, SABEMOS CÓMO" y “CONEXIÓN”. Para su análisis, la Corte Consultante deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Asimismo, se deberá establecer cuál 9 es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2011-00458, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial es firmada por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estafúto del Tribunal. ¡11 C Cecilia col Ayilón Qu Quinteros MAGISTRADA, pla MAGI DO De acuerdo-con el Artículo 90 Estatuto del Tribunal, firr presente Interpretación Prejudicia/el Presidente y el Secrel rio.
Ve Zambrano - Gustáv 3 Brito” ESIDENTE SECRETARIO Dr. Herná Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 437-1P-2015 10