A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: Magistrado Ponente: VISTOS 529-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) 10446-2013-0-1801-JR-CA-25 Marcas involucradas PORTAL LA MOLINA (denominativa) y LOS PORTALES (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 10446-2013-0/StaSECA-CSJL-PJ recibido el 14 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno 10446-2013-0- 1801-JR-CA-25; y, y Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( J" A? El Auto de 7 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. 2.1.

ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: LOS PORTALES S.A. Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de la República del Perú TRES PALMERAS S.A. Hechos relevantes El 26 de julio de 2011, TRES PALMERAS S.A. (en adelante, TRES PALMERAS) solicitó el registro de la marca PORTAL LA MOLINA (denominativa) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza? (Expediente N* 462469-201 1/DSD).

“Servicio de asesoria en gestión y explotación de negocios comerciales; servicios de asesoria y administración comercial, y trabajos de oficina; servicios de reagrupamiento por cuenta de terceros, de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor, servicio que puede ser prestado por comercios de venta al detalle y al por mayor, o mediante catálogos de venta, Internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, textos y combinaciones de éstos, por medios computacionales, world wide web y otras bases de datos; servicio de importación, exportación y representación comercial de productos y artículos diversos; programas de incentivos mediante la obtención de beneficios y descuentos para clientes de empresas comerciales, para la compra de bienes y servicios a terceros; servicio de difusión de publicidad por cualquier medio de productos de cualquier naturaleza; servicios de propaganda o publicidad radiada, televisada y por cualquier otro medio; servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de productos de cualquier naturaleza, y estrategias de fidelización de clientes; servicios de estrategias de marketing de relaciones, incluyendo estrategias para obtener y/o mantener la lealtad de los clientes con empresas de terceros, incluyendo estrategias de identificación y conocimiento de clientes, estrategias de retención de clientes, gestión comercial de servicios con valor agregado, lales como recompensas y premios, acceso a información comercial, obtención de descuentos y otros beneficios para clientes; servicios de agencia de información comercial y agencias de publicidad; servicios de promoción comercial para el público mediante declaraciones o anuncios en relación con todo tipo de productos o de servicios, por todos los medios de comunicación especialmente por aquellos de comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, lextos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de decoración de escaparates y demostración de productos; servicios de distribución de material publicitario (prospectos y muestras), directamente o por correo; servicios de promoción comercial de bienes y servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales.” 2 2.2. 2.3, 2.4, 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

El 29 de noviembre de 2011, LOS PORTALES S.A. formuló oposición a la mencionada solicitud sobre la base de su marca LOS PORTALES (denominativa), previamente registrada en el Perú bajo el certificado N* 66951, para distinguir publicidad, gestión de negocios comerciales; administración de negocios comerciales de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sostuvo que el signo solicitado es similar a la marca registrada, dado que comparten el término PORTAL y que, además, amparan los mismos servicios. El 20 de agosto de 2012, mediante la Resolución 2786-2012/CSD- INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi declaró infundada la oposición formulada por LOS PORTALES S.A. y, en consecuencia, otorgó el registro de la marca PORTAL LA MOLINA (denominativa) a favor de TRES PALMERAS.

Dicha instancia consideró que el signo solicitado y la marca registrada no resultaban semejantes entre sí, dado que si bien “PORTAL” es singular de la denominación “PORTALES”, ello no resulta suficiente para concluir que los signos son similares, ya que la denominación “PORTAL” se encuentra presente en otras marcas registradas en la misma clase a favor de distintos titulares; además, los términos “LA” y “MOLINA” que forman parte del signo solicitado contribuyen a darle diferenciación en relación con la marca registrada.

Contra la Resolución 2786-2012/CSD-INDECOPI, LOS PORTALES S.A. interpuso recurso de apelación. El 17 de septiembre de 2013, mediante la Resolución 3158-2013/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 2786-2012/CSD-INDECOPI que otorgó el registro a la marca PORTAL LA MOLINA (denominativa).

El 13 de diciembre de 2013, LOS PORTALES S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa contra el Indecopi y TRES PALMERAS, ante el Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, impugnando la Resolución 3158-2013/TPI-INDECOPI. El 10 de abril de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.

El 28 de abril de 2015, LOS PORTALES S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia judiciaí, y la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486. 3.1. 3.2. 3.3, 3.4.

Argumentos de la demanda La demandante LOS PORTALES S.A. alegó lo siguiente: El registro de la marca se otorgó porque la autoridad administrativa incurrió en un error de incongruencia, pues al realizar el examen comparativo debió poner énfasis en el elemento semejante de los signos confrontados, a saber, las denominaciones "PORTAL" / “LOS PORTALES”, y no en el elemento descriptivo que acompaña al signo solicitado, que es la denominación “LA MOLINA”, que alude al lugar de la prestación del servicio.

El signo solicitado carece de elementos distintivos que permitan diferenciarlo plenamente de la marca LOS PORTALES (denominativa), siendo el aspecto dominante en ambos signos la denominación “PORTAL”, ya que la frase “LA MOLINA” no es más que un elemento adicional de carácter descriptivo que alude a la ubicación geográfica de la prestación de los servicios (distrito de La Molina), de manera que al no tener carácter distintivo no debió influenciar en el examen comparativo de los signos en cuestión. Existe riesgo de confusión entre los signos confrontados debido a que distinguen los mismos servicios y son semejantes, pues ambos tienen el mismo elemento relevante: el término PORTAL (ya sea en su forma singular o plural).

El elemento relevante presente en ambos signos será percibido por los consumidores como perteneciente a una familia de marcas; es decir, que provienen del mismo origen empresarial, lo que causarla un grave perjuicio económico a LOS PORTALES. Argumentos de la contestación El Indecopi contestó la demanda señalando lo siguiente: - Los signos en controversia no son confundibles y no resultan semejantes por las diferencias fonéticas.

Esto se da por la inclusión de las palabras “LA MOLINA” en el signo solicitado y el artículo "LOS” en la marca de la demandante, lo cual permite que ambos signos posean una distinta secuencia de vocales, suscitando una pronunciación y entonación distinta. Los signos difieren en la estructura y extensión gramatical de los elementos denominativos que los conforman, generando que la impresión visual sea distinta y permitiendo que los signos puedan coexistir pacíficamente en el registro y en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Os A y 4.2 5.1. 5.2. - Si bien los signos en conflicto coinciden en la denominación PORTAL / PORTALES, ello no significa que automáticamente deba concluirse que son confundibles. - Con anterioridad a la solicitud de registro del signo “PORTAL LA MOLINA” (denominativo), las marcas de la demandante ya venían coexistiendo con otras marcas registradas a favor de distintas empresas que incluyen en sus conformaciones la denominación PORTAL, la cual es una palabra de uso común y no sería posible que el demandante pretenda apropiarse en exclusiva de dicho término pese a que se encuentra acompañada de elementos denominativos adicionales que lo distinguen claramente de su signo. TRES PALMERAS contestó la demanda señalando lo siguiente: - La palabra "PORTAL" es de uso común en la Clase 35, por lo que pueden coexistir diferentes marcas registradas a nombre de diversos titulares que se encuentren conformadas por dicho término, siempre que contenga otros elementos que le otorguen suficiente distintividad. - El Indecopi, en sus dos instancias, ha otorgado a su favor, el registro de la marca "PORTAL LA MOLINA” (denominativa), al cumplir con todos los requisitos legales y la normativa especializada en propiedad industrial. - No existe posibilidad de confusión gráfica, fonética, ni conceptual con la marca de propiedad de la demandante; asimismo, las resoluciones emitidas han cumplido cabalmente con lo dispuesto por la legislación vigente.

Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia Consideró que las frases "LOS PORTALES” y "PORTAL LA MOLINA" no resultan semejantes entre sí, debido a su pronunciación y entonación completamente diferentes. Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten la palabra PORTAL, los demás elementos difieren entre sí, lo que determina que ambos signos tengan un impacto diferente.

Determinó que no resulta amparable la pretendida semejanza fonética y gráfica de los signos en cuestión debido a que el impacto visual en conjunto es distinto entre los signos, no existiendo riesgo de confusión. Agregó que en ambas denominaciones está presente la palabra PORTAL en su modo singular y plural. Ello no resulta suficiente para 5 op» concluir que los signos son similares, ya que esta denominación está presente en diferentes marcas para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

Argumentos del recurso de apelación LOS PORTALES S.A. sustentó su apelación reiterando los fundamentos de su demanda. NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*, por lo que procede la interpretación solicitada al tratarse el presente caso de una causal de irregistrabilidad relativa por riesgo de confusión. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Marcas conformadas por palabras descriptivas. Adicionalmente, se responderán la pregunta formulada por la Corte consultante, ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J” 1.1. 1.2. 1.3 indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos "PORTAL LA MOLINA” (denominativo) y "LOS PORTALES” (denominativo) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. * a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o De modo referencial, ver Proceso 325-1P-2015, pp. 9-10 Ad: 25 1.4 indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. 5 Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.$ Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.7 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.2 Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor De modo referencial, ver Procesos 15-1P-2013, p. 5; y 519-1P-2015, p. 6 Ibidem. Ibidem. De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 11-12. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 8. 15 2.2. 2.3, 2.4. difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas.

En el presente caso, resulta pertinente hacer referencia a la comparación entre marcas denominativas compuestas, teniendo en cuenta que los signos en conflicto tienen por denominación: “PORTAL LA MOLINA" y “LOS PORTALES”. Como la controversia radica en la confusión de signos denominativos, es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por elementos denominativos comunes, por un lado, y por un elemento denominativo semejante dotado o no de un significado conceptual.

Si bien un elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos conformados por varios elementos denominativos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso, 10 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener De modo referencial, ver Procesos 55-1P-2013, p. 12; 178-1P-2015, p. 10, 2.5. 2.6. significado conceptual.

Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.1! Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.

De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico. 12 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, la Corte consultante debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues sí ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 12 1 De modo referencial, ver Proceso 378-1P-2015, p 11.

De modo referencial, ver Proceso 13-1P-2001, pp. 8-9. De modo referencial, ver Proceso 88-1P-2015, pp. 10-11 10 2.7. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:?5 2.8. a) b) c) d) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto, Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de 14 Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

De modo referencial, ver Proceso 12-1P- 2014, p.10. De modo referencial, ver Proceso 178-1P-2015, p. 12 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos “PORTAL LA MOLINA” (denominativo) y “LOS PORTALES” (denominativo). Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por palabras o frases descriptivas. En el presente caso se señala que la denominación “LA MOLINA”, contenida en el signo solicitado “PORTAL LA MOLINA” (denominativo), ostenta un carácter descriptivo, por lo que resulta pertinente analizar el tema planteado.

El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) a) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristicas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(Subrayado agregado) Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.

Le corresponde a la Corte consultante establecer si la denominación “LA MOLINA” contenida en el signo solicitado “PORTAL LA MOLINA” (denominativo) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. 12 4,2. 4.3.

Pregunta formulada por la Corte consultante al Tribunal:. Cuando un signo solicitado a registro (PORTAL LA MOLINA) está formado por un término común en la Clase 35 y un término descriptivo, ¿cómo se analizará el riesgo de confusión con una marca registrada (LOS PORTALES) conformada por el plural del término en su clase? En el supuesto de solicitarse el registro de un signo denominativo (PORTAL LA MOLINA) que incluya el singular de una marca previamente registrada (LOS PORTALES), se deberá analizar si la denominación “LA MOLINA” contenida en el signo solicitado "PORTAL LA MOLINA” (denominativo) es descriptiva de los servicios a distinguir en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer su carácter distintivo.

En el supuesto de determinarse que la denominación “LA MOLINA” es descriptiva de los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. Los signos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo.

Adicionalmente, se debe analizar el grado de distintividad de la denominación relevante teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra se encuentra registrada a favor de diferentes titulares, la Oficina Nacional Competente podría permitir el registro de un signo denominativo que incluya el singular de dicha palabra en atención a la coexistencia previa en el registro de propiedad industrial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 10446-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Lulsá A llo Quinteros 1 MAGISTRADA 13 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, SECRETARIO Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 14