TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 397AP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (Bolivia). Expediente interno del Consultante: 371/2014 Referencia: Marcas CRÉDITO VERDE y TARJETA VERDE Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio C.A.C. 111/2015, recibido el 18 de agosto de 2015, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literales b) e i), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 371/2014; y, El auto de 19 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. Demandado: — Servicio Nacional de Propiedad Intelectual — SENAPI (Bolivia) 2.1. 2.2. 2.3. 24. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. Hechos Relevantes El 26 de octubre de 2011, la sociedad FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., solicitó el registro de la marca CRÉDITO VERDE (denominativa), para distinguir los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” (Expediente 150930).

El 16 de octubre de 2012, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAP!, mediante la Resolución 471/2012, resolvió de oficio denegar la solicitud presentada, argumentando la existencia de riesgo de confusión con la marca TARJETA VERDE (mixta), previamente registrada en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad FONDO VERDE, para distinguir los siguientes servicios: "Negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo), apoyo a iniciativas, empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas ecoeficientes" (Certificado 124266-C).

El 24 de enero de 2013, la sociedad FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., interpuso recurso de revocatoria contra el anterior acto administrativo. El 25 de febrero de 2013, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución REV-SD 106/2013, confirmando el acto impugnado. El 8 de mayo de 2013, la sociedad FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., presentó recurso jerárquico contra la anterior resolución administrativa.

El 13 de septiembre de 2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DGE/DEN/J-06NN/2013, rechazó el recurso jerárquico y confirmó la Resolución 106/2013. El 29 de abril de 2014, la sociedad FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo.

El 18 de agosto de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Oficio C.A.C. 111/2015, 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la Demanda La demandante FONDO FINANCIERO PRIVADO FASSIL S.A., expuso los siguientes: Los signos en conflicto no son confundibles.

Al estar limitados los servicios que protegen los signos en conflicto, queda eliminada la conexión competitiva. La marca mixta TARJETA VERDE está directamente vinculada con el financiamiento crediticio de proyectos ambientales, mientras que la marca denominativa CRÉDITO VERDE es un servicio de captación de dinero y depósito. El público consumidor para cada uno de los signos en conflicto es diferente.

Argumentos de la Contestación El SENAP! señaló lo siguiente: 4.1.1. Los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico. 4.1.2. Las palabras TARJETA y CRÉDITO son de uso común y, por lo tanto, no apropiables. 4.1.3. Existe una evidente conexión competitiva entre los servicios que amparan los signos en conflicto.

Si bien la sociedad FONDO VERDE podría ser tercera interesada en las resultas del proceso, no se evidencia en los documentos remitidos su participación procesal. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los articulos 135 literales b) e i), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sólo se hará la interpretación del articulo 136 literal a), ya que los literales b) e i) del articulo 135 no son pertinentes para resolver el caso 1.1. 1.2. concreto, toda vez que el primero se refiere a la falta de distintividad absoluta y el segundo a los signos engañosos. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común. Análisis de conexión competitiva en el presente caso. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si los signos “CRÉDITO VERDE” (denominativo) y “TARJETA VERDE” (mixto) son confundibles es pertinente referirnos previamente al artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales!.

Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el 4 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1.

La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, marco del Proceso 60-1P-2007,; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009.. e Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.: 1.7. 1.8. cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador de los bienes o servicios según se trate, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoria de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendria el público consumidor de los servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican los signos en conflicto.

Orientado la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el público interesado en los servicios que ampara cada uno de los signos, podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería procedente basar la posible confundibilidad únicamente en la similitud en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe abarcar un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, incluido sobre los servicios amparados respectivamente por los signos “TARJETA VERDE” (mixto) y “CRÉDITO VERDE” (denominativo).

Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos.. Como la controversia informa de la presunta confusión entre un signo denominativo y una marca mixta, es necesario que la Corte Consultante 6 2.2. 2.3. proceda a compararlos, teniendo en cuenta que el denominativo está conformado por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual, mientras que el signo mixto se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso, En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo3 entre los mismos: 2.3.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007: e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014 o consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4.

Enel presente asunto, como el elemento denominativo en ambos signos es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros!: 2.4.1.

Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 2.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 2.4.3.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 2.44. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 2.4.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 2.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: 2.4.6.1. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. E Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 21 de agosto de 2015, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2015 e, Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el marco del Proceso 250-1P-2015.

A 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 2.4.6.2. Sila palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 2.4.6.3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación, la Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre el signo denominativo CRÉDITO VERDE y la marca mixta TARJETA VERDE, cuyo análisis pueda permitirle a la vez identificar para el efecto, si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por palabras de uso común Como la demandante argumentó en el proceso interno que las palabras TARJETA y CRÉDITO son de uso común, se abordará este tema siguiendo los referentes jurisprudenciales del Tribunal*.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.

El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013, Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015 o 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

Sin embargo, es posible que palabras o particulas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. No obstante lo anterior, si la exclusión de las partículas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por via de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso cornún en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios intimamente relacionados. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si las palabras TARJETA Y CRÉDITO son de uso común en la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.5.

Análisis de conexión competitiva en el presente caso. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: “Seguros; negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”. 10 4.2. El signo opositor ampara los siguientes servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza: "Negocios financieros (financiamiento a negocios con rendimiento ambiental y financiero positivo), apoyo a inicialivas, empresas e instituciones que promueven la conservación de los recursos naturales y aportan soluciones tecnológicas ecoeficientes”. 4.3.

Si bien el SENAPI argumentó la existencia de conexién competitiva entre los servicios que amparan los signos en conflicto, el Tribunal encuentra que dicho análisis no es necesario, por cuanto los dos signos amparan el servicio de “negocios financieros” de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza y, por lo tanto, al compartirse un mismo servicio hace irrelevante el análisis de conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 371/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. MN / Cecilia Luisa Api Quinteros MAGISTRADA Se IN Hernán en grano — TRADO De acuerdo con el articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secrejglio.

Herná Mero Zambrano, ENTE SECRETARIO Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 11