(AÑ d Sia) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 13 de junio de 2016 Proceso: 405-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00422 Referencia: Lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”.

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 2654, recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00422; y, El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 4. Partes en el Proceso Interno: Demandante: PAPELES NACIONALES S. A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la Republica de Colombia. Tercero interesado: PRODUCTOS FAMILIA S. A. / 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Hechos Relevantes El 24 de agosto de 2006, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A., solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)? el registro del lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza? habiendo posteriormente afirmado la solicitante que con dicho registro se buscaba complementar la marca notoria FAMILIA.

El 30 de noviembre de 2006, se publicó la solicitud y dentro del término oportuno fue objetada por la sociedad PAPELES NACIONALES S. A,, pues consideró que la frase solicitada era descriptiva respecto a los productos que pretendía distinguir. El 22 de diciembre de 2008, mediante Resolución 54477 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declaró fundada la oposición presentada por la sociedad PAPELES NACIONALES S. A. y denegó el registro del lema comercial solicitado, PRODUCTOS FAMILIA S. A. presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación en contra de la antes referida Resolución 54477.

El 30 de enero del 2009, mediante resolución 04438, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió el recurso de reposición confirmando lo decidido en la Resolución 54477 y concediendo el recurso de apelación interpuesto.. El 27 de febrero de 2009, mediante resolución 09872, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió revocar la decisión contenida en la resolución 54477 y concedió el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA..

La sociedad PAPELES NACIONALES $. A. presentó demanda de nulidad de la Resolución 09872 y de restablecimiento del derecho de las Resoluciones 54477 y 04438. Ref. Expediente No. 06-083585. CLASE 16: “( ) Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papeleria; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta”. 2 2.8. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4.1.

Mediante auto de 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos contenidos en la acción de nulidad La sociedad PAPELES NACIONALES $.

A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El lema comercial denominado “LA SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” es insuficientemente distintivo ya que tiene relación directa con los productos a proteger y se refiere a las características comunes y esenciales de dichos productos. En el presente caso el lema comercial en mención no cumple con los requisitos fundamentales de originalidad y distintividad intrinseca y extrínseca.

Los productos de la sociedad demandada son productos higiénicos que para tener aceptación en el mercado deben tener atributos fundamentales como ser suaves y durables, cualidades comunes en los productos de uso higiénico existentes en el mercado por lo que destacar las mismas en un lema comercial o marca no da ningún tipo de novedad, originalidad o distintividad.

En el caso que el lema comercial guarde relación con cualidades comunes para acceder al registro debe estar acompañado de otras expresiones que le impriman cierta novedad, originalidad y distintividad, lo cual no sucede en el presente caso. Que la distintividad de la expresión ya sea tenida como marca o lema comercial debe interpretarse con independencia de la marca “FAMILIA” pues los lemas comerciales deben ser distintivos por sí mismos.

Argumentos de la contestación a la acción de nulidad La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El mencionado lema es apto para ser registrado, cumpliendo así con su principal función de complementar la marca y atraer al público para preferir y adquirir el producto de la marca a la cual está asociado y diferenciarlos de los demás productos similares.

O 4.2. 4.3. 4.4. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. El lema comercial es una expresión distintiva que cumple con los requisitos exigidos en las normas legales vigentes y permite identificar suficientemente los productos amparados en el mercado. La exclusividad recae únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de sus elementos considerado de forma aislada.

El requisito esencial más importante para una marca es el de distintividad al ser su principal función la de diferenciar los productos o servicios que representa, ante lo cual el lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” adquiere la suficiente fuerza distintiva para ser registrado como lema comercial. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por el tercero interesado La sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A. en su escrito de contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: El lema comercial "SUAVIDAD QUE DURA Y DURA? es distintivo como también lo reconoce la Superintendencia pues identifica e individualiza plenamente los productos a los que aplica.

Por el carácter coadyuvante, propio de los lemas comerciales, el estudio de registrabilidad de estos debe ser menos estricto. El conjunto de palabras "SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” evoca una característica propia de los productos distinguidos por la marca Familia. Se debe tener en cuenta que la marca FAMILIA en Colombia es una marca notoria para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza, por ello la inclusión de dicha marca dentro del conjunto de palabras que conforman el lema comercial solicitado a registro confiere al lema una distintividad que lleva al consumidor a relacionarlo con la marca Familia, siendo precisamente esta expresión la que le confiere al lema de distintividad requerida para que el signo efectivamente sea apto para protección bajo los parámetros de la Decisión 486.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normas que se interpretarán por ser pertinente su análisis en el proceso interno?, con excepción del Artículo 134 de la Decisión 486, cuya interpretación se limitará a las dos primeras oraciones de su primer párrafo.

De oficio también se interpretarán los Artículos 176, 177 y 179* de la antes aludida Decisión 486, por discutirse en el proceso interno la registrabilidad de un lema comercial. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Noción y requisitos para el registro del lema comercial. La distintividad en el registro de un lema comercial. Irregistrabilidad de los términos descriptivos.

ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Noción y requisitos para el registro del lema comercial. La distintividad en el registro de un lema comercial. 1.1. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista a que el signo solicitado a registro por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A. consiste en el lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. 1.2.

El lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado, la doctrina enseña que “( ) los lemas “Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas fos signos susceptibles de representación gráfica.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro” “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios”.

“( ) Artículo 176.- La solicitud de registro de un lema comercial deberá especificar la marca solicitada O registrada con la cual se usará. Artículo 177.- No podrán registrarse lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. Artículo 179.- Serán aplicables a este Título, en lo pertinente, las disposiciones relativas al Título de Marcas de fa presente Decisión”.

Ñ AS) 1.3, 1.4. 1.5. (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o "atmósfera de valorización” ”* De acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 175 de la Decisión 486, el lema comercial es un signo distintivo que acompaña a una marca y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 176 de la Decisión 486 el lema comercial necesariamente deberá acompañar a una marca, de esta manera en la solicitud de registro se deberá especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará el lema comercial. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones!: 1.5.1.

Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486). 1.5.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia. (Artículo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada. 1.5.3.

El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, en el entendido de que si existe cancelación, nulidad o caducidad de la marca, quiere decir que la vigencia del lema depende de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486). 1.5.4. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado.

Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Articulo 177 de la Decisión 486). El Tribunal advierte que, de acuerdo con el artículo 179 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales.

De esta manera, los requisitos para el registro de las marcas son aplicables a los lemas comerciales. 5 BENTATA, Víctor: “Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230. $ Proceso 160-1P-2011, publicado en ta G.O.A.C. N? 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: SÍ ES MUJER LATINA denominativo. 1.7.

Por otra parte, los requisitos para el registro de los lemas comerciales? son distintividad, susceptibilidad de representación gráfica y a pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que este es un elemento que forma parte de la esencia del lema comercial. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. La distintividad: Es la capacidad que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros.

El carácter distintivo del lema comercial le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular del lema comercial diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. Es muy importante tener en cuenta que el consumidor diferencia los productos y servicios en el mercado, atendiendo a la distintividad tanto de la marca como del lema comercial que lo acompaña. Esto quiere decir que la distintividad de la marca no se extiende al lema comercial; el análisis de distintividad que realiza la oficina de registro marcario debe ser particular para el lema comercial, ya que se pretende evitar que el público consumidor caiga en error al adquirir un bien o servicio.

La susceptibilidad de representación gráfica: Es la posibilidad de que el signo a registrar como lema comercial sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

La perceptibilidad: Se refiere a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de estos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. 1.8.

En cuanto al primero de los requisitos mencionados, se reconoce: 1.8.1. Una capacidad distintiva “intrínseca” referida a la aptitud individualizadora del signo; y, Proceso 160-1P-2011, publicado en la G.O.A.C. N” 2053 de 22 de mayo de 2012, lema comercial: si es MUJER LATINA; y, Proceso 132-IP-2004, publicado en la G.0.A.C, N” 1146, de 1 de diciembre de 2004, marca: DIADICON. 7 1.9. 1.8.2.

Una una capacidad distintiva “extrínseca” referida a su no confundibilidad con otros signos. Es importante advertir que el literal a) del Artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del Artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el Artículo 135 literal b) de la Decisión 486. 1.10.La Corte consultante debe analizar en el presente caso, si el lema 2.2. 2.3. comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA”, que busca complementar la marca FAMILIA para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional, cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los Artículos 135 y 136 de la referida Decisión. Irregistrabilidad de los términos descriptivos..

En el presente caso, la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S. A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el registro del lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA" para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, habiendo posteriormente afirmado la solicitante que con dicho registro se buscaba complementar la marca notoria FAMILIA, sin embargo, la sociedad PAPELES NACIONALES $.

A. presentó oposición a dicho registro pues “( ) consideró que la frase solicitada era descriptiva respecto a los productos que pretendía distinguir”. Los signos descriptivos o conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las caracteristicas de los productos O de los servicios que buscan identificar.

Al respecto, el tratadista Fernández-Nóvoa? señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. De igual manera, siguiendo los criterios de Jorge Otamendi?, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tienen poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto oO servicio O cualquiera de sus propiedades 0 B Carlos Fernández-Nóvoa, TRATADO SOBRE DERECHO DE MARCAS, Segunda Edición, página 157. y Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo - Perrot, Páginas 69 y 70. 2.4. 2.5. 2.6. caracteristicas.

De ello se comprende porque el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro de marca, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado.

Se incluyen en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos O servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende distinguir de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo, por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación.'” Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.

El literal e) del artículo 135 prohibe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas, sin embargo, el signo formado por palabras descriptivas es registrable si el conjunto de la marca es distintivo. De esta manera la Corte consultante debe establecer si el signo solicitado es, en su conjunto, descriptivo, o si alguna de sus partes es descriptiva pero en conjunto resultaría ser distintivo.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2009-00422, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 19 Proceso 27-1P-2001, G.O.A.C. 686 de 10 de julio de 2001, marca: “MIGALLETITA”, citando al Proceso 3-1P-95, marca: "“CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A.”, publicado en la G.0.A.C. 189 de 15 de septiembre de 1995 9 La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 0lt..e Cecilia Lisa Ayllófí Quinteros OS A TE Herná ero Zambrano— * Hugo RÁmiro Gómez El RADO GISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. > Dr. Hern Omero brano - usfavo-Garol ESIDENTE.

SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 405-IP-2015 10