TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 19 de mayo de 2016 Proceso: 410-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2008-00103 Referencia: Marcas FRUTIBOM y FRUTI Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán VISTOS El Oficio 2649, recibido el 19 de agosto de 2015, mediante el cual la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2008-00103, y, El auto de 25 de febrero de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: Meals de Colombia S.A. Demandado: La Nación colombiana — Superintendencia de Industria y Comercio. 1 2.1. 2.2. Tercero interesado: Ingenio del Cauca S.A. (en adelante INCAUCA S.A.) Hechos Relevantes El 3 de marzo de 2006, INCAUCA S.A., solicitó el registro de la marca FRUTIBOM (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pasteleria y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza: levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo" (Expediente 06-21576).

VERDE NARANJA ROJO MORADO > El 9 de junio de 2006, MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó oposición argumentando riesgo de confusión con su marca FRUTI (mixta), previamente registrada en Colombia bajo el Certificado 260029 para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “exclusivamente hielo, paletas y helados comestibles”.

Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual. VIE OSNERO COW ERUTA MEG EETEON e MILI SR Bras OA 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. y, en consecuencia, concedió el registro de la marca FRUTIBOM (mixta). Se argumentó que la palabra FRUTI es de uso común y evocativa para la Clase 30 de la Clasificación Internacional! de Niza.

Contra dicho acto administrativo la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Por Resolución 34827 de 25 de octubre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo impugnado, y concedió el recurso de apelación. Por Resolución 44064 de 26 de diciembre de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo impugnado.

MEALS DE COLOMBIA S.A., interpuso demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra los actos administrativos referenciados anteriormente proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Mediante Oficio 2649 de 14 de agosto de 2015, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda La demandante MEALS DE COLOMBIA S.A., alegó lo siguiente: Los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista visual, ortográfico, fonético y conceptual. El elemento denominativo es el aspecto relevante en los signos en conflicto. El elemento gráfico simplemente contribuye a exaltar la denominación FRUTI.

La partícula BOM no genera distintividad en el signo solicitado. Calificar a la denominación FRUTI como débil (de uso común), no puede erigirse como un argumento para imitar y/o reproducir una marca previamente registrada. 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. Se están desconociendo los derechos en exclusiva que la demandante ostenta sobre el signo mixto FRUT!.

Los actos administrativos acusados desconocen la normativa comunitaria y nacional. Argumentos de la Contestación La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO señaló lo siguiente: 4.1.1. Los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, ortográfico y fonético. Por lo tanto, podrían coexistir en el mercado. 4.1.2. La sílaba tónica de los signos confrontados — difiere sustancialmente.

Mediante auto de 5 de diciembre de 2009, se señaló que INCAUCA S.A., no intervino en el proceso como Tercero Interesado (fl. 65). NORMA A SER INTERPRETADA La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretará el articulo 134 porque no es directamente aplicable para resolver el caso particular, ni el artículo 135 literales a) y b), porque no se presentó una demanda de nulidad absoluta.

Sólo procede interpretar el artículo 136 literal a). TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El criterio del consumidor medio. Comparación entre signos mixtos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por particulas de uso común. Los signos de uso común y su poder de oposición. 1.1. 1.2. 1.3.

1.4. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos, El criterio del consumidor medio. Como en el proceso interno se discute si los signos mixtos "FRUTIBOM" y “FRUTI” son confundibles, es pertinente reparar en el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 8) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de fa marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como asi lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales?.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, para resolver la controversia la Corte Consultante deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007: e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009.

Os 1.6. (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2.

Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.5.4.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, la Corte Consultante debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos?: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, atendiendo al criterio del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de ta Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 6 1.7. 1.8. 2.1. 2.2. 2.3.

O servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención puede ser de variable percepción en relación con la categoría de bienes o productos, lo cual debe tenerse en cuenta por la Corte Consultante al apreciar la posible percepción que tendría el público consumidor de los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza que identifican las marcas en conflicto.

Orientada la Corte Consultante por las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos mixtos FRUTIBOM y FRUTI.

Comparación entre signos mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos mixtos, es necesario que la Corte Consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo que a su vez puede ser simple o compuesto y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.

El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez la Corte Consultante haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo entre los mismos: Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 7 g h, 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: 2.3.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el Mercado. 2.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la Marca en el mercado. 2007, expedida en el marco del Proceso 84-1P-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-1P-2014. 2.4.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, la 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Corte Consultante deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos mixtos FRUTIBOM y FRUTI. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común Como la demandante argumentó en el proceso interno que la particula FRUTI es de uso común en la Clase 30, se abordará este tema siguiendo la línea que el Tribunal ha trazado en la materia!.

El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como palabras, prefijos o sufijos, raices o terminaciones, pero si individualmente consideradas corresponden a denominaciones genéricas, de uso común o descriptivas, se debe tener en cuenta que las expresiones de esta naturaleza ante todo adolecen de aptitud distintiva para cumplir con la función de la marca, y correlativamente no pueden ser objeto de monopolio o dominio alguno porque están a la libre disposición de los comerciantes o empresarios para designar o describir sus productos.

De ahí que el literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que 9) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje comente o en la usanza del país".

Sin embargo, es posible que palabras o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podria considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. El Tribunal ha reiterado su posición en una linea jurisprudencia nutrida, dentro de la cual se destacan las siguientes providencias: Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 29-1P-2013;

Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2015, expedida en el marco del Proceso 112-1P-2015 9 3.5. 3.6. 3.7. 4.1. No obstante lo anterior, si la exclusión de las particulas de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, se debe hacer el cotejo teniendo en cuenta de modo excepcional los elementos de uso común, bajo la premisa que el signo opositor tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario la Corte Consultante deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

Para finalizar el tema comprendido en este punto, los términos de uso común en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es de tener en cuenta que hay productos y servicios con estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando dicha situación se podría establecer si el estatus de uso común en una clase, afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.

Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo cual hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, la Corte Consultante deberá determinar si la palabra FRUTI es de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, y a continuación deberá proceder a realizar la comparación excluyendo las palabras de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente, dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 3.5.

Las marcas evocativas y su poder de oposición Como la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos demandados argumentó que la palabra FRUTI es evocativa para la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal analizará el tema en referencia, siguiendo en lo pertinente el estudio comprometido en su jurisprudencia?, empezando por advertir que un signo puede considerarse evocativo si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia.

El Tribunal ha trazado una abundante linea jurisprudencial en relación con este tema. En ella se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial Interpretación Prejudicial de 16 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 112-1P-2013; Interpretación Prejudicial de 4 de febrero de 2016, expedida en el proceso 250-P-2015. a 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Expresado de otro modo, las marcas evocativas no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto, pues Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raices o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.

En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasia y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto, y por lo tanto la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.

Le corresponde entonces a la Corte Consultante establecer si existe algún grado evocativo en el término FRUTI contenido en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la Clase 30 que identifica, o si por el contrario no existe proximidad entre el signo y el producto, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2008-00103, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en 11 el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, / [/ > Cecilia Luisa All Quinteros frv 3 MAGISTRADA De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario, - Notifiquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 |