Ñ “E TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA sx Quito, 13 de junio de 2016 Proceso: 418-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 11001319900120133863101 Referencia: Marca involucrada COLOR-1 (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio C-1466 de fecha 28 de julio de 2015, recibido el 21 de agosto de 2015, mediante el cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 151, 152, 154, 155 literales a), d) y e), 156, 157, 161, 162, 230, 238, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno N* 11001319900120133863101; y, El auto del 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandantes: Interbel Ltda. y Color Uno S.A.S. Demandados: Diego Fernando Paniagua Molina. Iberoamericana de Cosméticos S.A. AZ 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Americana de Cosméticos S.A. Hechos Relevantes Mediante la Resolución 25537 del 16 de mayo de 2011, le fue concedida a Color Uno S.A.S. la titularidad de la marca COLOR-1 (mixta), inscrita bajo certificado 425932, para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello oO dentífricos, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. color-l Color Uno S.A.S. concedió licencia de uso con pacto de exclusividad de la marca COLOR-1(mixta) a Interbel Ltda., quien la ha utilizado principalmente para identificar tinte para el cabello.
Asimismo, le concedió a la licenciataria la facultad de interponer directamente todas las acciones judiciales y extrajudiciales que sean necesarias para impedir el uso ilegal por parte de terceros de la marca licenciada. El 26 de febrero de 2013, las sociedades Color Uno S.A.S. e Interbel Ltda. (en adelante, los demandantes), la primera como propietaria y la segunda como licenciataria de la marca "COLOR-1" (mixta), interpusieron una demanda ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante, la SIC) por infracción de los derechos derivados de la titularidad de una marca en contra de Diego Fernando Paniagua Molina, Iberoamericana de Cosméticos S.A. y Americana de Cosméticos S.A. (en adelante, los demandados), a fin de que se les ordene abstenerse de continuar con el uso de la marca COLOR-1 (mixta) y retiren de los circuitos comerciales los productos comercializados com la marca citada, incluidos los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales.
Asimismo, los demandantes solicitaron que se prohíba la comercialización de productos con su marca, así como su exportación y que se adopten las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción alegada. Mediante sentencia de 12 de junio de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC declaró que los demandados incurrieron en infracciones a los derechos de propiedad industrial que Color Uno S.A. ostenta sobre la marca “COLOR-1” (mixta) y, en consecuencia, les 2 DOS AZ 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3, ordenó abstenerse de fabricar y comercializar tintes para el cabello que se identifiquen con el signo “COLOR-1” (mixto) o cualquier otro que pueda resultar confundible, así como retirar y destruir de los circuitos comerciales los producto resultantes de la infracción declarada.
El 16 de julio de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar la interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El informe elaborado y enviado por la Corte consultante no contiene detalles de los actos realizados en el procedimiento interno posteriores a la sentencia del 12 de junio de junio de 2015 y anteriores a la suspensión del referido procedimiento ordenada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia.
Argumentos de la Demanda Los demandantes sustentaron su demanda sobre la base de los siguientes argumentos: Los demandados realizan actos violatorios de los derechos derivados de la marca COLOR-1 (mixta) al utilizar dicha marca con un distintivo idéntico al que le fue dado en licencia a Interbel Ltda. Asimismo, comercializan en los circuitos comerciales productos identificados con la marca materia de la presente controversia, incluidos los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales.
Pese a los múltiples requerimientos que han efectuado a los demandados, la marca COLOR-1 (mixta) está siendo usada por estas en las ciudades de Medellin, Barranquilla, Valledupar, Maicao, Riohacha, Aguachica, Apartado y Sincelejo con un distintivo idéntico al que fue dado en la licencia a Interbel Ltda. para la comercialización de tintes para el cabello.
De otro lado, los demandados incumplen con las normas sanitarias y los estándares de calidad de las materias primas y no utilizan laboratorios formalmente constituidos, lo que les da una ventaja competitiva frente al costo de producción de los productos identificados con la marca la marca COLOR-1 (mixta). Los demandados no contestaron la demanda, S NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 151, 152, 154, 155 literales a), d) y e), 156, 157, 161, 162, 230, 238, 241 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación de los artículos 151, 152, 155 literal e), 156, 157, 161, 162, 230, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por no resultar pertinentes, pues no obstante fueron citados como fundamento legal de la demanda, dichas disposiciones no fueron materia de la controversia discutida ante la Corte consultante.
Por lo tanto, solo procede la interpretación de los Artículos 154, 155 literales a) y d), 238, 241 y 244 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, se interpretarán los Artículos 245, 246, 247, 248 y 249 de la misma normativa. 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá porel registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” “Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.J “Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.
También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación. En caso de colitularidad de un derecho, cualquiera de los colitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.” “Articulo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas: a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, eliquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; 4 a) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, maleriales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios; 1) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, 9) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.
Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.” “Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.” “Articulo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.
Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.” “Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, eliquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; a) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierra lemporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del Pals Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares." “Articulo _247.- Una medida cautelar sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan presumir razonablemente la comisión de la infracción o su inminencia. La autoridad nacional competente podrá requerir que quien pida la medida otorgue caución o garantía suficientes antes de ordenara.
Quien pida una medida cautelar respecto de productos determinados deberá suministrar las informaciones necesarias y una descripción suficientemente detallada y precisa para que los productos presuntamente infractores puedan ser identificados." 5 25 1,1. 1.2. 1.3, TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular.
El Derecho al uso exclusivo de una marca. Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos.
Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Derechos que confiere el registro de una marca a su titular. El Derecho al uso exclusivo de una marca. En el presente caso, los demandantes, Color Uno S.A.S. e Interbel Ltda., interpusieron demanda ante la SIC, por infracción de derechos de Propiedad Intelectual contra los demandados.
Color Uno S.A.S. e Interbel Ltda. son titular y licenciatario, respectivamente, de la marca “COLOR-1" (mixta) otorgada mediante Certificado 425932 para distinguir preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello o dentífricos, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
De conformidad con lo anterior, se procederá a analizar lo establecido en el Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente: “Articulo 248.- Cuando se hubiera ejecutado una medida cautelar sín intervención de la otra parte, ella se notificará a la parte afectada inmediatamente después de la ejecución. La parte afectada podrá recurrir ante la autoridad nacional compelente para que revise la medida ejecutada.
Salvo norma interna en contrario, toda medida cautelar ejecutada sin intervención de la otra parte quedará sin efecto de pleno derecho si la acción de infracción no se iniciara dentro de fos diez días siguientes contados desde la ejecución de la medida. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la medida cautelar.” “Articulo 249.- Las medidas cautelares se aplicarán sobre los productos resullantes de la presunta infracción y de los materiales o medios que sirvieran principalmente para cometeria.* 6 1.4. 1.5. 2.1.
“Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” La disposición citada establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro de marcas, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.
En efecto, una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. Así, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:2 a) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. b) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado.
(i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible. (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. De conformidad con lo anterior, la Corte consultante debe tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Prescripción de la acción por infracción de derechos. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a los demandados por parte de los demandantes, resulta necesario analizar lo establecido en el Articulo 155 literales a) y d) de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente: De modo referencial, ver Procesos 346-1P-2015, p.6.
AS 2.2, 2.3. “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.
Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.)" Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes caracterlsticas:3 a) Sujetos activos.
Dicha condición recae en: () El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: () Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1. Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 8 2. Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 3. Supuesto lil: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.: a Resumen del Sujeto activo Sujeto pasivo supuesto Es titular de una | Usa la marca Marca protegida para marca que directamente sobre | productos aplicada Supuesto | distingue productos. sobre productos. productos.
Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que productos servicios aplicada distingue vinculados a los sobre productos. UBUSStoll servicios. servicios que distingue la marca protegida. Es titular de una | Usa la marca sobre | Marca protegida para marca que envases, envolturas, | productos o servicios distingue embalajes o aplicada sobre Supuesto lil | productos o acondicionamientos | envases, envolturas, servicios. de productos. embalajes o acondicionamientos de productos. 2.4.
De otro lado, es de especial interés el comportamiento determinado en el 2.5. literal d) del Artículo 155 antes mencionado, ya que alll se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. * Los mencionados derechos de exclusión pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.'5 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.7.
De modo referencial, ver Proceso 101-IP-2013, p.7. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 3.2. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.S De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión 486.
En atención a lo expuesto, la Corte consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios que se mencionan a continuación. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. En el presente caso, los demandantes interpusieron denuncia por infracción de derechos en base a la marca “COLOR-1" (mixta) otorgada mediante Certificado 425932 para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello oO dentifricos, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, los demandados vienen fabricando y comercializando tintes para el cabello que se identifican con el signo "COLOR-1" (mixto). Para lo anterior, la Corte consultante deberá hacer un análisis de confundibilidad entre los signos en conflicto; es decir, el registrado como marca y el utilizado en el mercado. La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser”: De modo referencial, ver Proceso 346-1P-2015, pp.7-B. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 10 3.3. b) d) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sllaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sllabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, la Corte consultante, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del Ibidem. 11 3.4. 4.2. 4.3. 4.4. consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el signo empleado por los demandados COLOR-1 (mixto), empleado para fabricar y comercializar tintes para el cabello, es similar a la marca de los demandantes COLOR-1(mixta), registrada para identificar preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello o dentífricos, productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre signos mixtos.
Como una de las controversias radica en la confusión entre la marca registrada base de la denuncia por infracción COLOR-1(mixta) y el signo empleado por los demandados COLOR-1 (mixto), es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos.? Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto.
En este tipo de signos se pueden distinguir dos elementos: el trazado y el concepto.10 Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, la Corte consultante debe tomar en cuenta lo siguiente: 0 De modo referencial, ver Procesos 423-1P-2015, pp. 8-9 y 129-1P-2015, p.13. De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, p.11. 12 AMES 4.5. 5.1. a) Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos previamente citada.1! b) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:12 (i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.
(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. c) Sial realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, 13 salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión. 1* Sobre la base de los criterios expuestos, la Corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de la marca de titularidad de las demandantes, COLOR-1 (mixta) y, la marca empleada por las demandadas, COLOR-1 (mixta), de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes.
Facultad de la Autoridad Nacional para ordenar medidas cautelares y su alcance. Los Articulos 245 a 249 de la Decisión 486 regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad “a a 13 14 De modo referencial, ver Proceso 519-1P-2015, pp. 10-11. Ibídem, p.12. De modo referencial, ver Proceso 129-1P-2015, p. 14.
Ver Jo expuesto en la nota a pie de página 12. 13 industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente:15 a) Impedir la comisión de la infracción. b) Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. c) Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. d) Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. e) Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios. 5.2.
La Corte consultante debe tener en cuenta que el Artículo 246 de la Decisión 486 consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. 18 Asimismo, el último párrafo del Artículo citado, establece que, si la norma interna lo permite, la autoridad nacional competente puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el Proceso Interno N* 11001319900120133863101, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa yIlón Quinteros Martha Ruedá Merchán MAGISTRADA MAGISTRADA 1 De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015, p.9. 1 Ibidem, pp.9-10. 14 Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. ya Hernán Romero fano Brito P NTE SECRETARIO Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15