TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de junio de 2016 Proceso: 530-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: 10896-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Marcas involucradas PSICOLOGAS SOS (denominativo), S.0.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL SOS (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 10896-2013-0/5taSECA-CSJL-PJ recibido el 14 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina!, a fin de resolver el Proceso Interno N* 10896-2013-0-1801-JR-CA-25; y, b Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) b) carezcan de distintividad;
(y “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: 1 El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandantes E Lara Patricia Aguirre Raeder María Fe Giha Gutierrez Demandado E Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú 2. Hechos relevantes: 2.1. EL 7 de marzo de 2011, Lara Patricia Aguirre Raeder y María Fe Giha Gutierrez (en adelante, las demandantes) solicitaron el registro multiclase del signo PSICOLOGAS SOS (denominativo), para distinguir productos y servicios en las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo al siguiente detalle:? Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería o para uso doméstico; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Clase 41: Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. 2.2. El 4 de junio de 2012, mediante Resolución 8675-2012/DSD- INDECOPI, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el Indecopi) denegó el registro del signo a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
( ) E La solicitud de registro de del signo PSICOLOGAS SOS (denominativo) se tramitó mediante el expediente administrativo N* 469917-2011/DSD. Cabe señalar que si bien la solicitud también fue presentada para distinguir productos y servicios de las Clases 28 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza, las referidas clases no fueron materia de controversia en el proceso interno. q l 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. solicitado para distinguir productos y servicios de las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 28 de junio de 2012, las demandantes interpusieron recurso de apelación contra la Resolución 8675-2012/DSD-INDECOPI que denegó el registro del signo solicitado. Mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2012, las demandantes limitaron su solicitud de registro en la Clase 16, teniendo en cuenta lo siguiente: Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería o para uso doméstico; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, excluyendo expresamente adhesivos (pegamentos) de papelería O para uso doméstico).
El 16 de septiembre de 2013, mediante Resolución 3119-2013/TPI- INDECOPI, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi confirmó la Resolución 8675-2012/DSD-INDECOPI. Mediante escrito del 24 de diciembre de 2013, las demandantes presentaron demanda contencioso administrativa contra las resoluciones antes señaladas ante el Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.
El 5 de marzo de 2014, el Indecopi contestó la demanda. El 18 de marzo de 2015, mediante Resolución N” 5, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda. El 8 de abril del 2015, las demandantes interpusieron recurso de apelación contra la Resolución N” 5 emitida por el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2.10.
Mediante Auto del 17 de julio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió el proceso incoado a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para lo cual efectuó la siguiente consulta: 3.2. 4.1. 4,2. 4.3.
“¿Qué grado de distintividad debe otorgársele a las siglas S.O.S cuando forma parte tanto del signo solicitado como de marcas registradas en las clases solicitadas?” Argumentos de las demandantes: Las demandantes alegaron que el Indecopi reconoce que los signos objeto de comparación contienen elementos que los diferencian (REPAIR, ALDEA INFANTIL y PSICOLOGAS) y que solo comparten las siglas SOS, que constituyen un vocablo de uso genérico y descriptivo a nivel mundial.
En tal sentido, el Tribunal debió centrar su análisis sobre las palabras de mayor fuerza distintiva que integran los signos objeto de comparación. No obstante ello, las demandantes afirman que el Indecopi hizo lo opuesto y centró su análisis sobre las siglas SOS, confirmando la denegatoria del registro de la marca de las demandantes por el solo hecho de compartir dicha denominación genérica, dejando de lado las otras palabras que distinguen a los signos confrontados.
Argumentos de la contestación del Indecopi: La denominación SOS, pese a tener un significado determinado, no resulta genérica ni descriptiva en relación con los productos y servicios de las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza en las cuales se encuentran registradas las marcas S.O.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL.
SOS (denominativa), respectivamente, por lo cual sus titulares tienen el derecho de exigir que se impida el registro de otras marcas que contengan las siglas sos. Las siglas SOS sí resultan relevantes en el caso materia de controversia, toda vez que poseen la fuerza distintiva necesaria que justifica el que se le haya considerado a efectos del análisis comparativo.
En el caso materia de controversia la coincidencia de los signos confrontados en el empleo de la denominación relevante SOS, aunado al hecho de que distinguen los mismos productos de la Clase 16 y los mismos servicios de la Clase 41, según corresponde, inevitablemente dará lugar al supuesto de confusión indirecta. 5.1. 5.2. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Fundamentos de la sentencia de primera instancia del Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima: La denominación SOS no es genérica ni descriptiva de los productos de las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza, pues no informa sobre las características, ni designa el género de los productos o servicios que pretende distinguir; por el contrario, puede constituir un signo que goce de la suficiente distintividad para actuar en el mercado, al grado de orientar las preferencias del público consumidor y permitir que los productos sean vinculados en el mercado como procedentes de un origen empresarial, siendo capaz de cumplir con la función diferenciadora inherente a toda marca.
El signo multiclase solicitado PSICOLOGAS SOS (denominativo) y las marcas registradas S.O.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL SOS (denominativa) son semejantes. Asimismo, el signo solicitado distingue productos y servicios de las Clases 16 y 41, es decir, productos y servicios en las mismas clases en las que se encuentran registradas las marcas prioritarias, por lo que se determina que los signos confrontados son confundibles y no pueden coexistir en el mercado, toda vez que se produciría riesgo de confusión. Argumentos del recurso de apelación interpuesto por las demandantes: Si bien el vocablo “SOS” no es descriptivo de todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, sí lo es para algunos rubros de dichos productos.
Resulta irrazonable que solo a algunos actores en el mercado se les permita tener el monopolio del vocablo en cuestión, como a Henkel AG 2, Co. KGaA titular de la marca S.O.S REPAIR (denominativa) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de NIZA, y a SOS-Kinderdorf titular de la marca ALDEA INFANTIL SOS (denominativa) en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de NIZA.
El Juzgado ha debido tener presente y analizar el hecho de que no existe conexión competitiva entre los servicios y productos que identifican el signo PSICOLOGAS SOS (denominativo) y los productos que identifica la marca S.O.S REPAIR (denominativa). Asimismo, el Juzgado ha debido apreciar que entre el signo PSICOLOGAS SOS (denominativo) y la marca S.O.S REPAIR no existe similitud ortográfica, toda vez que el vocablo que el Juzgado califica como confundible, está escrito de manera diferente en ambos 5 6.5.
TAG signos. En el primer caso sin puntos entre las siglas y en el segundo caso con puntos que separan las letras “S”, *O” y “S”. No se verifica similitud ideológica entre los signos materia de controversia, toda vez que ambos evocan ideas y conceptos distintos. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 135 (literal b) y 136 (literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
No procede la interpretación del Artículo 135 (literal b) de la citada normativa por no resultar pertinente, debido a que la prohibición absoluta de registro de marca, a la que se refiere la norma citada, no es materia de la controversia discutida ante la Corte consultante. Por lo tanto, solo procede la interpretación del Artículo 136 (literal a) de la Comisión de la Comunidad Andina.3 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Comparación entre marcas denominativas. Marcas conformadas por palabras descriptivas. Conexión competitiva. Adicionalmente, se responderá la pregunta formulada por la Corte consultante al Tribunal.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, O para produclos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; 6 1.1. 1.2. 1.3 indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
En vista de que en el proceso interno se discute si los signos PSICOLOGAS SOS (denominativo) y las marcas S.O.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL SOS (denominativa) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) Elriesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
La Corte consultante, al resolver la controversia, deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o Ver Interpretación Prejudicial recaída en Proceso 470-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 7 1.4 indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5 a) b) d) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, O las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, la Corte consultante al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:$ a) b) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Ibidem.
Ibídem. 1.5 2.1. 2.2. 2.3. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general.
Orientada la Corte consultante por las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado PSICOLOGAS SOS (denominativo) y las marcas S.O.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL SOS (denominativa) es necesario que la Corte consultante proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado conceptual.” Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.$ Dentro de los signos denominativos están los denominativos compuestos, que son los integrados por dos o más palabras, números, etc.
De hecho no existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, Ver Interpretación Prejudicial recalda en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. Ibidem 2.4. 2.5. con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico.2 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas compuestas, la Corte consultante debe identificar cuál de las denominaciones prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, y debe realizar el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:10 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:11 a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Ibidem Ibidem. Ver Interpretación Prejudicial recaida en Proceso 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 10 2.6. 3.1. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. f Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.
En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, la Corte consultante debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo PSICOLOGAS SOS (denominativo) y las marcas S.O.S REPAIR (denominativa) y ALDEA INFANTIL SOS (denominativa).
Para su análisis, la Corte consultante debe tener en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, se deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor. Marcas conformadas por palabras descriptivas Como las demandantes argumentaron que el vocablo “SOS” no es descriptivo de todos los productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, pero sí para algunos rubros de dichos productos, es pertinente analizar el tema planteado, empezando por advertir que un signo es descriptivo cuando exclusivamente informa acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. 11 3.2.
El literal e) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas aesos productos o servicios; 3.3.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno O más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.12 3,4.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando los signos confrontados se encuentran conformados por elementos descriptivos, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. *? 3.5.
Adicionalmente, cabe señalar que se consideran signos evocativos a aquellos que poseen la capacidad de transmitir a la mente de los consumidores una imagen o una idea sobre el producto o servicio, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración, en la mente del consumidor, del producto amparado por el signo. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. 14 3.6.
Le corresponde a la Corte consultante establecer si existe algún elemento descriptivo en las denominaciones “PSICOLOGAS SOS”, “S.O.S REPAIR” y “ALDEA INFANTIL SOS” de los signos en conflicto en las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza o en 12 De modo referencial, ver Proceso 110-1P-2015, p. 8. 3 De modo referencial, ver Proceso 470-1P-2015, p.19.
Uy De modo referencial, ver Proceso 252-1P-2015, p.7 12 4.1. 4,2. 4,3. 4.4. clases conexas competitivamente, para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo las palabras descriptivas. Conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza En la controversia planteada en el presente proceso, las demandantes alegan que el Juzgado debió tener presente que no existe conexión competitiva entre los productos que identifican el signo PSICOLOGAS SOS (denominativo) y los productos que identifica la marca S.0.S REPAIR (denominativa) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional.
Por lo tanto, es necesario que la Corte consultante proceda a realizar el análisis comparativo tomando en cuenta la posibilidad de conexión competitiva entre productos pertenecientes a la misma Clase. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma Clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486,15 La Corte consultante debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.16 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación intemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 1 5 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.
Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) De modo referencial ver, Proceso 156-1P-2014, p. 21 13 Sy LA a) Si los productos pertenecen a una misma Clase de la Clasificación Internacional de Niza. 1? b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines18, el vínculo entre los productos, el mismo género (clase o especie) de los productos, etc. c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos, 12 En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.20 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, la Corte consultante debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*, Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre Y 18 19 21 De modo referencial ver, Proceso 441-IP-2015, pp. 12-13.
Ibidem. Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios. De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV, Testimonio Comunitario.
Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A, — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase: <https://books google com.ec/books ?id=Id8BIBBbW3eoC8pg=PA2478dg=microeconomia +efecto+sustitucionáhl=es8sa=X8ved=0ahUKEwQmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOGAELITA 14 4.5. 4.6. 5.1. productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
La Corte consultante deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. 22 En el caso concreto, la Corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza que pretende distinguir el signo solicitado PSICOLOGAS SOS (denominativo), tomando en cuenta la limitación de productos realizada en el proceso interno y, los productos de la Clase 16 de la referida Clasificación, que distingue la marca registrada S.O.S REPAIR (denominativa) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional, de conformidad con lo desarrollado en los puntos precedentes.
Pregunta formulada por la Corte consultante “¿Qué grado de distintividad debe otorgársele a las siglas S.O.S cuando forma parte tanto del signo solicitado como de marcas registradas en las clases solicitadas?” Al respecto, cabe señalar que no corresponde a este Tribunal responder directamente la consulta planteada por la Corte consultante, debido a que de conformidad con lo establecido en los Artículos 121 y 126 (tercer párrafo) del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?3, Cifv=onepageg:g=microeconomia%20efecto%20sustitucionaf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
De modo referencial, ver Proceso 68-1P-2002, p.11. Decisión 500, Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.- “Artículo 121.- Objeto y finalidad 15 únicamente corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurldico de la Comunidad Andina, limitándose a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman dicho ordenamiento.
Asimismo, el Tribunal no puede calificar los hechos materia del proceso. Si bien la Corte consulta sobre el grado de distintividad de las siglas S.0.S., se advierte que los argumentos discutidos en el proceso interno giran en torno a si las siglas S.O.S. son descriptivas o no en relación con los productos o servicios que distinguen. En razón de ello, tampoco corresponde a este Tribunal responder a la consulta sobre el carácter descriptivo de las siglas S.O.S., en atención a lo señalado en el párrafo precedente.
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se proporcionan criterios de interpretación con relación a la normativa aplicable al caso concreto. Al respecto, el literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, citado en el párrafo 3.2 de la sección D de la presente interpretación prejudicial, precisa que no es registrable un signo conformado por designaciones o indicaciones descriptivas.
La norma citada señala expresamente que un signo es descriptivo cuando describe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.
En atención a lo expuesto, corresponde a la Corte consultante tomar en consideración las pautas señaladas en la presente interpretación prejudicial con el fin de establecer si los signos involucrados en el proceso interno tienen carácter descriptivo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fín de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Palses Miembros” “Artículo 126.- Trámite (-) En su interpretación, el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto.
El Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional ni calificará los hechos materia del proceso, pero podrá referirse a éstos cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada.” 16 la Corte consultante al resolver el proceso interno 10896-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Y do e N CeciliaLuisa ón Quintero: Á MAGISTRADA E Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17